美國商標法改革對中國企業影響幾何

文 《法人》特約撰稿 Doug Rettew ＆Yinfei Wu

中國企業必須堅決謹防自己的商標在美被人仿冒。如果任其發展，他人使用可能會損害或進一步侵犯商標持有人的商標權

隨著電子商務與跨境貿易的發展，世界范圍內的聯系更加緊密。 美國近年出臺的幾項重大判決，將改變公司與訴訟當事人在美對商標執行力度及對商標保護的方式。

本文中，筆者列舉了多個涉及商標擁有人在美國境外活動與《蘭納姆法案》關系以及構成“商標實際使用”的銷售水平標準的案例，并做了探討和分析這些案例對中國企業在美申請和保護商標權的影響。

外國公司在美國不使用商標不等于在美國不受商標法保護

在Belmora LLC 訴Bayer Consumer Care AG, 819 F. 3d 697（第四巡回法院，2016年）一案中，第四巡回法院裁定，在美國未使用其商標的境外商標持有人可以對美國同一商標持有人提出有關虛假陳述、虛假宣傳以及商標撤銷方面的索賠與要求。

Bayer Consumer Care AG（簡稱 “Bayer”）在墨西哥持有商標“FLANAX”。Bayer的“FLANAX”牌止痛藥在墨西哥知名度很高，但是，Bayer從來沒有在美國境內銷售帶有“FLANAX”商標的止痛藥品。

Belmora LLC（簡稱 “Belmora”）在美國持有“FLANAX”商標，并自2004年在美國使用該商標。Belmora的“FLANAX”藥品外包裝（下圖左側）高度模仿了Bayer在墨西哥銷售的“FLANAX”藥品外包裝（下圖右側）。

此外，Belmora在其營銷資料上也采用各種宣傳性措辭，暗示其生產的“FLANAX”牌止痛藥與Bayer在墨西哥銷售的“FLANAX”牌止痛藥為同一產品。

Bayer成功向美國商標審理與上訴委員會申訴，要求撤銷Belmora在美國境內有關“FLANAX”商標的注冊。Bayer同時也在聯邦法院提起訴訟，就Belmora的虛假陳述與虛假宣傳提出索賠。兩起案件被合并處理。

第四巡回法院著重指出，“此案屬于非正當競爭案件，并非商標侵權案”。

巡回法院認為，《蘭納姆法案》第43（a）節并未明文要求原告在美國境內商業性活動中擁有或使用該商標。根據第43（a）節規定，原告所提訴訟如要符合“法益保護范圍”，須提出被告之行為損害了其商譽或對其銷售產生一定的負面影響。此處，Bayer聲稱，Belmora通過混淆攀系Bayer的“FLANAX”商標，誤導消費者爭相購買Belmora在美國銷售的FLANAX產品，而放棄購買Bayer在墨西哥市場銷售的產品，最終導致Bayer的收入遭受損失。與上述分析類似，法院還認為地區法院錯誤地推翻了美國商標審理與上訴委員會撤銷商標注冊的決定。

本次判決的意義不容低估，它為美國境外商標持有人，防止他人免費利用其國際聲譽提供了一個重要工具——甚至是在商標持有人在美國沒有進行銷售的情況下。這個案件為中國企業在美國發現自己國際聲譽受到損害提供了一個權利保護的渠道。

在美國以外地區使用商標，也可能構成對美國商標持有人的美國商標權侵權

第九巡回法院同樣也處理了一起《蘭納姆法案》的治外法權案件——Trader Joe's公司 訴 Hallatt, 835 F.3d 960（第九巡回法院，2016年）。案例主要內容是一位美國商標持有人根據《蘭納姆法案》條例向主要發生在加拿大的一些商業活動提出索賠要求。

被告Michael Hallatt曾是一名美國合法永久居民。Hallatt在華盛頓州購買了Trader Joe's牌商品，并將商品運至加拿大，在其名下“Pirate Joe”商店進行轉售。Hallatt在加國宣傳中使用了Trader Joe's公司的商標，其名下的“Pirate Joe”標識的字體也與Trader Joe's公司的相近，同時，“Pirate Joe”商店所售賣的Trader Joe's牌易變質商品均未按照Trader Joe's嚴格的質量控制標準進行運輸或儲存。Trader Joe's曾收到至少一位消費者的投訴稱該消費者在食用了從Pirate Joe購買的Trader Joe's牌產品后患病。

Trader Joe's在美國起訴了Hallat。為了確定《蘭納姆法案》是否適用于Hallatt在加拿大的商業行為，第九巡回法院審查了兩個問題：（1）第一個是《蘭納姆法案》的治外法權應用，該問題主要涉及聯邦法院的主題管轄權；（2）第二個問題則是Trader Joe's指控Hallat的商業行為影響到了美國的商業貿易，這一點是否能夠援引《蘭納姆法案》中的相關保護條例？

關于第一個問題，第九巡回法院認為《蘭納姆法案》中的 “在商業中使用”條件與“商業貿易”的廣泛定義賦予了該法案治外法權。這些條件源自國會在商業貿易條款下，管理州際及境外商業活動的權力。

關于第二個問題，法院運用了三段論式測試方法。如果滿足以下條件，《蘭納姆法案》可適用于治外權訴訟：（1）所指控的違規行為對美國的境外貿易產生了一定影響；（2）根據《蘭納姆法案》，該影響足以產生一定危害；（3）美國境外貿易的利益和聯系與境外司法管轄的利益及聯系息息相關，從而足以證明治外法權適用的合理性。Trader Joe's的指控符合所有條件。

雙方最后達成了和解。Trader Joe's同意撤銷訴訟，而Hallat也同意關閉其在加拿大的Pirate Joe商店。

這個案件對中國企業的意義在于，中國企業應該更佳加視在美國注冊和保護好其美國商標權利。如果發現在美國境外，有侵犯其國際聲譽的行為，在考慮該外國商標法保護途徑之外，也可以考慮是否可以因為該行為對其美國商業貿易可能產生的影響，提出保護和賠償訴求。

商業使用，一筆買賣可能就已足夠

中國企業在申請、維持和續展商標權時常常遇到的一個疑問是，什么樣的買賣才能被認定為在美國已使用了商標？在基督教信仰團契教會訴 Adidas AG，841 F. 3d 986（聯邦巡回法院，2016年）案中，聯邦巡回法院認為僅僅一次跨洲出售兩頂帽子就足以滿足《蘭納姆法案》中有關商標注冊的“在商業中使用”的條件。

2009年，Adidas申請了一款服飾商標“ADIZERO”，然而，美國專利與商標局拒絕了Adidas的申請，認為該商標與教會的“ADD A ZERO”過于相似。隨后，Adidas開始尋找撤銷教會商標的理由。在尋找過程中發現，注冊之前，教會并未將商標運用于商業貿易活動中。委員會表示同意，發現2005年教會的最低銷量并不滿足《蘭納姆法案》有關“在商業中使用”的標準。然而，聯邦巡回法院推翻了此種說法。

法院認為對于州外居民出售商品是“典型的經濟行為”，此點無可爭辯。法院最終給出的判決如下：“教會向州外居民出售兩頂印有‘ADD A ZERO’的帽子可由國會的商業貿易條款管轄，因此，根據《蘭納姆法案》，此行為構成了‘在商業中使用’。”根據法院判決，這種交易合計來看，將會對州際商業貿易產生一定的實質性影響，教會無須對此種影響提供實質性證據。因此，法院撤案并向委員會發回重審，要求Adidas提供其他撤銷理由。

無論是對中國企業作為侵權方還是維權方而言，此項判決結果均具有重要的啟示作用。若要達到聯邦注冊的要求，中國申請人也并非一定要等著去證實商標對商業貿易的實際影響。若讀者將此案與Belmora和Trader Joe's案件聯系起來，本案應當改變當事人，包括中國企業在美商標執行的方式。

美國商標重審庭在申請人提供了商標共存協議的情況下仍駁回商標注冊申請

與中國商標實踐不同，美國商標法和實踐中對于商標共存協議，注冊同意書等通常持有較寬松的接納態度。即使雙方商標幾乎一致，商品服務在同一類別，如果美國商標律師能將雙方商品服務的內容、銷售渠道、銷售地理區域和針對消費群在共存協議中明確分割，美國商標局和重審庭很少拒絕接受權利人自主同意共存。在中國，注冊同意書無須列出這些具體內容，只須明確商標注冊和申請號碼等細節。然而在美國，這些共存書中的分割細節則必須上交商標局供審查。以下的案例就是一個經審查后，仍然遭到拒絕的情況——原因在于其商標共存協議在設計上不夠完善。

2016年2月25日，盡管兩位啤酒商之間簽訂有一份商標共存協議，美國商標重審庭仍駁回了一個 “TIME TRAVELER BLONDE”的啤酒商標的注冊申請，理由是該商標與另一個名為“TIME TRAVELER”的已注冊商標（旗下涵蓋啤酒、麥芽啤酒、貯藏啤酒等產品）極其近似。具體卷宗查看re Bay State Brewing Co., Inc.案（案件編號：117 U.S.P.Q.2d 1958）（美國商標重審庭，2016年）

首先，重審庭認定兩個商標所標識的商品（啤酒）、貿易渠道（酒類商店、雜貨店、便利店、酒吧和餐館）和購買者群體幾乎一模一樣。重審庭稱，盡管兩個商標之間還差“BLONDE”一詞，但這個詞僅僅是一種啤酒的描述性的或概括性的語言，并不意味著兩個商標之間存在多大的差異。僅這些事實就“非常有力地說明兩個商標存在混淆的可能性”。

在這種情況下，重審庭認定，商標共存協議在本案中不足以避免消費者混淆的可能性。例如，重審庭發現，雙方“地域限制”條款至少存在兩個問題。首先，這個條款允許雙方在相同的許可區域（紐約和新英格蘭）內分別使用他們各自的商標。其次，在商標注冊方面，所述地域限制并未反映上述商標在馬薩諸塞州的注冊情況。重審庭表示：“商標注冊應反映市場的真實情況。”雖然商標共存協議限制了上述商標在馬薩諸塞州的使用，但是馬薩諸塞州仍將被涵蓋有全國性效力的注冊，這將使得馬薩諸塞州獲得其本無權享有的但推定的可享有全國性的獨家權利。

重審庭還認為本案中的商標共存協議的其他規定甚至不大有效。由于商標實際上是相同的，商品也是一樣的，因此，該商標共存協議并未排除公司商標使用可能產生的混淆。“商業外觀”條款規定也不足，因為，該條款雖然禁止一方使用另一方的商業外觀設計，但并未規定任何一方使用任何具體的商業外觀。從理論上講，雙方可以使用最小的商業外觀，并用小的字體顯示他們的公司商標，以符合商標共存協議的有關規定，但這無法避免導致消費者混淆。此外，申請人基于使用意向在馬薩諸塞州申請了商標注冊，這使問題更加復雜化。

盡管重審庭承認“商業人士簽訂的商標共存協議的重要性及其在確定混淆可能性方面所發揮的重要作用”，但它依然認定，本案所述的商標共存協議在設計上有所不妥，無法避免混淆。 這樣的想法導致重審庭覺得其沒有義務接受該商標共存協議。

國際貿易委員會裁定匡威(Converse)注冊了70年的帆布鞋設計商標無效

匡威“midsole”商標（美國商標登記號：No. 4398753）案件是美國國際貿易委員會裁定的、最近爭論最為激烈的一個案件。在此案中［案件編號：USITC Inv. No. 337-TA-936（美國國際貿易委員會）、2016 WL 3475715（美國國際貿易委員會，2016年］，美國國際貿易委員會裁定匡威“midsole”商標無效。如下圖所示，匡威的商標具體包括：（1）在鞋子中底的兩條條紋設計；（2）鞋頭的設計；（3）飾有菱形圖案和線條圖案的鞋頭擋泥板設計；以及（4）前述元素彼此之間的相對位置；

匡威此前已經申請頒布了一條全面性的禁止進口命令，禁止進口帶有上述設計的鞋類產品，并點名30多個被申請人，要求其遵守禁令。大多數被點名的被申請人都選擇遵守這項禁令，但沃爾瑪、Skechers、Highline以及New Balance則選擇答辯。

在美國，一個商業外觀商標（trade dress即基于商品設計的商標權）獲得有效注冊的前提條件是其設計要具有第二含義。本案中，委員會推翻了行政法官關于中底設計的商標具有第二含義的認定。特別是，委員會發現，行政法官并未充分重視多個第三方在過去80多年中對于所述中底設計的廣泛使用，這種情況“嚴重背離第二含義的認定”。

委員會推翻行政法官判決的行為凸顯了對第三方抄襲者（尤其是商業外觀設計的第三方抄襲者）強制執行商標法的重要性。一旦允許抄襲者進入市場，權利人可能喪失市場獨占權（和商業外觀相關權利）。這個案件也凸顯了消費者調查在蘭納姆法訴訟中的重要性。隨著司法程序對在線調查的認可，消費者調查正變得越來越常見。

本案對于剛剛進入美國市場的中國企業來說也有著指導意義。在進行商標檢索時，中國企業不僅要避開他人在美國其名下傳統商標持有的權利，還要避開他人的商業外觀商標權。中國企業對于自己的重要商品外觀設計也可以考慮注冊商標外觀商標，以防止他人抄襲。在商品外觀在美得到保護后，應對于他人侵權行為堅決杜絕，以保證不出現該案中商標權人逐漸喪失市場獨占權的情況。

筆者認為，中國企業必須堅決謹防自己的商標在美國被人仿冒。如果任其發展，他人使用可能會損害或進一步侵犯商標持有人的商標權。

在美國，商標共存協議需要設計周全，必須避免一切可能的混淆，并充分考慮現實情況，才能提交商標局。設計不全的共存協議或者注冊同意書并不能保證商品注冊申請不會被拒。