光學透鏡領域的開放式權利要求與封閉式權利要求是否構成重復授權的一點思考

吳杏　周艷紅　李香波

摘 要 在涉及光學透鏡的權利要求中，采用開放式撰寫方式限定光學鏡頭結構的情況十分普遍，本文通過一個光學透鏡領域的發明專利審查案例，對實用新型的開放式權利要求與發明的封閉式權利要求是否構成重復授權提出了一些個人觀點。

關鍵詞 光學透鏡 開放式 封閉式 重復授權

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A

0引言

專利法第九條第一款規定“同樣的發明創造只能授予一項專利權”，第二款規定“兩個以上的申請人就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人”。上述條款規定了不能重復授予專利權的原則。禁止對同樣的發明創造授予多項專利權，是為了防止權利之間存在沖突。通常，第一款被稱為“禁止重復授權原則”， 第二款被稱為“先申請原則”，二者是專利法框架下對于專利權的排他性和專有性的本質屬性作出限制的重要審查原則。對于同日申請的發明和實用新型而言，當實用新型已經獲得授權，發明也滿足授權條件的時候，判斷發明與實用新型是否構成重復授權的第一步即是要確定出發明或實用新型的保護范圍。如何判斷權利要求的保護范圍是否相同這在實質審查過程中是一個難點，目前的普遍做法是要求完全一樣或者存在保護范圍完全一致的并列技術方案，權利要求的保護范圍只要稍微有點區別，就會判定為非重復授權。

通常，開放式權利要求采用“包含”、“包括”、“主要由什么組成”的表達方式，其解釋為還可以含有權利要求中沒有涉及的結構組成部分或方法步驟。封閉式的權利要求采用“由什么組成”的表達方式，其一般解釋為不含有該權利要求所述以外的結構組成部分或方法步驟。光學透鏡領域是一個非常特殊的領域，透鏡系統通常采用透鏡的結構參數，如每一個透鏡表面的曲率半徑或者面型、表面間距等，結合透鏡系統的各光學性能參數如系統中每一片透鏡的焦距、整個透鏡系統的焦距能夠達到的像差條件等以及參數之間的滿足的關系等進行描述和限定。在涉及透鏡的發明創造的撰寫時，開放式的權利要求撰寫方式可以表達為：一種變焦鏡頭，包括（包含）具有正屈折力的第一透鏡組、具有負屈折力的第二透鏡組，……， 封閉式的權利要求撰寫方式可以表達為：一種變焦鏡頭，由具有正屈折力的第一透鏡組、具有負屈折力的第二透鏡組，……，組成。通常對于兩種不同撰寫方式是否會導致重復授權存在不同的操作方式，目前還存在爭議。

本文主要圍繞專利法第九條第一款對應的情況“同一申請人就同樣的發明創造同日提出兩份以上的專利申請”來展開，從透鏡領域審查實踐中遇到的實際案例出發，提出一點實用新型的開放式權利要求與發明的封閉式權利要求是否構成重復授權的見解。

1案例分析

1.1案情簡介

本申請在申請發明專利的同時還同日申請了實用新型專利，且已被授予專利權的實用新型專利與同日提交的發明專利的保護范圍相同。

同日提交的發明的權利要求1、4如下：

1一種魚眼鏡頭，包括靠近物側且具有負光焦度的第一透鏡組，靠近成像面且具有正光焦度的第二透鏡組，及設于所述第一透鏡組和所述第二透鏡組之間的光闌，其特征在于， 所述第一透鏡組從物側到成像面依次包括具有負光焦度且凹面朝向成像面的彎月型第一透鏡、第二透鏡和第三透鏡；所述第二透鏡組從物側到成像面依次包括具有正光焦度的雙凸第四透鏡、第五透鏡及具有負光焦度且凹面朝向物側的彎月型第六透鏡，所述第五透鏡和所述第六透鏡膠合組成具有正光焦度的透鏡元件；所述第一透鏡、所述第二透鏡、所述第三透鏡、所述第四透鏡、所述第五透鏡及所述第六透鏡都為玻璃球面鏡片，且各個透鏡的光學中心位于同一直線上。

4根據權利要求1所述的魚眼鏡頭，其特征在于，所述魚眼鏡頭滿足條件式：0.3<<0.55，其中， 2表示所述第二透鏡組的光焦度， 表示整個所述魚眼鏡頭的光焦度。

審查員一通指出權利要求1、3、6-10不具有創造性，同時指出權利要求1得不到說明書的支持，不符合專利法第26條第4款的規定，通知書評述內容節選如下：權利要求1中給出了“包括”第一至第六透鏡，而依據說明書的內容，本申請的魚眼鏡頭都是由六個透鏡構成來實現光學鏡頭的小型化和提升成像品質，所屬領域技術人員可知，在透鏡組中，透鏡的個數對整個透鏡的性能和光路有著很大的影響，因此，所屬領域技術人員無法從說明書充分公開的內容中得到由其它數量的透鏡構成的魚眼鏡頭是否也能達到小型化和提升成像品質的效果，因此權利要求1沒有得到說明書的支持，不符合說明書第26條第4款的規定。

申請人在答復一通時克服了創造性的問題，并將未進行創造性評述的權利要求4合并至權利要求1，同時將權利要求1從開放式權利要求修改為了封閉式權利要求，新修改的權利要求如下1：

1一種魚眼鏡頭，由靠近物側且具有負光焦度的第一透鏡組，靠近成像面且具有正光焦度的第二透鏡組，及設于所述第一透鏡組和所述第二透鏡組之間的光闌組成，……。

1.2案情分析

針對本案，申請人同日提交了保護范圍相同的發明和實用新型，實用新型已經獲得授權。同日提交的權利要求為開放式權利要求，采用了“包括”的表達方式，而發明修改后的權利要求已經由“包括”修改為“由…組成”的表達方式，此時的發明與實用新型的保護范圍，即發明的權利要求1的保護范圍與實用新型的權利要求4的保護范圍是否一致，發明與已經授權的實用新型是否構成重復授權呢？

觀點一：雖然實用新型采用的是開放式的權利要求的撰寫方式，但是其說明書中所有實施例均是六片透鏡的結構，已經授權的實用新型實質上也存在得不到說明書的支持的缺陷，同日申請的發明與實用新型的權利要求書、說明書、附圖均相同，發明與實用新型實質上保護的同樣的發明創造，二者應該理解為是相同的發明創造，發明與實用新型構成了重復授權。

觀點二：審查指南中明確指出，為了避免重復授權，在判斷是否為同樣的發明創造時，應當將兩件發明或者實用新型專利申請或專利的權利要求書的內容進行比較，而不是將權利要求書與專利申請或者專利文件的全部內容進行比較。目前的發明權利要求已經由開放式改為封閉式，與實用新型的保護范圍不同，構成了區別，因此不構成重復授權。

2筆者的觀點

（1）從審查的角度來講，透鏡領域是一個很特殊的技術領域，“包括”在此處的理解不應等同于常規的“包括”，“包括”不僅可能包括平板玻璃、濾光片這類不具有屈折力的光學元件，還可能包括具有屈折力類，如還具有權利要求中包括的透鏡結構以外的其他透鏡來影響整個透鏡系統的光學性能。審查員應當充分站位于本領域技術人員，從權利要求的撰寫方式出發，客觀判斷分析權利要求間的透鏡結構對應關系，將有助于判斷開放式權利要求的實質保護范圍。

參看申請日提交的發明的權利要求4，權利要求的撰寫包括對前后透鏡組的具體面型的限定，還進一步限定了后透鏡組與整體鏡頭的光焦度的比值范圍，也就是說權利要求既包含結構限定還包含結構參數限定，通過對說明書中背景技術的解讀可知，現有技術的發展狀況是，魚眼鏡頭的基本結構主要包括前透鏡組和后透鏡組，前透鏡組為具有很大負光焦度的彎月型透鏡，后透鏡組為復雜化的正光焦度的透鏡組。現有技術中的魚眼鏡頭的鏡片數量較多如十片左右，造成魚眼鏡頭整體體積較大，成本高，加工難度大。本發明的魚眼鏡頭保持了基本的前負后正以及前透鏡組為彎月型的透鏡結構，對現有技術作出的貢獻點體現為權利要求4限定的技術特征。說明書中指出“所述第二透鏡組的光焦度 2與所述魚眼鏡頭的光焦度 的比值范圍為：0.3<< ，其中， 2表示所述第二透鏡組的光焦度， 表示整個所述魚眼鏡頭的光焦度。此條件限制了所述第二透鏡組具有正光焦度，主要用于將經過所述第一透鏡片組的光線會聚于成像面上，同時平衡所述魚眼鏡頭的畸變像差”，這一限定給出了該魚眼鏡頭的整體結構參數與某一鏡頭組的結構參數之間的關系，這樣一來，本領域技術人員能夠預期權利要求4請求保護的魚眼鏡頭的結構和技術效果，這樣的參數限定使得權利要求4記載的第一透鏡組、第二透鏡組的結構被限定在一個合理的范圍內，如實體現了申請人的發明構思，相當程度上排除了還包含其他不可預知結構的可能性，也就是說，權利要求4中限定的第一、第二透鏡組的透鏡片數實質上應理解為就是六片，因此，與發明同日提交的實用新型雖采用了開放式權利要求的撰寫方式，但是其實質上與采用封閉式撰寫的權利要求的保護范圍應理解為是一致的，即與發明的保護保護范圍應理解為是相同的，與發明構成了重復授權。

（2）從申請人的角度來講，由于是同一申請人同日提交的兩件一樣的申請，所有申請文件均相同，毫無疑問，本質上二者的保護范圍是相同的。初審審查員由于對實用新型只進行初步審查，未進行實質審查，不管是何種審查制度，兩件申請本質存在的問題是一樣的，透過現象看本質，二者的保護范圍并不因為撰寫方式的不同而具有實質的不同，且根據說明書的內容來看，二者要解決的技術問題、技術效果也是相同的，實質上是保護范圍相同的權利要求，構成了重復授權。

（3）從侵權的角度來講，假設發明與實用新型是由不同申請人同日提交的專利申請，如實用新型由申請人A提交，并且獲得授權，而發明由申請人B提交，并且在實用新型獲得授權后才公開。在發明也滿足授權的情況下，判定兩個權利要求是否構成重復授權，筆者認為對于保護范圍的確定并不只是文字上的不同，最終應該取決于對權利要求的解釋。如果解釋的權利要求保護范圍相同，則應當認定為是重復授權。2001年的《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第17條第1款明確指出：“發明或者實用新型的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容是指專利權的保護范圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特征所確定的保護范圍為準，也包括與該必要技術特征相等同的特征以及基本相同的效果，并且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征”，由此可見，在后續程序中，也是以技術方案的實質來判斷保護范圍，而不是簡單的文字判斷。此外，對于發明與實用新型原始權利要求存在不清楚的情形，發明經過實質審查克服了不清楚的缺陷，實用新型未經過實質審查，在權利要求還存在不清楚時即獲得授權，雖然二者文字記載不一致，但是在判斷是否構成重復授權時，應依據說明書中的清楚記載的技術方案對權利要求的保護范圍進行解釋，因此仍然認為實用新型與發明構成重復授權。針對如上情況，顯然兩者對于權利要求的解釋應該是相同的，即保護范圍是相同的，因此二者構成重復授權。

對于發明和實用新型是否構成重復授權的審查，筆者建議如下：

（1）加強審查各個階段與后續程序的銜接性，審查員在實際操作中應該遵照指南進行審查，但是也不應該閉門造車，也不能僅僅局限于實質審查，還應該貫穿于專利權有效過程中，突破字面意義的審查標準，把握發明實質，爭取與前審、后審以及后續程序的處理辦法保持一致，節約社會資源。

（2）統一審查標準，對于開放式權利要求與封閉式權利要求的同日申請是否構成重復授權在特定領域應該達成統一標準，這樣在與申請人溝通的過程中，都能夠得到準確唯一的信息，從而不斷優化申請質量，改善目前我國申請文件質量參差不齊的局面。

作者簡介：吳杏（1989-），女，湖北黃岡人，國家知識產權局專利局專利審查協作湖北中心光電技術發明審查部光學醫療室，碩士研究生，審查員，研究實習員。周艷紅（1984-），湖北武漢人，國家知識產權局專利局專利審查協作湖北中心光電技術發明審查部光學醫療室，審查員，研究實習員。李香波（1984-），女，湖南長沙人，國家知識產權局專利局專利審查協作湖北中心光電技術發明審查部光學醫療室，碩士研究生，室主任，助理研究員。備注：第二作者對本文的貢獻與第一作者相同。

參考文獻

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