涉及商業方法案件的可專利性認定

吳倩

摘 要：商業方法的專利保護問題涉及巨大的利益，其可專利性的認定也一直是審查的難點。本文從分析商業方法的專利特點入手，結合實際案例闡述此類發明專利申請的保護客體的界定以及新穎性創造性的審查標準。

關鍵詞：商業方法;客體;新穎性;創造性

中圖分類號：D923.42文獻標識碼：A文章編號：2095-4379-（2019）08-0243-01

一、商業方法專利特點

商業方法的外延非常廣泛。我國對于商業方法這一概念在《審查操作規程》中，給出了明確的定義：商業方法是指實現各種商業活動和事務活動的方法，是一種對人的社會和經濟活動規則和方法的廣義解釋，例如包括證券、保險、租賃、拍賣、廣告、服務、經營管理、行政管理、事務安排等。

二、商業方法申請的審查方式：

（一）適用法條

1.專利法第5條：對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造，不授予專利權。

專利法第5條第1款的審查對象為整個申請文件，即權利要求書、說明書（包括附圖）和說明書摘要。申請文件中只要存在違反專利法第5條第1款的內容，都是不允許的。

2.專利法第2條第2款：一項技術方案應該同時具備技術手段、技術問題和技術效果三要素。

3.專利法第25條：對下列各項，不授予專利權：（二）智力活動的規則和方法。

在我國的專利法及其實施細則中沒有明確規定與商業方法相關的發明是否可以獲得專利權，但在專利法第25條的禁止性規定中列舉了五種不可專利的主題，其中第（二）項即為“智力活動的規則和方法”。

4.專利法第22條第2款、專利法第22條第3款：授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。

（二）商業方法案件的分類

1.權利要求的表現形式為商業方法本身。權利要求所限定的內容僅僅涉及商業的規則和方法，這類權利要求保護的內容不能構成技術方案，不屬于專利保護的客體，不能被授予專利權。

2.權利要求的表現形式為商業方法相關。權利要求的表現形式為一種產品，既有產品形狀、構造特征，又有商業方法內容限定，但根據申請文件記載，產品的形狀、構造特征相對于背景技術做出了改進。

目前涉及商業方法的專利申請絕大部分集中在將硬件技術與軟件結合起來作為權利要求保護的技術方案，而審查員判斷的難點就在于判別該技術方案對于現有技術是否在硬件方面有所改進。

（三）審查策略

涉商案件的審查關鍵要抓住“技術”二字，即在審查中應關注商業應用的過程中是否解決了技術問題，使用技術手段，達到技術效果，把握待審申請的關鍵智慧貢獻是否在于技術貢獻。不能僅因方案中有技術術語、簡單地用計算機代替人、將常規商業活動用簡單技術信息表達，或以公知技術實現商業規則的各個步驟就機械地肯定待審方案的技術核心理念性，并以專利形式來保護。

三、案例分析

申請號：201410090424.1

申請人：某科技（北京）有限公司

權利要求：

一種發送多媒體信息的方法，其特征在于，所述方法包括：

接收終端發送的多媒體播放請求;

獲取播放多媒體信息的每種播放方式對應的資源數值，所述播放方式包括第一播放方式和第二播放方式，所述播放方式對應的資源數值用于指示所述播放方式的收益大小;

選擇資源數值最大的播放方式;

如果所述選擇的播放方式為所述第一播放方式，則確定最大的數值對應的資源服務器，獲取屬于所述最大的數值對應的資源服務器的多媒體信息;如果所述選擇的播放方式為所述第二播放方式，則確定最大的預設個數個數值中的每個數值對應的資源服務器，獲取屬于所述每個數值對應的資源服務器的多媒體信息;

將所述選擇的播放方式和所述獲取的多媒體信息的標識發送給所述終端。

審查意見：

首先，本申請符合專利法第5條的規定，進而判斷其采用了技術手段、解決了技術問題、取得了技術效果，因而符合專利法第2條第2款、以及專利法第25條第2款第（2）項的規定。即不屬于單純的商業方法。進而判斷相比于現有技術是否帶來技術貢獻：對比文件CN103081461A公開了一種用于提供流媒體節目和目標廣告的方法和裝置（參見說明書第10-11頁，附圖3，8A，8B）。對于該權利要求所要求保護的技術方案與現有技術的區別：在播放廣告類視頻時，由于廣告播放的目的是獲取收益，因而在計算用于確定播放方式的資源數值時，對于：選擇將收益作為資源數值計算獲得利潤、確定收益最大的資源服務器、進而獲取收益最大的播放方式的多媒體信息等，這均是媒體營銷產業中，為了使多媒體內容能夠賺取最多的利潤所采取的常見的營銷手段，并沒有帶來技術上的改進，非技術手段。這些非技術性的特征并不會給方案帶來技術貢獻。是商業管理規則相關問題，也沒有取得技術上的效果。

[ 參 考 文 獻 ]

[1]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010[M].北京：知識產權出版社，2010.

[2]閆潔瓊.試論商業方法的專利保護[J].太原科技，2007（5）：38.

[3]賀正楚，等.我國銀行業商業方法專利分析[J].情報雜志，2014.5.

[4]沙海濤.電子商務商業方法軟件的專利保護[J].電子知識產權，2003（2）：50.