涉外定牌加工中商標侵權問題的研究

文燕

【摘 要】涉外定牌加工中頻頻出現商標侵權糾紛，最高人民法院在“HONDA”商標侵權案中闡述了新的審判觀點，但這些觀點卻有值得反思之處。首先，識別性作用于流通領域，涉外定牌加工中使用商標的行為不屬于商標性使用。其次，通過字義解釋和目的解釋進行分析，運輸等環節的經營者不應視為相關公眾。再次，商標法具有地域性，不可突破效力范圍進行追責。因此，原則上涉外定牌加工不構成商標侵權。但境外企業惡意搶注我國馳名商標，進而搶占海外銷售市場的情況屢屢發生，故應當要求境內加工方對境外注冊商標合法性履行審慎義務，并在加工過程中履行忠實義務。

【關鍵詞】涉外定牌加工;商標使用;相關公眾;地域性;義務

【中圖分類號】D923 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688（2019）12-0268-04

涉外定牌加工指國內企業根據境外委托定作方的要求，為其生產加工產品并貼附委托方享有商標權的商標，貼標產品全數出口至委托人所在的國外市場進行銷售的商業模式。數十年來，該商業模式促進了我國經濟的發展，但隨之而來的商標侵權糾紛層出不窮。在司法實踐層面，此類案件的審判觀點莫衷一是;在學術研究層面，眾說紛紜。2019年9月，最高人民法院（簡稱最高院）公布的“HONDA”商標侵權案判決，推翻了其過去在此類案件中的一貫觀點。同時，本案也具有同類案件中較少出現的案情。因此，本文擬通過對這一案件進行分析，并結合相關案例和學說，研究涉外定牌加工的商標侵權問題。

1“HONDA”案基本案情與審判思路

1.1 基本案情簡述

重慶恒勝集團有限公司（簡稱恒勝集團）與緬甸美華公司（簡稱美華公司）簽訂加工合同一份，標的為摩托車散件，共220套。美華公司將所持有的獲準用于車輛等商品類別上的“HONDAKIT”商標授權恒勝集團使用，對生產的摩托車散件進行貼標。該批產品報關出口事宜由重慶恒勝鑫泰貿易有限公司（簡稱恒勝鑫泰公司）代辦。

1998年，本田技研工業株式會社（簡稱本田株式會社）通過工商局核準注冊取得了3個注冊商標，使用類別為第12類運載器、摩托等，字樣分別為“HONDA”“HONDA”“H”，具有較高知名度。

恒勝集團生產受托散件時，在頭罩、發動機蓋、左右兩邊的風擋、銘牌上使用“HONDAKIT”文字及圖形，并且突出增大“HONDA”的文字部分，縮小“KIT”的文字部分。因此在申報出口時，被瑞麗海關查獲并上報昆明海關。昆明海關認為該批貨物可能涉嫌侵犯本田株式會社在海關總署備案的知識產權，因此向本田株式會社發出了通知。本田株式會社于2016年9月13日向云南省德宏傣族景頗族自治州中級人民法院起訴，請求判定恒勝集團與鑫泰公司停止侵犯商標權的行為，并賠償損失。

本案經歷一審、二審和再審，最終最高人民法院認定恒勝集團與恒勝鑫泰公司構成商標侵權，應停止侵權行為并賠償損失。

1.2 核心問題的審判思路

歸納本案中三級法院總結的爭議焦點，筆者認為核心問題為以下3個：一是定牌加工后出口是否構成商標法意義上的使用;二是涉外定牌加工交易過程中，相關公眾是否有接觸貼標產品的可能;三是在地域性原則下，我國商標法保護范圍的廣度。針對這3個問題，最高院都提出了新的觀點。

對于第一個問題，最高院認為在生產制造或加工的產品上使用商標，只要具備區別商品來源的可能性，則該使用屬于商標性使用。因此，加工方使用商標的行為屬于商標性使用。

對于第二個問題，最高院認為根據司法解釋，相關公眾包括與被訴侵權商品的營銷密切相關的經營者。本案被訴侵權商品在運輸等環節中存在被經營者接觸的可能性。因此，貼標產品雖未被一般消費者所接觸，但經營者作為相關公眾可能接觸貼標產品。

對于第三個問題，最高院認為“隨著電子商務和互聯網的發展，即使被訴侵權商品出口至國外，亦存在回流國內市場的可能。同時，隨著中國經濟的不斷發展，中國消費者出國旅游和消費的人數眾多，對于‘貼標商品也存在接觸和混淆的可能性”。因此，即使被訴商品在域外銷售，也一樣會侵害我國注冊商標在境內的利益。

本文將逐一分析最高院的審判觀點，并結合本案的案情，研究涉外定牌加工的商標侵權問題。

2 涉外定牌加工中商標使用問題的矛盾與分析

2.1 最高院觀點的前后矛盾

在“無印良品”案[1]與“PRETUL”案[2]中，最高院認為商標的功能在于識別性，而只有進入流通鄰域后商標才能發揮這一功能。涉外定牌加工商品均出口國外，不在我國流通。因此，境內的商標貼附、標注等行為是物理性使用，不構成商標性使用。但在之后的“USAPRO”案[3]中，最高院卻認為境內注冊商標持有人委托境內代工企業進行定牌加工，并將產品出口到國外銷售的行為構成商標性使用。“無印良品”案與“USAPRO”案的焦點均在于貼標后出口境外銷售是否構成中國境內的商標性使用，可審判結果卻大相徑庭。

在“HONDA”案中，最高院更是闡述了與過去完全不同的觀點。最高院認為在生產加工的產品上以標注方式或其他方式使用了商標，也具備了區別來源的可能性，該使用屬于商標法上的“商標使用”。“USAPRO”案中，加工方的商標使用尚仍被視為物理貼附行為，而此案中，則成為商標性使用。這一新觀點是否會應用于后續類似案件尚未可知，但縱觀“HONDA”案的判決文書，最高院并未細致分析新舊觀點之間的矛盾，并論述變更審判觀點之原因。

對于加工方使用商標是否屬于商標性使用，各地方法院的觀點莫衷一是。最高院作為中國司法的權威，其判決對于解決此類案件中的法律適用應當起到指導作用，但回顧最高院的相關判例，其審判觀點也存在前后矛盾之處。這就導致各法院在今后的審判中，仍缺乏可供統一適用的準則。

2.2 商標性使用的學理分析

有的學者認為從我國現行的商標政策法規及實踐需要來看，加工方的使用應當認定為商標性使用[4]。有的學者認為，只要使用行為產生了“混淆可能性”，就應認定為侵權，不必實際產生混淆[5]。筆者認為，經營者借助商標在流通領域中發揮識別功能來推銷自己的商品[6]，涉外定牌加工中商標使用地為境外，因此國內加工方的使用行為不應當認定為商標性使用。

首先，商標法第四十八條對“商標使用”有著明確規定，分析該法條可知道，判斷商標使用并非是單純的“行為論”，而是“行為+目的論”，否則該法條只需對行為內容進行列舉，而無須加上“用于識別商標來源”這一目的性表述。因此，商標性使用不僅要有客觀使用行為，也要有主觀使用目的。涉外定牌加工中，境內加工方以標注或貼附等方式使用商標是根據委托方的指示，自身沒有“用于識別商品來源”的意圖。

其次，商標侵權的實質是破壞商標識別功能[7]，導致混淆。但識別功能只有在流通市場才能發揮，商品未進入流通領域，則不可能導致識別功能受損或混淆。“對商品來源造成誤認和引起混淆，是認定商標侵權的總原則”[8]，而在識別功能無法發揮的情況下，自然也不存在混淆的可能。最高院的認定片面強調商標識別功能，但卻沒有論述商標發揮識別功能所需的要件。任何事物，其功能的發揮都具備對象性和條件性，不能離開對象和條件而談功能，而商標識別功能的發揮則依賴于市場流通。因此，即使認可貼標行為會產生識別來源的可能性，但該識別功能的發揮也不在我國的流通市場，而是國外市場，不可能導致我國相關公眾的混淆。

綜上所述，是否屬于商標性使用應堅持“行為+結果論”，且商標商品應進入一國流通領域。因此，涉外定牌加工中加工方的使用行為并非商標性使用。

3 涉外定牌加工中相關公眾范疇的界定與反思

3.1 相關公眾范疇的重新界定

最高院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（簡稱《解釋》第8條規定，相關公眾包括消費者和經營者。但對于條文中“經營者”的范疇該任何界定，學界一直存在分歧[9]，實務界似乎也沒有定論。

“HONDA”商標侵權案中，最高院適用了這一法條，其審判思路為根據該解釋，相關公眾包括與營銷有關的經營者，產品雖然沒有進入流通領域，但是在運輸等環節中相關經營者存在接觸的可能性，因此被訴產品仍可能導致混淆。然而令人不解是，該《解釋》是2002年公布的，但在2014年的“PRETUL”商標侵權案中，最高院并未援引這一法條進行審理，仍是以未進入流通領域為由判決不侵權。“PRETUL”案與“HONDA”案的案情高度相似，最高院卻并未適用《解釋》第8條認定可能導致混淆進而侵權。因此，最高院在“HONDA”案中對涉外定牌加工案件中相關公眾的范疇進行了重新界定，涵蓋了整個貿易過程所涉及的經營者，如物流運輸公司等，這些境內的相關公眾有可能因接觸被訴商標而導致混淆。

3.2 法學解釋路徑的范疇反思

首先，根據字義解釋，《解釋》第8條中的經營者必須與商品或者服務的營銷有關，而不是泛指商事活動中所有可能接觸商品或服務的經營者。“營銷”一詞是經濟學、市場學的概念，意指發掘和刺激消費者需要進而引導消費者購買商品或服務的銷售方式。側重點是銷售，是一種市場推廣方式，主要應用于市場流通中，目的是引導消費者購物。因此，《解釋》第8條所規定的相關經營者也應當是指流通領域的經營者。而涉外定牌加工中，具備銷售目的經營者僅有境外的委托人，產品加工方和貨物運輸方都不具備銷售商品的目的。

其次，根據目的解釋，運輸等環節的經營者被納入相關工公眾不符合商標法的立法目的。司法解釋是為法律條文實際運用于司法實踐提供理解路徑，不能脫離被解釋的法律而存在。商標法立法目的在于，幫助消費者選擇所需的商品、服務，并維護經營者的市場份額[10]。因此，《解釋》將與營銷有關的經營者納入相關公眾，目的是保護具有知名度的商標之市場占有率。通常，知名度較高、市場份額較大品牌，總是會吸引其他的經營者來尋求合作機會。如果某侵權商標導致這些經營者產生了混淆，進而進行了錯誤的合作選擇，則會對商標企業、相關經營者及被混淆的經營者產生損害。因此，商標法對經營者的保護，以及《解釋》將特定經營者納入相關公眾的原因，歸根結底在于對市場占有率和商品流通的保護。但涉外定牌加工中，被訴商品全數發往國外，并未進入本國流通領域，經營者不可能與被訴商品的生產者、經營者進行合作，使商品在國內流通，國內商標持有者的市場份額和商品流通不可能因此受到影響。因此，將涉外定牌加工中運輸等環節的經營者視為相關公眾，有違商標法的立法目的。

4 涉外定牌加工中商標法地域性的突破與阻卻

4.1 突破地域性原則認定責任

“HONDA”案中，恒勝集團與恒勝鑫泰公司主張獲得了美華公司的商標使用授權，因此不構成侵權。但最高院認為商標權具有地域性，沒有在中國注冊的商標，在中國境內不享有商標專用權。因此，境內民事主體獲得的境外商標使用授權，不受我國商標法保護，不能作為不侵權的抗辯事由。這一觀點固然沒錯，但在強調商標保護地域性的同時，最高院在本案判決的另一部分中卻又突破了商標保護地域性。

最高院認為“隨著電子商務和互聯網的發展，即使被訴侵權商品出口至國外，亦存在回流國內市場的可能。同時，隨著中國經濟的不斷發展，中國消費者出國旅游和消費的人數眾多，對于‘貼標商品也存在接觸和混淆的可能性”。首先，最高院認為出境旅游的消費者，可能接觸被訴侵權商品，進而產生混淆，這里最高院將出境旅游的國內消費者視為中國商標法意義上的相關公眾。其次，最高院認為，被訴商品可能通過流通領域回流到國內，導致混淆，侵害國內商標權人的權利，這里最高院認為加工方對被訴商品進入國內造成的侵權負有責任。

4.2 地域性原則阻卻責任追究

筆者認為，最高院對地域性原則的突破忽視了地域性原則的屬地性質與阻卻功能。

首先，地域性原則決定商標法管轄采用屬地原則。一國的注冊商標僅在本國主權范圍內受到保護，我國商標法上的相關公眾僅指在我國境內購買商品、服務的消費者，而不包括到境外消費的國民。中國消費者在境外購物時，只能是他國法上的相關公眾。被訴商品在銷售國已經取得了合法的商標權，其在當地使用商標是正當、合法的。最高院將到被訴商品銷售國旅游的中國消費者也視為我國商標法上的相關公眾，將他國商標的正當使用認為侵害我國注冊商標，明顯不當。

其次，地域性原則阻卻了商標法追究域外侵權人的能力。境外商標在進入我國后確實可能侵害我國注冊商標的權利，但也只能是在進入后，才能啟動本國的保護機制，追究責任。最高院認為被訴商品可能回流至我國，但該事實并未發生，將假設性情況作為認定侵權的依據，是明顯不當的。同時，被訴商品無論通過何種流通渠道回流至我國，必然是通過國內的個體、團體或組織才實現。此時應當視案件的具體情況進行判斷，如果構成侵權，也應當是追究國內的相關人員，除非存在特殊情況，否則不能追究境外商標持有人的責任。而境內定牌加工商是按照境外商標持有人的委托貼附或標注商標，既然商標法不能因國內的侵權追究境外商標持有人之責任，那么追究境內加工商的責任也沒有依據。

5 涉外定牌加工中受托企業的審慎與忠實義務

5.1 “HONDA”案中受托企業違反審慎義務與忠實義務

審慎義務指受托企業應當對境外委托定作方的商標權進行審查，確保境外委托人確實享有相應的商標權利。忠實義務指加工方應當完全按照通過審慎查詢得知的注冊商標樣式進行商標貼附。

“HONDA”案中，二審法院認為，根據恒勝集團與恒勝鑫泰公司提交的商標注冊聲明合同，可以證明商標的注冊人已經履行了緬甸商標登記制度的相關程序要求。但在緬甸，聲明雖然是商標專用權的初步證據，但并不是最終憑證[11]。兩公司所提交的緬甸商標注冊制度資料同樣顯示，美化公司尚未完成緬甸商標注冊所需的全部程序。相關資料為兩公司提交，兩公司應當知道美化公司的注冊程序尚未完成。因此，本案中的證據并不能證明涉案商標已完成注冊，委托人已實際享有商標注冊權，兩公司對于委托人是否實際享有涉案注冊商標并未盡到足夠的審慎義務。

此外，本案中被訴侵權商標為“HONDAKIT”，恒勝集團與恒勝鑫泰公司在貼標過程中，突出顯示“HONDA”字樣而縮小“KIT“字樣。根據庭上兩公司提交的經認證的證據可知，美華公司授權的商標圖樣中“HONDAKIT”文字及圖形商標并未突出“HONDA”的文字部分，縮小“KIT”的文字部分，而是同一大小字體的文字及圖形。因此，恒勝集團與恒勝鑫泰公司并未按照美華公司提供的注冊商標圖樣進行貼標，而是明顯有突出“HONDA”字樣，造成混淆的情況。因此，兩公司明顯違反了忠實義務。

5.2 境內加工方應當承擔審慎義務與忠實義務的原因

司法實踐中，已有大量法院在案件中將審慎義務的履行作為涉外定牌加工是否構成商標侵權的認定要件[12]。筆者認為，這一做法確有必要。

綜合本文前幾部分的分析可知，正常的涉外定牌加工不構成商標侵權，但該立論是站在法律適用的角度。結合國際貿易的形勢及我國經濟實力的增長，對于涉外定牌加工案件的審判，還應當考慮我國國際貿易發展的現實需求。過去，涉外定牌加工的侵害對象往往是在我國注冊的外企商標。隨著我國企業品牌開發能力的提升，涉外定牌加工中侵犯我國自主知識產權的案件逐漸增加。例如，美國日寶公司在美國境內惡意注冊“RIBAO TECHNOLOGY”商標，委托中國公司貼牌生產產品出口厄瓜多爾，侵害我國江蘇日寶公司商標在當地的權益[13]。為國產品牌的發展及“走出去”戰略的實施，在合理范圍內加強對境內商標的保護確有必要。

因此，正常的涉外定牌加工不構成商標侵權，但國內加工企業在接受委托前應當對境外商標的合法性盡到審慎義務。這是綜合境外企業、境內企業及國家經濟發展等各方之利益后得出的結論。

此外，除審慎義務外，筆者認為加工方還應承擔忠實義務。原因在于，商標應當按照所注冊的樣式進行使用是商標法的基本原則，改變商標注冊樣式進行使用很可能具有惡意攀附和造成混淆的意圖。因此，無論是應委托方要求或是其他原因，加工方都不應當改變注冊商標樣式進行貼標，否則，其行為便具有明顯過錯。

在新的發展形勢下，不能單一考慮對國內加工貿易的保護，還應顧及國內品牌的發展，進行長遠布局。賦予國內加工方審慎義務和忠實義務，能避免國外企業惡意侵害我國企業的商標權，以及避免國內企業與國外企業通謀，通過定牌加工的方式搶占國外市場或損害我國企業品牌在國外的商譽。

6 結語

盡管從結果論的角度分析，筆者認可最高院對“HONDA”案的判決。但從整體的審判思路來看，本案審判觀點不應作為涉外定牌加工中認定商標侵權的常態。最高院在本案中推翻了之前類似案件的審判觀點，但其論述過程過于強調識別性和混淆可能性，而無視了識別功能實際發揮作用的條件，并擴大解釋了相關公眾的范疇。商標地域性原則已經阻卻了域外商標在注冊國內對他國商標的侵權，最高院將相關公眾延伸出屬人屬性且將境內侵權的追責延伸至加工商，對地域性原則進行了不當突破。正常的涉外定牌加工不會構成商標侵權，但境內受托加工方對商標合法性負有審慎義務，同時在加工合同履行中應承擔忠實義務，否則便構成侵權。

參 考 文 獻

[1]中華人民共和國最高人民法院.中華人民共和國最高人民法院（2012）行提字第2號判決[Z].2012.

[2]中華人民共和國最高人民法院.中華人民共和國最高人民法院（2014）民提字第38號判決[Z].2014.

[3]中華人民共和國最高人民法院.中華人民共和國最高人民法院（2014）最高法行申8135號判決[Z].2014.

[4]王太平.從“無印良品”案到“PRETUL”案：涉外定牌加工的法律性質[J].法學評論，2017（6）.

[5]彭學龍.論“混淆可能性”———兼評《中華人民共和國商標法修改草稿》（征求意見稿）[J].法律科學，2008（1）.

[6]錢江.涉外貼牌生產（OEM）與商標權侵權[J].浙江工業大學學報（社會科學版），2008（4）.

[7]沈強.《涉外定牌加工中的商標侵權問題——對我國《商標法》第五十二條第（一）項的理解與適用[J].國際商務研究，2009（5）.

[8]鄭成思.WTO知識產權協議逐條講解[M].北京：中國方正出版社，2001.

[9]李揚，李曉宇.涉外定牌加工中商標侵權判定的檢視與再思考.社會科學研究，2019（5）.

[10]張玉敏.涉外“定牌加工”商標侵權糾紛的法律適用[J].知識產權，2008（4）.

[11]柳福東.緬甸和菲律賓的商標制度[J].中華商標，2005

（4）.

[12]劉樂耀，謝陽.出口定牌加工商標侵權認定問題探析[J].國際商務研究，2019（5）.

[13]徐楓，王正偉.對涉外定牌加工行為的再思考——以知識產權海關保護執法實踐為視角[J].知識產權，2015（7）.