FRAND原則下標準必要專利訴訟禁令的適用研究

趙露

摘 要：為了防止世界上專利權人的專利權被濫用，國際標準組織要求專利權人按照規定的FRAND原則來進行發放專利許可。而在標準必要專利糾紛中，專利禁令的濫用會引起專利權被濫用的現象，可禁令過度限制對專利的保護就會導致侵害專利權現象的產生。因此，標準必要專利實踐中產生的問題之一就是訴訟禁令的適用問題。2018年3月28日，北京市高級人民法院對西電捷通訴索尼中國侵害發明專利權糾紛一案中作出了終審判決，判決支持了西電捷通公司的禁令請求。此案涉及了標準必要專利中“公平、合理、無歧視”原則的適用以及標準必要專利權人申請“禁令救濟”的適用等在司法實踐中備受關注的問題。本文主要通過分析西電捷通訴索尼一案進一步研究FRAND原則下標準必要專利訴訟禁令的適用。

關鍵詞：標準必要專利;FRAND原則;禁令救濟

一、“西電捷通訴索尼公司案”的相關情況介紹

（一）案件基本情況

西電捷通，是以無線通信技術及網絡安全研發為主的科技公司，其最著名的技術就是WAPI無線網絡技術。2002年11月，西電捷通公司提交了這一項中國發明專利申請，并于2005年3月獲得授權。標準化組織從2003年開始將WAPI技術納入國家標準。索尼公司在其手機中使用了西電捷通公司所持有的該項專利。西電捷通與索尼公司從2009年3月開始就WAPI標準必要專利許可事宜進行了長達6年多的協商，但是并沒有取得實際性的進展，在此期間索尼公司多次拒絕獲得專利許可。西電捷通遂于2015年以專利權人身份向法院提起訴訟。西電捷通公司認為，索尼公司主觀長時間、大規模實施侵權行為，因此認為索尼公司應該立即停止使用涉案專利的相關技術，立即停止生產、銷售、許諾銷售所有使用了原告專利權的智能手機產品，并應該賠償西電捷通的經濟損失。而索尼公司聲稱，涉案專利并不存在標準必要專利之中，實施WAPI國家標準并不相當于實施涉案專利且被控侵權行為不滿足全面覆蓋原則，缺少認定直接侵權的必要構成要件，不需要實施涉案標準必要專利。2018年3月28日，北京市高級人民法院就該案作出終審判決，判決駁回索尼公司的上訴，維持一審判定認定索尼公司構成專利侵權，判令索尼公司賠償西電捷通公司910萬余元的判決。在本案適用“禁令救濟”的這一問題上，法院贊成了如下觀點：權利人有過錯時則不應支持專利權人有關停止侵權的訴訟請求，否則可能造成專利權人濫用其標準必要專利，不利于標準必要專利的推廣實施;在專利權人無過錯，實施人有過錯時，為防止實施者的“反向劫持”行為，應支持專利權人的禁令請求，否則不利于標準必要專利權的保護;在雙方都存在過錯的情況下，則應該基于專利權人和實施人雙方的過錯大小，以平衡雙方的利益。

（二）案件的爭議焦點

本案案情復雜，雙方主張的內容繁多，存在數個案件爭議焦點，本文著重對于其中一個爭議焦點進行研究，即在作出FRAND承諾過后標準必要專利禁令救濟的適用問題。西電捷通公司認為，其在2009年就向索尼中國公司提出了專利許可，并且向其提出了相關的清單和報價，但索尼公司并沒有完成交易的意愿，所以應該判決索尼公司對其進行賠償，并停止相關的侵權行為。但是索尼公司認為自己是否構成侵犯西電捷通公司的權益并不清楚，沒有明顯的主觀過錯，所以不應判決索尼公司停止侵權行為。針對這點，法院解釋雙方當事人遲遲未能進入正式的專利許可談判程序這一過程的主要原因在于索尼公司存在過錯。法院認為，對于標準必要專利來說，專利權人能否獲得停止侵害救濟，主要需要考慮雙方在專利許可協商過程中的哪一方存在過錯。基于這一原因，法院判決索尼公司應該立即停止侵權行為。法院在司法實踐中，能否以“過錯衡量原則”支持專利權人的禁令救濟請求？在專利權人已經做出FRAND承諾下，針對標準必要專利對禁令救濟是否應該有限制？

二、標準必要專利許可中FRAND原則的基本問題分析

（一）標準必要專利

1.標準與技術標準

當今社會，技術創新成為競爭的關鍵因素，標準作為市場準入的門檻，其在市場競爭中的地位也越來越重要。根據國際標準化組織的定義，標準：“經由共識以及受到某一公認的機構核準的，為在一定范圍內達到最佳經濟秩序和社會效益，提供共同使用或者重復使用的，在產品的制造過程和生產方法方面形成的規則、準則或者關系到特性的一種規范性文件。”而技術標準本質上來說，是對該技術系統內部生產，建設、流通程序中做出指導性和強制性規定的一種共同遵守的技術依據。技術標準是相關技術領域中的某一具體技術的技術屬性的“合格線”。

2.技術標準與專利的結合

標準的公益性、普遍性及無償性等其他特征與專利的私利性、壟斷性及有償性特征會導致對抗和沖突，當兩者相結合起來，就必然存在矛盾。隨著全球經濟的發展，專利與技術標準的融合已成為不可避免的趨勢。在標準中加入專利增加了專利的壟斷特征，具有專利技術優勢的公司取得了巨大的經濟效益。

3.標準必要專利

由于技術的局限，標準化組織在制定在某些標準草案時，其中難免會涉及到一些相關的專利技術。一旦正式標準被標準化組織制定，若其他企業或組織想要施該項標準，則一定會應用到該標準體系中的專利技術，該專利技術即所謂的“標準必要專利”。所以標準必要專利的定義是指包含在國際標準、國家標準和行業標準中，且在實施該標準時必須要使用的專利。

（二）標準必要專利FRAND原則

1.FRAND原則的產生及含義

為了平衡專利權人和標準實施者二者各自的利益，國際上主要標準化組織經過一定的實踐與理論探索在形成了“公平、合理和無歧視”的FRAND許可原則。

（1）公平、合理原則

公平、合理原則是保證專利許可雙方當事人之間的利益相對平衡。首先專利權人要憑借從其技術創新中得來的智力成果獲得其應得的令其滿意的回報，其次還要控制標準必要專利權人，以防其借助標準所形成的強勢地位向技術標準實施者索取高額許可費率或附加不合理條件。

（2）無歧視原則

無歧視原則指的是為了維護相關產品市場的競爭秩序和穩定性，確保不同的技術標準實施者可以在公平的基礎上進行競爭。標準必要專利權人應當平等地對待所有的技術標準使用人，對條件相同的使用者給予相同的授權許可條件，對條件存在不同的使用者考慮不同的情況給予不同的授權許可條件。

2.FRAND原則的可訴性分析

在對標準必要專利許可進行談判時，專利權人如果違反了FRAND原則，技術標準使用者能否因為專利權人違反FRAND原則從而提起訴訟，這就引發了對FRAND原則是否具有可訴性進行判定。目前為止，國際上的標準化組織對標準必要專利權人違反FRAND原則時技術標準實施者可以采取具體的救濟措施并沒有清晰準確的規定，導致技術標準實施者面臨專利權人不合理定價或歧視性許可時，不能向標準化組織尋求有效救助。但是，不論是從公共利益角度，還是利益平衡目的，都應當允許技術標準實施者去尋求司法救濟。

三、標準必要專利禁令救濟的爭議問題

對于本文提到的案件爭議焦點，可從如下兩個方面進行分析。：

（一）獲得FRAND許可的標準必要專利是否適用禁令救濟

禁令救濟是英美法系國家的表述方式，在大陸法系國家的法律規定中一般表述為停止侵權。目前對于標準必要專利權人能不能獲得禁令救濟也存在三種不同觀點，分別是完全禁止禁令救濟;完全不限制禁令救濟;有條件限制禁令救濟。在本文中，筆者認為最后一種觀點更具有合理性。在西電捷通訴索尼公司一案的判決中，法院的做法也是有條件限制論的體現。在案件中，如果雙方均存在一定的過錯，則應基于標準必要專利權人和標準實施者的過錯大小來判定雙方的責任，并決定是否應該支持標準必要專利權人有關請求停止標準實施行為的訴訟請求，目的在于平衡雙方的利益。由此可見，我國法院在考慮禁令救濟問題時雙方當事人的主觀善意與否作為了一項重要的考量因素。

（二）FRAND許可承諾對標準必要專利禁令救濟的限制

首先，標準化組織在將專利納入所制定的標準時，通常會要求專利權人就納入標準的專利作出FRAND承諾。按照FRAND許可本身的規則，標準必要專利權人一般不可以拒絕許可。從這個角度上來看，FRAND許可承諾的內涵本身就包含了對禁令救濟適用的限制。其次，標準必要專利侵權糾紛中，如果不限制標準必要專利權人實施禁令救濟請求，可能會導致標準必要專利權人對標準必要專利的實施者進行“專利劫持”。當標準化組織確定了該專利成為技術標準后，該專利人會積極地宣示自己為標準必要專利的權利人，并向標準必要專利實施者主張不合理的專利許可費率，從而以達打壓競爭對手、獨占市場份額及控制相關市場的目的。這樣的行為就是專利劫持。因此，要合理使用禁令制度，既要保障專利權人的正當權利，又能確保標準制定程序的順利開展，從而推動技術進步，并保障市場競爭和消費者利益。

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