基礎研究視角下《專利法》修改的若干建議

尹鋒林

關鍵詞

專利法 基礎研究 開放許可

專利制度的目的在于賦予發明創造排他性權利，使發明創造人或投資者通過市場方式獲得經濟回報，進而激勵創新與投資。同時，專利制度還可以引導發明創造人公開其發明創造，以避免重復研發，增加人類公共科技知識庫存。基礎科學研究的目的在于認識自然現象、揭示自然規律，獲取新知識、新原理、新方法。基礎科學研究成果可以分為兩部分：一是揭示自然現象或自然規律的科學發現;二是利用自然現象、自然規律解決實際問題的新方法、新產品。根據專利法原理，科學發現不屬于專利權客體，不能被授予專利權;而新方法、新產品一般可以獲得專利權保護，并且基礎研究成果專利往往具有更高的市場價值。為了促進基礎研究，同時也為了更加有效地保護基礎研究成果，本文對《專利法》修改提出如下建議：

建議修改不喪失新穎性公開制度，破除基礎科研人員“論文專利二選一”的困境

根據我國目前《專利法》的規定，發明創造做出后，如果希望獲得專利保護，就必須首先申請專利，之后才能將該發明創造寫入論文中進行發表;否則，如果先發表論文，后申請專利，那么該專利申請就會由于發明創造已經在申請日之前被公開了而喪失新穎性，進而不能獲得專利授權。因此，基礎科研人員在做出研究成果之后，往往面臨著“論文專利二選一”的困境。由于基礎科研人員更看重研究成果的“首創”和“首發”，更重視獲取學術聲譽，因此，基礎研究人員往往會選擇發表論文，而不申請專利。這種情況也會導致具有重大市場價值的基礎研究成果不能獲得應有的經濟回報。

《專利法》第二十四條規定了不喪失新穎性公開制度，即在專利申請日之前六個月內，有下列情形之一的，不喪失新穎性：（一）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的;（二）在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的;（三）他人未經申請人同意而泄露其內容的。該條規定雖然符合國際知識產權條約的規定，但是對于解決基礎科研人員“論文專利二選一”的困難并沒有多少幫助。我國有必要學習發達國家的做法和經驗，讓科研人員不再受到“論文專利二選一”的困擾。

美國在2011年修改專利法之前，一直采取“先發明"原則，即在判斷新穎性和專利權應該授予給誰時，要以發明時間為基準，而不是以專利申請時間為基準。如此一來，發明人做出發明創造之后即使馬上發表論文，也不會影響其專利申請的新穎性。美國在2011年修改專利法時，雖然采取了“先申請”原則，但仍然給發明人規定了12個月的保護期限，即發明人在申請日之前12個月內的任何公開行為（包括論文發表），均不會導致其專利申請喪失新穎性。

日本專利法中的不喪失新穎性公開制度在2011年之前與我國類似，但在2011年日本對其專利法進行了修改，大大擴展了不喪失新穎性公開的范圍，專利申請人在申請日之前6個月內通過期刊或互聯網公開其發明創造均不會破壞專利申請的新穎性。2018年，日本又再次修改專利法，將不喪失新穎性公開的6個月期限延長到12個月期限。

美國、日本的不喪失新穎性公開制度對基礎科研人員尤為有利。基礎科研人員往往缺乏專利申請經驗和經費，同時，由于專利申請需要準備復雜的法律文件，耗時較多，基礎科研人員往往難以等到提出專利申請后再發表論文。因此，如果將期刊發表也納入到不喪失新穎性公開范圍，則基礎科研人員就可以先發表論文，盡快樹立自已在學術界的首創地位，同時還可以防止他人申請專利。論文發表之后，在6個月或12 個月之內，基礎科研人員可以比較從容地準備專利申請文件，并在考慮市場前景之后決定是否申請專利。

綜比所述，筆者建議將《專利法>第二十四條做如下修改：“申請專利的發明創造在申請日以前六個月內，有下列情形之一的 ，不喪失新穎性：

（一）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的;

（二）在規定的學術會議或者技術會議.上首次發表的;

（三）在期刊、報紙或互聯網.上首次公開發表的;（該項規定為新增內容）

（四）他人未經申請人同意而泄露其內容的。”

建議增加財政資助項目專利申請和專利權的標記規定

與普通的發明創造不同，財政資助項目所形成的發明創造及其知識產權的歸屬、利用會受到特別的限制。根據《科學技術進步法》的規定，財政資助項目形成的專利權應在合理期限內實施;在合理期限內沒有實施的，國家可以無償實施，也可以許可他人有償實施或者無償實施;同時，國家為了國家安全、國家利益和重大社會公共利益的需要，可以無償實施，也可以許可他人有償實施或者無償實施;另外，專利應優先在境內使用，向境外轉讓或獨占許可的，應當經項目管理機構批準。

現行《專利法》并無財政資助項目專利申請和專利權的標記規定。因此，無論是項目管理機構，還是國家知識產權局以及專利的受讓人、被許可人，均無從知曉該專利申請或專利權是否為財政資助項目所形成的發明創造。關于財政資助項目知識產權歸屬問題，美國的規定與我國類似，同時，美國《專利法》還特別規定了財政資助項目專利申請及專利權需要進行標記，即申請人在提出專利申請時應在說明書中聲明該發明創造是受財政資助形成的，美國專利商標局所公布的專利申請說明書和專利授權說明書中亦應包含該資助聲明。為了使《科學技術進步法》真正落地，便于項目管理機構行使相應職責， 同時也為了保護專利受讓人、被許可人的合法權益，筆者建議在《專利法》中增加財政資助項目專利申請和專利權的標記規定。具體可以在《專利法》第二十六條中增加一款，作為該條的第六款，內容如下：

“利用財政性資金設立的科學技術基金項目或者

科學技術計劃項目所形成的發明創造，除法律、行政法規另有規定外，申請人應當在專利申請文件中說明所受資助的科學技術基金項目或者科學技術計劃項目的名稱。”

建議進-步完善專利信息公共服務體系

專利技術信息是科技知識庫的主要組成部分。據世界知識產權組織（WIPO）估計，專利技術信息可以涵蓋人類科技信息的80%左右。因此，高效、準確、充分、低價地利用專利信息，對于基礎科研人員開展科研工作至關重要。由于專利技術信息服務具有“難開發、投資高、易復制、覆蓋面廣”的特點，因此，由國家進行投資，建設高標準、高質量的專利信息公共服務系統，可以有效避免社會重復投資，科研人員也可以獲得質高價低的專利信息服務。

本次《專利法》修改涉及了專利信息公共服務系統的建設工作。現行《專利法》第二十一條第二款規定：“國務院專利行政部門應當完整、準確、及時發布專利信息，定期出版專利公報。”《專利法》修改草案擬將該款修改為：“國務院專利行政部門應當加強專利信息公共服務體系建設，定期出版專利公報，完整、準確、及時發布專利信息，提供專利信息基礎數據，促進專利信息傳播與利用。”

個人認為，上述修改仍存在兩個主要問題：一是專利信息公共服務體系建設的主管部門不應僅僅是國家知識產權局，還應包括其他部門或單位。因為國家知識產權局并非專利信息公共服務系統的使用者，也并不能充分了解科研人員對專利信息的使用需求，同時，在技術服務能力上，也與國家有關部門有一定差距，因此，筆者建議由知識產權局會同國家有關部門共同建設專利信息公共服務系統。二是國家專利信息公共服務系統不應僅僅限于“提供專利信息基礎數據"，還應根據科研人員的需求，提供高質量的專利信息分析服務。這種專利信息分析服務，有的可以是免費的，比如可以通過人工智能技術自動向用戶提供的信息服務;有的可以是付費服務，比如需要進行人工分析的專利信息服務。因此，建議將該款修改如下：

“國務院專利行政部門應當會同有關部門加強專利信息公共服務體系建設，定期出版專利公報，完整、準確、及時發布專利信息，提供專利信息基礎數據和專利分析服務，促進專利信息傳播與利用。”

建議明確賦予職務發明創造所在單位的自主處置權

《專利法（修正草案）》擬將《專利法》將第六條第一款修改為：“ 執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬于該單位，申請被批準后，該單位為專利權人。該單位對職務發明創造申請專利的權利和專利權可以依法處置，實行產權激勵，采取股權、期權、分紅等方式，使發明人或者設計人合理分享創新收益，促進相關發明創造的實施和運用。

該修改的一個重要原因就是科技成果轉化中的“混合所有制"實踐，即科研單位將職務科技成果的轉化獎勵進行前置，在科技成果轉化之前就先將職務發明創造及其權利在單位與發明人之間進行按份共有分配，然后再進行轉化。筆者認為，科研單位這樣做并無法律障礙，因為知識產權本質是私權，科研單位作為專利權或專利申請權人，自然應有權對其權利進行處分;當然，國有科研單位的科技成果作為國有資產，其對科技成果及其權利進行處置是否需要審批，這是國有資產管理問題，而與《專利法》并無關系。但是，也有觀點認為，科研單位的這種“混合所有制”實踐不符合現行《專利法》第六條。為了避免實踐中的爭議，因此才對《專利法》第六條做如此修改。而《專利法（修正草案）》僅提及“股權、期權、分紅等方式”，沒有明確“權利共有”方式，仍然會使“混合所有制”實踐面臨一些法律爭議，因此，建議對這個問題做出明確規定。同時，該修改的本質目的在于給職務發明創造所在單位進行“擴權”，使其有更多的自主權進行科技成果轉化，但是，該修改的表述有一定的問題，會使人誤認為職務發明創造所在單位必須對其職務發明創造“實行產權激勵，采取股權、期權、分紅等方式”，以使發明創造人獲得創新收益。

因此，考慮到該修正草案中上述問題，筆者建議將其進行如下對應修改：“執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬于該單位，申請被批準后，該單位為專利權人。該單位對職務發明創造申請專利的權利和專利權可以依法處置，有權自主決定實行產權激勵，采取股權、期權、分紅或權利共有等方式，使發明人或者設計人合理分享創新收益，促進相關發明創造的實施和運用。”

建議進一步完善開放許可制度

為了促進知識產權運用，《專利法（修正草案）》擬增加專利開放許可制度，即：“增加一條，作為第五十條：專利權人以書面方式向國務院專利行政部門聲明愿意許可任何單位或者個人實施其專利，并明確許可使用費支付方式、標準的，由國務院專利行政部門予以公告，實行開放許可。就實用新型、外觀設計專利提出開放許可聲明的，應當提供專利權評價報告。專利權人撤回開放許可聲明的，應當以書面方式提出，并由國務院專利行政部門予以公告。開放許可聲明被公告撤回的，不影響在先給予的開放許可的效力。

開放許可制度來源于英國專利法第46條。該詞的英文是License of righto根據英國專利法第46條規定，專利權人在獲得專利權之后，可以向英國知識產權局做一個“開放許可”的登記。專利權人在作出該登記之后，其他任何人均可向專利權人要求獲得一個普通的使用許可，專利權人不得拒絕，但使用人需向專利權人支付合理的使用費。使用費的數額和標準可以由兩種方式確定：（1）專利權人與使用人協商，達成自愿的專利許可協議，從而依據該協議確定使用條件和使用費的數額;（2）如果專利權人和使用人不能達成自愿許可協議，那么使用費的標準就可根據專利權人或使用人的申請，由英國知識產權局進行裁決。

由此可見，英國開放許可制度分成兩部分：一是專利權人向社會開放許可，二是作為回報，國家減半收取專利年費。這是因為開放許可本質上是專利權人對其專利權的一種自我限制，如果沒有一定的激勵，專利權人通常并沒有開放許可的意愿。因此，我國如果要學英國制度，建議綜合考慮上述兩個方面，否則，很難達到相應的政策效果。同時，開放許可減半收取年費也并不一定意味著知識產權局專利年費收入的減少，這是因為開放許可的專利很多是專利權人想放棄的專利，如果開放許可減半收取年費，權利人的經濟壓力變小，可能會通過開放許可方式繼續維持專利。從這個角度而言，開放許可減半收取年費制度，從長遠看還可能導致知識產權局年費收入的增加。

因此，考慮到開放許可制度的目的和機制，為了使開放許可制度真正發揮作用，建議對《修正草案》該條內容再增加一項作為第三項，即修改為：

“專利權人以書面方式向國務院專利行政部門聲明愿意許可任何單位或者個人實施其專利，并明確許可使用費支付方式、標準的，由國務院專利行政部門予以公告，實行開放許可。就實用新型、外觀設計專利提出開放許可聲明的，應當提供專利權評價報告。

專利權人撤回開放許可聲明的，應當以書面方式提出，并由國務院專利行政部門予以公告。開放許可聲明被公告撤回的，不影響在先給予的開放許可的效力。

開放許可期間，專利權年費減半收取。”