有關禁止重復授權中“同樣的發明創造”的探討

張 樺

國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心，北京 100160

一、引言

專利法第九條規定，同樣的發明創造只能授予一項專利權。該法條的立法宗旨在于避免重復授權，防止對多個技術貢獻相同的發明創造同時授予專利權，避免權利之間存在沖突。但是，筆者發現“禁止重復授權”這一法條在審查實踐中卻存在一定的局限性，特別是對“同樣的發明創造”的審查方式相對較為寬松，通常僅是按照權利要求字面表述是否相同進行審查，因此很難真正發揮該法條的作用。最高人民法院在處理重復授權相關案件的過程中，曾經指出：弄清楚什么是“同樣的發明創造”是理解我國專利制度中禁止重復授權原則的邏輯起點①。因此，對于“同樣的發明創造”這個法條的邏輯起點具體如何審查，以使得審查結果既能兼顧立法本意、符合當前國情，又能更好地服務于專利質量整體提升目標，則是本文探討的重點。

二、“同樣的發明創造”的基本涵義

2010版《審查指南》第二部分第三章第6節中規定：“對于發明或者實用新型，專利法第九條或專利法實施細則第四十一條中所述的“同樣的發明創造”是指兩件或兩件以上申請(或專利)中存在的保護范圍相同的權利要求”。具體判斷原則是，“根據專利法第五十九條第一款規定，發明或者實用新型專利權保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。為了避免重復授權，在判斷是否為同樣的發明創造時，應當將兩件發明或者實用新型專利申請或專利的權利要求書的內容進行比較，而不是將權利要求書與專利申請或專利文件的全部內容進行比較”。由此可見，第一，“同樣的發明創造”比較的對象是權利要求書；第二，如果多件專利申請的權利要求書文字表述相同，則屬于同樣的發明創造。對于文字表述不同的權利要求書，要根據說明書和附圖對其保護范圍進行解釋，從而確定保護范圍是否相同。

然而，在審查實踐中，多件申請的權利要求由于文字表述完全相同導致保護范圍相同的情形基本上不存在。筆者遇到的一類常見情形是，部分申請人申請多件權利主張表面看似不同但技術方案實質相同的申請，于此相應地，國家知識產權局在2017年4月1日施行了《關于規范專利申請行為的若干規定》，其中第三條指出“非正常申請專利的行為包括，同一單位或個人提交多件不同材料、組分、配比、部件等簡單替換或者拼湊的專利申請”。筆者認為，如果以權利要求文字表述是否相同考量“同樣的發明創造”，那么對此類非正常專利申請行為將無法進行有效約束，同時會助長通過增加、改變不具有實質區別的技術特征批量申請專利的行為，這會嚴重影響審查效率，浪費審查資源，損害公眾利益。為應對當前申請形勢并以期完善審查制度，下文將結合審查實踐中遇到的申請情形，探討確權階段“同樣的發明創造”的審查思路。

三、相關案例探討

根據“同樣的發明創造”的基本涵義，筆者通過對審查實踐中遇到的情形進行分析，給出相應的處理建議。需要指出，以下案例給出的處理建議均指本申請在不存在其他缺陷的情況下的處理建議。

【案例1】

同人同日提交三件申請，均保護一種轉彎滑道，其通過在滑道彎折處設導向片實現某設備在滑道上按設定路線移動。三件申請權利要求間的區別在于滑道搭接形狀不同，分別為K、L、Z三種形狀。

【案例分析】

案例1中三件申請的權利要求書通過文字比對存在較多的區別特征，即不存在文字表述完全相同的權利要求，是不是就此可以認定三者保護范圍不一致，不屬于“同樣的發明創造”呢？上文也提到，《審查指南》中指出“同樣的發明創造”是指兩件或兩件以上申請(或專利)中存在的保護范圍相同的權利要求，而保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容”。由此可知，當多件申請的權利要求書文字表述相同時，在判斷是否存在重復授權時，無需依據說明書和附圖進行解釋，可以直接通過權利要求的記載判定多件申請保護范圍相同。但當多件申請的權利要求書文字表述存在差異時，此時則可以依據說明書和附圖從發明創造的設計初衷、技術構思等層面對權利要求書所記載的技術方案進行涉及技術內涵的解釋。

再回看案例1中三件申請的說明書可知，三者解決的是同一技術問題即在現有的轉彎滑道上，設備由于沒有導向裝置因此無法按照設定路線移動，為此，三者采用了同樣的技術手段即通過在滑道彎折處設置導向片來解決該技術問題，由此可見三者的核心發明點是一致的。此外，結合說明書附圖進一步分析可知，三件申請是在不同形狀的滑道的彎折處設置導向片，而不同形狀的滑道則是按照規劃需求拼接而成，反觀三者權利要求書之間的區別特征，僅是在描述K、L、Z三種滑道通過不同形狀的滑道單元如何進行拼接，也即是實質上此三件申請僅僅是在區分三種滑道的組合形狀，而三件申請說明書背景技術中又記載了三種拼接形狀的滑道屬于現有技術。由此筆者認為，三件申請的技術貢獻實質相同，屬于同樣的發明創造。綜上，在判斷是否屬于“同樣的發明創造”時，不應機械地進行字面理解和比對，還需結合說明書和附圖進行綜合分析，對于技術貢獻實質相同卻通過簡單變換現有形狀的多件申請，在較大概率上此類情形多屬于同樣的發明創造。

【案例2】

同人同日提交三件申請，保護一種U形枕，其通過改變U形枕的材質解決舒適度問題，說明書和附圖均基本相同，權利要求唯一區別在于U形枕圍成一體時的連接方式，A申請采用子母扣連接，B申請采用磁鐵連接，C申請采用掛鉤連接。

【案例分析】

案例2從權利要求記載的內容來看，三件申請U形枕在圍成一體時連接方式存在差異，在通常的確權階段三件申請不構成重復授權。而結合三件申請的說明書和附圖來看，三者核心發明點即是通過改變U形枕的材質解決舒適度問題。三者的差異僅體現在U形枕圍成一圈使用時，連接部件分別采用的是子母扣、磁鐵、掛鉤，然而對于本領域的技術人員而言，子母扣、磁鐵、掛鉤是家居、服飾用品領域常規的技術手段。鑒于《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第十七條規定：“發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求是指專利權的保護范圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特征所確定的范圍為準，也包括與該必要技術特征相等同的特征所確定的范圍；等同特征是指與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能聯想到的特征。”可知，案例2三件申請區別僅在于對常規連接部件的簡單替換，子母扣、磁鐵、掛鉤這三種連接方式以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，屬于等同特征。因此，筆者認為，從技術貢獻角度來說，三件申請的技術方案實質相同，屬于同樣的發明創造。進一步地，筆者根據實際審查經驗判斷類似于案例2這樣對于連接方式的簡單變換的多案申請策略如果不適度控制，則還可能基于相同主題的“無限地”出現采用尼龍粘扣、繩帶系扣、掛扣等其他常規連接部件的U形枕專利申請，這類難以談及技術貢獻的批量申請無疑有違專利制度的初衷，不僅耗費審查資源，而且也在一定程度上損害了公眾的利益。筆者認為，若可以在確權階段適當地借鑒司法解釋，合理地引入等同原則，從技術方案的實質內涵進行判斷和考察，或可以有效遏制類似于上述情形的發生。

【案例3】

同人同日提交三件申請，保護一種拐杖，均通過伸縮桿、調節孔、調節螺栓等實現拐杖高度調節，說明書和附圖均基本相同，三件申請的權利要求在具有伸縮桿這樣一個基礎方案上添加不同的輔助特征，A申請在拐杖扶手頂端增加掛繩，B申請在拐杖扶手處增加防滑紋，C申請在拐杖與地接觸端增加耐磨墊。

【案例分析】

案例3中三件申請主體相同，并且所要解決的技術問題均是如何調節拐杖高度，為此，三件申請提出的解決方案均包含有一致的核心部件，如伸縮桿、調節孔、調節螺栓等，差異僅在于分別簡單設置的掛繩、防滑紋、耐磨墊以實現拐杖的其他附加功能，但對于實質要解決的技術問題而言，三件申請提供了相同的技術方案，而上述差異則屬于本領域技術人員根據實際需要進行的常規技術選擇，并未對如何調節拐杖高度這個特定技術問題產生新的技術效果，即無論是否設置掛繩、防滑紋、耐磨墊，均不會對三件專利申請的核心技術方案產生實質影響。筆者認為，確權階段可以認定三件申請是實質相同的發明創造，對此情形，可將“同樣的發明創造”的判斷結合說明書和附圖，基于方案改進或者技術貢獻是否處于本領域技術人員的常規理解范疇，即從本領域技術認知中考察方案變化是否具有解決新技術問題的實質改進作為標準，這樣的審查思路則能夠切實地體現專利權人與社會公眾之間的利益平衡，同時，這也與美國司法實踐上對顯而易見型重復授權的判斷標準有異曲同工之處。“同樣的發明創造”在美國禁止重復授權制度中不僅包括相同的發明創造，還包括兩者差異屬于顯而易見的發明創造，即“發明的顯而易見的改進或者變化形式”②。美國的專利審查實踐中有關“同樣的發明創造”涵蓋了顯而易見改進或變化的發明創造，其主要是基于保護社會公眾利益的考慮，這樣規定可以有效避免部分專利權人通過對專利技術作顯而易見的稍加改變而獲得多個專利權。

四、總結

本文對實際審查中遇到的申請情形提出了傾向性的處理建議，為適應當前專利申請形勢，維護良好的專利申請環境，鼓勵真正的創新，應適當擴大“同樣的發明創造”的涵義，不再局限于單純地比對文字表述以及權利范圍主張是否完全相同，而可以結合說明書和附圖從完整技術方案的設計初衷、聲稱的技術問題以及技術實質貢獻角度出發，將“實質相同”的標準引入到“同樣的發明創造”的審查中。對此，還可借鑒外觀設計專利的審查思路，同樣是為了避免重復授權，《審查指南》中規定“同樣的外觀設計是指兩項外觀設計相同或者實質相同”，即外觀設計專利對于禁止重復授權的審查引入了對“實質相同”的考察。因此，如果在發明和實用新型的審查實踐中，按照此處理方式，以相同及實質相同作為判定重復授權與否的標準，一方面可以在一定程度上抑制非正常申請行為，另一方面也可以統一三種專利的審查標準。

[ 注 釋 ]

①最高人民法院(2007)行提字第4號行政判決書.

②王敏思.專利禁止重復授權制度再探討[D].華東政法大學碩士學位論文，2012.