淺析我國企業(yè)預防海外專利糾紛的策略

文/柳 春（浙江湖州職業(yè)技術學院）

一、引言

近年來，越來越多國內(nèi)企業(yè)把目光投向海外市場，紛紛到海外展會參展或向海外出口產(chǎn)品。然而，我國一些企業(yè)創(chuàng)新能力薄弱，未在目標市場國家或地區(qū)注冊專利，又缺乏海外專利侵權風險意識，未取得“海外競爭對手或非專利實施實體”（以下統(tǒng)稱為“海外競爭對手”）專利許可或未實施相關專利排查并規(guī)避設計，海外競爭對手為阻止我國企業(yè)進入市場、爭奪或壟斷市場、索取高額許可費或賠償金，頻頻指控我國企業(yè)專利侵權。

二、海外專利糾紛嚴重影響我國企業(yè)開拓海外市場

1.海外專利糾紛延滯我國企業(yè)海外市場拓展進程

因涉嫌產(chǎn)品侵權，企業(yè)海外專利糾紛常常“嚇退”客戶和消費者，延滯企業(yè)拓展海外市場進程。Sisvel公司在德國柏林國際消費電子展（IFA）上指控海爾專利侵權，德國海關以“可能侵犯專利權”為由查抄海爾展位，海爾失去與客戶合作機會，海外市場拓展受阻。小米被愛立信以侵犯專利權為由訴至印度德里高等法院，隨后小米7 款機型在印度市場上被禁止銷售，市場開拓受挫，市場份額下滑。萊伏頓公司起訴通領科技集團有限公司和美國經(jīng)銷商接地故障斷路器（GFCI）產(chǎn)品專利侵權后，通領科技的訂單迅速減少，銷售額下降，市場拓展受到嚴重影響。

2.海外專利糾紛給我國企業(yè)造成嚴重經(jīng)濟損失

遭遇海外專利糾紛，企業(yè)產(chǎn)品會被扣押或沒收；一旦被法院判侵權，企業(yè)不僅白白花費訴訟費用，而且產(chǎn)品被禁止進入海外市場和在海外銷售，并要支付巨額賠償金，經(jīng)濟損失嚴重。德國海關在IFA 上沒收海爾電視機展品等，造成海爾展費及展品經(jīng)濟損失。在地板鎖扣專利337 調(diào)查案中，我國地板企業(yè)不僅花費800 萬美元律師費，而且美國國際貿(mào)易委員會下令禁止我國企業(yè)復合木地板（深圳燕加隆公司“一拍即合”鎖扣地板除外）進入美國市場和在美國銷售。在Unwired Planet International 起訴華為專利侵權一案中，英國英格蘭- 威爾士高等法院判決禁止華為手機在英國市場上銷售并支付290 萬英鎊賠償。德國杜塞爾多夫地區(qū)法院就Sisvel 公司訴海爾侵犯專利案一審判決海爾停止銷售涉案產(chǎn)品，提交賬目并賠償經(jīng)濟損失。在中興與Maxell 專利糾紛案中，美國德克薩斯州特克薩卡納地方法院裁決中興賠償4300 萬美元。

應訴海外專利糾紛，即使勝訴，漫長訴訟也要耗費企業(yè)巨額資金。江蘇申錫建筑機械有限公司應訴賽開利公司和達克泰集團外觀設計侵權指控，歷經(jīng)近4 年勝訴，花費230多萬美元訴訟費。通領科技應訴萊伏頓公司、帕西西姆公司發(fā)起的系列專利侵權訴訟，歷時6 年勝訴，耗費1080 萬美元訴訟費。江蘇圣奧公司在應訴富萊克斯公司指控工藝侵權337 調(diào)查案中花費達2000 多萬美元。為避免被海外專利糾紛拖累乃至拖垮，一些企業(yè)不得不支付巨額不公平許可費，或干脆不應訴，放棄海外市場。

此外，企業(yè)海外市場被撤展或敗訴的負面聲譽，嚴重損害企業(yè)海外市場形象，削弱海外市場拓展能力，潛在經(jīng)濟損失難以估量。

三、預防海外專利糾紛的策略建議

海外專利糾紛頻頻發(fā)生，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來巨大商業(yè)壓力與沉重經(jīng)濟負擔，影響海外市場拓展。我國企業(yè)拓展海外市場時必須積極預防專利糾紛。

1.實施科技創(chuàng)新，提前在目標市場國家或地區(qū)注冊專利

遭遇海外專利糾紛原因之一是企業(yè)缺乏海外專利。企業(yè)就創(chuàng)新成果在國內(nèi)注冊了專利，僅在我國受法律保護。創(chuàng)新成果要在海外市場受保護，就須向海外申請專利。否則，一旦研發(fā)設計成果被海外競爭對手使用或注冊，將損害與阻礙海外市場拓展。截至2018 年底，華為在中國、美國及歐洲等國家和地區(qū)注冊專利，PCT 國際專利申請量連續(xù)多年穩(wěn)居全球前列，全球累計獲得授權專利87805 件，其中中國以外國家授權專利44434 件；小米在全球范圍內(nèi)累計提交專利申請2.6 萬余件，分布在中國、印度、美國和歐洲等國家和地區(qū)，擁有授權專利超1 萬件，其中海外授權專利占比50%；海爾在全球累計申請專利4 萬余件，擁有海外發(fā)明專利1 萬余件，覆蓋25 個國家。依靠海外專利優(yōu)勢，華為、海爾、小米等不僅成功開拓海外市場，而且避免了大量的海外專利糾紛。他山之石，可以攻玉。我國企業(yè)應重視技術創(chuàng)新與研發(fā)，做到“產(chǎn)品未動，專利先行”，無論是否已在我國注冊專利，在開拓海外市場前需在目標市場國家或地區(qū)注冊專利。

為縮短研發(fā)創(chuàng)新時間、節(jié)約研發(fā)成本，避免重復研發(fā)及專利糾紛，研發(fā)設計前應檢索分析海外競爭對手相關產(chǎn)品專利技術、方法（工藝）或外觀設計，研發(fā)階段跟蹤海外競爭對手研發(fā)及專利（申請）信息、技術發(fā)展態(tài)勢、技術路線，研究分析海外競爭對手研發(fā)動向、專利空白及行業(yè)研發(fā)重點，在規(guī)避海外競爭對手專利及其他現(xiàn)有技術基礎上，應加強空白及研發(fā)重點領域關鍵核心技術和外圍技術原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、消化吸收創(chuàng)新。其次，根據(jù)海外市場拓展目標和競爭實際，研發(fā)設計成果商業(yè)價值、市場前景、成本與收益，及時通過《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》（《巴黎公約》）途徑或《專利合作條約》(PCT) 途徑就擬出口產(chǎn)品在目標市場國家或地區(qū)專利局將研發(fā)技術、方法或外觀設計注冊專利，或直接向外國或有關國外機構申請注冊專利，并依法向政府申請海外專利注冊資助。依據(jù)《巴黎公約》途徑，企業(yè)可自優(yōu)先權日起12 個月（發(fā)明專利或實用新型專利）或6 個月（外觀設計專利）內(nèi)分別向其他《巴黎公約》成員國的專利局提交專利申請；通過PCT 途徑向中國國家知識產(chǎn)權局（CNIPA）提交國際專利申請的，可自優(yōu)先權日起30/31 個月內(nèi)同時向多個成員國專利局申請發(fā)明或實用新型專利。若向4 個及以上目標市場國家申請專利，基于注冊成本、市場前景調(diào)查等因素，PCT 途徑適合；向1 到3 個目標市場國家申請專利且希望盡快授權，《巴黎公約》途徑適宜。企業(yè)可根據(jù)申請專利目標國家數(shù)量、申請專利時間緩急度、技術成熟度等因素，選擇合適途徑。目前中國已與美國、歐盟等28 個國家和地區(qū)簽署了專利審查高速路（PPH）協(xié)定。PPH 審查周期短、費用低且授權率高。若企業(yè)希望發(fā)明專利申請盡快獲授權，可通過《巴黎公約》或PCT 途徑提交PPH 請求。就相同主題首次在中國提出專利申請又向其他國家或地區(qū)提出申請的，還可根據(jù)《專利優(yōu)先審查管理辦法》規(guī)定，請求CNIPA 優(yōu)先審查該項中國首次申請。

當然，并非所有創(chuàng)新成果都適宜注冊專利，專利有期限而商業(yè)秘密無保護期限制，有些不易破解且具有長期商業(yè)優(yōu)勢或獲得專利成本大于預期商業(yè)利潤的發(fā)明以商業(yè)秘密保護更有利，如美國可口可樂飲料配方商業(yè)秘密已有130 多年；有些創(chuàng)新可部分技術以專利保護、部分技術以商業(yè)秘密保護。

就先進的技術、方法或外觀設計，提前注冊海外專利，然后在海外市場銷售高技術性能、高品質(zhì)低價格的專利產(chǎn)品，并提供優(yōu)質(zhì)服務。這不僅可使企業(yè)研發(fā)設計成果得到保護，避免海外競爭對手抄襲，彰顯創(chuàng)新能力、品牌美譽度和影響力，贏得海外消費者青睞，搶得海外市場先機，助推海外市場拓展，獲得、保持海外市場競爭優(yōu)勢和法定壟斷商業(yè)利益，抗衡、抑制海外競爭對手，而且可化解海外專利侵權風險。

2.取得海外競爭對手專利使用許可或收購其專利

企業(yè)研發(fā)設計出口產(chǎn)品或需數(shù)年，或無力研發(fā)相關技術、方法或外觀設計，或規(guī)避設計成本太高，或無法規(guī)避相關專利。同時，科技產(chǎn)品往往是大量專利的集成，如智能手機涉及20 多萬件專利。因此，除研發(fā)、注冊專利外，企業(yè)需要使用海外競爭對手專利以拓展海外市場時，根據(jù)專利侵權風險評估，可就有較高潛在風險的專利與海外競爭對手簽署專利使用許可協(xié)議，或收購專利乃至并購。購買許可、收購或并購前，需調(diào)查相關專利穩(wěn)定性、商業(yè)價值、權屬及有效期，確保購買的專利“貨真價實”。若我國企業(yè)持有海外競爭對手核心技術專利相關外圍專利，或海外競爭對手專利有效期短，可交叉許可、降低許可使用費或收購價。取得海外競爭對手專利使用許可、收購專利乃至并購，企業(yè)要花費巨額資金，提高產(chǎn)品成本，縮小利潤空間。但與長達數(shù)年研發(fā)與海外專利申請相比，不僅可節(jié)約研發(fā)成本和時間，快速增強科技研發(fā)與專利實力、制造能力，使產(chǎn)品品質(zhì)和性能處于行業(yè)領先地位，提高拓展海外市場競爭力，抓住海外市場商機，利用被并購企業(yè)品牌聲譽和市場銷售渠道快速擴大海外市場份額，還可避免海外競爭對手發(fā)起專利侵權訴訟。華為與高通、愛立信、蘋果、IBM、MPEG LA、諾基亞等企業(yè)和專利權人簽署全球專利（交叉）使用許可協(xié)議。小米與高通達成專利授權協(xié)議，與微軟、諾基亞簽署專利（交叉）許可協(xié)議，并與諾基亞進行商務合作，收購博通、英特爾、微軟、諾基亞部分專利。海爾先后并購日本三洋電機的白色家電業(yè)務、新西蘭斐雪派克、美國通用電氣家電業(yè)務及意大利CandyS.p.A 公司。華為、小米、海爾海外拓展之路因此更順暢。針對MP3 音頻專利，由于與Sisvel 公司達成專利許可協(xié)議，長虹公司是IFA 上唯一沒有被查抄的我國參展彩電企業(yè)。因收購IBM 的 PC 業(yè)務，聯(lián)想 PC 領域未遭遇專利訴訟。企業(yè)購買許可或專利是規(guī)避海外專利糾紛權宜之計，在獲得許可或專利基礎上持續(xù)創(chuàng)新并獲得核心技術專利才是在海外市場安身立命之本。

3.調(diào)查海外競爭對手是否擁有相同或類似專利技術、方法或外觀設計

在研發(fā)設計出口產(chǎn)品前，我國企業(yè)應檢索和排查海外競爭對手同類產(chǎn)品相關技術、方法或外觀設計專利，研究海外競爭對手專利產(chǎn)品設計、功能、特征、權利要求、說明書、圖片及申請專利過程材料并進行市場調(diào)研，研發(fā)設計時予以規(guī)避；出口前，委托進口國專利律師將海外競爭對手專利與我國企業(yè)擬出口產(chǎn)品相關技術、方法或外觀設計比對分析，評估擬出口產(chǎn)品相關技術、方法或外觀設計是否落入海外競爭對手專利保護范圍。若認定我國企業(yè)產(chǎn)品技術、方法或外觀設計不侵犯海外競爭對手專利，應取得進口國律師出具的不侵權法律意見書，赴海外參展或簽訂出口合同。若斷定我國企業(yè)產(chǎn)品技術、方法或外觀設計與海外競爭對手專利相同或類似，存在侵犯專利風險的，應規(guī)避設計，替換、減少產(chǎn)品的某個或某些技術特征，以避免技術落入海外競爭對手專利權保護范圍并避免可能構成的等同侵權，修改外觀設計，必要時在海外申請專利。若接受進口商委托加工產(chǎn)品，應審驗進口商產(chǎn)品專利證明文件，并規(guī)定因專利糾紛產(chǎn)生的責任由進口商負責。同時，有效利用相關技術領域專利預警項目成果及政府、行業(yè)協(xié)會發(fā)送的專利預警信息，必要時，就相關技術領域請求政府、行業(yè)協(xié)會幫助海外專利風險預警。

在海外市場拓展前檢索、分析研究海外競爭對手專利權利要求保護范圍，評估專利侵權風險，針對性地規(guī)避設計以繞開相關海外專利，然后進入海外市場，可最大限度地避免潛在侵犯海外競爭對手專利風險。為規(guī)避瑞士巴塞爾國際鐘表珠寶展侵權風險，海鷗先檢索專利，然后確定參展產(chǎn)品；通領科技、鹽城捷康委托美國律師對擬出口產(chǎn)品是否侵犯美國競爭對手相關專利進行評估，獲得不侵權結論后向美國出口產(chǎn)品；株洲時代新材料科技股份有限公司對出口產(chǎn)品進行專利預警分析，有效地避免海外專利糾紛。

4.關注海外競爭對手專利申請動態(tài)，及時異議不當專利申請或授權

針對可能的不當專利授權，各國和地區(qū)規(guī)定了專利（申請）異議和/或無效程序。即將或正在開拓海外市場的企業(yè)應仔細研究海外競爭對手所在國和地區(qū)專利（申請）異議和/或無效程序規(guī)定，實時監(jiān)視海外競爭對手專利申請和授權動態(tài)。海外競爭對手構成威脅專利申請?zhí)幱诋愖h時期，檢索、提供不符合授權條件的證據(jù)，應及時請求專利審批機構駁回專利申請或縮小保護范圍；海外競爭對手已獲不當專利授權且構成威脅的，檢索、提供專利無效的證據(jù)，應及時請求專利審批機構或法院宣告海外競爭對手的專利無效。2011 年，同方威視技術股份有限公司（同方威視）一件美國專利與來自英國的一件專利申請內(nèi)容相同，該專利被宣告進入美國專利抵觸程序。2012 年，鑒于同方威視提交在先使用和在先申請證據(jù)，USPTO 裁決，同方威視的美國專利權有效，駁回英國申請人的專利申請。為防止日本日立金屬株式會社（日立金屬）再次在美國向我國釹鐵硼企業(yè)發(fā)起專利侵權訴訟，經(jīng)我國稀土永磁產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟請求，USPTO 裁定日立金屬兩件燒結釹鐵硼工藝核心專利無效。專利審批機構駁回海外競爭對手不應獲得專利的專利申請、專利審批機構或法院宣告海外競爭對手不當專利無效，潛在專利侵權風險得以消除。

5.認真對待專利侵權警告函

海外競爭對手送達律師函（警告函），為避免專利糾紛提供了契機。收到要求停止“侵權”產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售或支付專利費的律師函后，我國企業(yè)應檢索分析相關專利，涉嫌侵權且無法繞過專利，可收購專利或達成包含仲裁條款的（交叉）使用許可協(xié)議。如果許可費用過高，應停止“侵權”行為；涉嫌侵權但可規(guī)避其設計，應實施繞道設計，必要時支付賠償金。如果認為不侵犯專利或專利無效，應請求法院確認不侵權或專利無效，或請求專利審批機構撤銷專利；在參展情況下，提出反警告，并書面向法官或海關申請保護，避免潛在海外專利糾紛。

四、結語

海外專利糾紛延滯我國企業(yè)拓展海外市場進程，并造成嚴重經(jīng)濟損失。在拓展海外市場過程中，除應訴海外專利侵權指控外，我國企業(yè)應加強預防海外專利侵權風險，協(xié)會、政府協(xié)同預防，規(guī)避海外專利糾紛，以使產(chǎn)品順利進入海外市場和在海外市場銷售。