專利侵權訴訟舉證責任倒置研究

(中央財經大學 北京 100081)

在專利侵權訴訟中，部分侵權的技術方法、產品等證據掌握在被告手中，作為競爭對手的原告很難從被告的工廠處獲悉其制造方法并且固定在特定的載體上保存作為證據使用。法律不強人所難，為了平衡雙方當事人的訴訟利益，更為有效的保護專利權，法律在專利侵權當中特別規定了舉證責任倒置制度。

專利侵權舉證責任倒置適用的條件為依照專利方法生產的產品是新產品且被告依照專利方法生產的產品與其為相同產品。關于相同產品和新產品的認定標準，《專利法》沒有明確規定，在具體適用中仍存在問題。本文將著重就新產品的認定問題和相同產品的認定進行討論。

一、法律修改過程

1984年《專利法》第六十條第二款規定，在發生侵權訴訟的時候，如果發明專利是一項產品的制造方法，制造同樣產品的單位或者個人應當提供其制造方法的證明。該條款規定了制造方法發明專利的侵權適用舉證責任倒置制度，沒有對制造方法生產的產品區分新產品與非新產品，而是對所有的產品統一適用舉證責任倒置。不加區分適用舉證責任倒置制度會使明明并非新產品的權利人卻可以利用該制度要求先生產涉案產品的生產者承擔舉證責任，而專利權人趁此機會在舉證期間竊取其獨特的生產方法和技術步驟等，嚴重干擾了市場正常的競爭秩序。因此，1992年的《專利法》對此作出修改，規定“發明專利是一項新產品的制造方法，制造同樣產品的單位或者個人應當提供其制造方法的證明”，規定專利領域舉證責任倒置的適用對象為新產品，但是沒有限制被告人的舉證責任。

不對被告的舉證責任加以限制就意味著被告要將自己完整的生產方法與原告進行一一比對，實踐中也存在被告因為沒有完全展示自己的生產方法而被認為沒有完成舉證責任的情況。為避免發生權利人通過舉證責任倒置規則強制獲取被告的商業秘密，應該對被告的舉證責任進行必要的限縮，保護被告的商業秘密。

因此，在2001年的《專利法》修改過程中對被告的舉證責任范圍進行了限定。在之后的《專利法》修改中，舉證責任倒置的基本內容沒有改變，只是對條文的位置進行了變動。2008年修改過程中，將原來的第五十七條第二款變更為第六十一條第一款，在2019年1月4日發布的《專利法(修正案草案)》將該條款的位置變更為第六十六條第一款。

因此，我國的專利侵權舉證責任倒置適用于新產品制造方法發明專利，被告僅在原告充分證明生產的產品是按照制造方法方面專利生產的新產品、并且該產品與被告生產的產品是相同產品的前提下對證明自己的生產方法不同于原告的專利方法承擔證明責任。

二、新產品是直接獲得產品

《新專利法詳解》規定利用專利方法生產的產品必須是直接獲得的，不能進行二次加工。利用制造方法發明的原始產品多為生產過程中的中間產物，不易被直接使用和在市場上進行交易買賣，權利人更加不容易深入被告的工廠獲取這一中間產物。這實際上加大了專利權的舉證難度，也使得侵權人更容易就可以通過對產品的簡單加工避免專利侵權。

在張喜田案中，一、二審法院認為藥品制劑只有經過成鹽處理之后才是可以作為認定直接產品的對象，中間形成的化合物不能被直接使用便不能夠認定為依照制造方法發明專利“直接獲得的產品”。再審中，最高院則認為只有使用專利制造方法直接生產的最原始的產品才是直接生產的產品，不能進行進一步加工。所以，最高院認為依照制造方法發明專利直接獲得的中間產品化合物才是判定是否是新產品的對象。制造方法發明專利直接獲得產品是中間產品化合物而非經過成鹽處理獲得的藥品，而涉案中間產品化合物在制造方法發明專利申請之前不為國內外公眾所知，所以依照涉案專利生產的產品才是新產品。最高院與一、二審法院的最終結論相同，但是判斷方法并不相同。

通過一、二審法院和最高院的判決可以看出，對于什么是直接產品存在兩種觀點，一種觀點認為直接獲得的產品是通過制造方法生產的產品，包括不改變產品“本性”的進一步加工后獲得的產品；另一種觀點認為直接獲得的產品是通過制造方法發明專利得到的原始產品，不能進一步處理。

大多數專利制造方法獲得產品都是中間化學產品，必須經過后續的工業處理才可以成為市場上流通的產品。而其中的后續處理，有些只是簡單的物理處理過程，有的只是簡單的添加了化學添加劑，并不改變產品本來的性質。如果對這些后續加工過程不加以區分，許多領域的制造方法專利就可以輕易地被繞開，其保護就形同虛設。因此，可以采用“本性損害檢驗法”來判定什么是直接獲得產品。如果后續處理步驟是物理上或是簡單的化學反應的，并沒有改變產品的本性，并且這一步驟并不需要經過創造性勞動就可以施行，則是“直接獲得”；相反，則不構成“直接獲得”。

三、新產品的認定標準

結合我國法院的規定以及司法案例，關于新產品的認定存在兩種標準，即：認定在國內第一次出現的產品為新產品和認定在國內第一次生產的產品為新產品。

(一)以國內第一次生產出為認定標準

在北京毒藥研究所訴北京四環制藥公司案中，原告認為雖然醋酸奧曲肽產品是早已存在于國內的藥品，但是由于受到我國藥品行政保護而沒有一家國內企業獲得授權可以生產該藥品。國家藥監局2003年開始批準該類藥品在國內進行生產后，原告是第一家獲得授權生產該產品的企業，因此應當判定原告生產的該類產品是新產品。一審法院認為通過進口第一次在大陸銷售的產品并非新產品，對新產品定義的界定提出了在國內第一次制造出的產品的觀點。按照此種觀點，如果我國已經進口該產品并且廣泛銷售，但是國內并沒有生產者在國內實際進行生產，那么在國內第一次實際制造生產出來的產品仍舊可以構成專利法上的新產品。因此，法院最終認定雖然在原告生產醋酸奧曲肽之前國內早已經存在該進口產品，但是由于原告是第一次在國內生產該產品，所以原告的產品仍舊是新產品。

當前，我國很多藥物是從國外進口來的，這些藥品中有部分是在國內尚且沒有技術可以實際生產的，或者是沒有在國內獲得行政審批條件授權生產的。雖然這些產品在國內沒有進行生產，但是確實是在國內已經出現且被大部分人所知的，如果仍舊以在國內第一次進行制造生產為標準界定是否為新產品，會將所有進口銷售的產品籠統的判定為一類，從而使得很多在國內出現了很多年的進口產品成為國內的“新產品”。這樣的判定標準會不免造成對專利權過度保護的現象。

(二)以第一次為國內外公眾所知為認定標準

張喜田訴石家莊制藥集團等專利侵權案件中，張喜田認為石家莊制藥集團等生產、銷售左旋氨氯地平藥品侵犯了自己專利權，并且因自己的產品為新產品，要求其承擔舉證責任。一、二審法院認為，目前國內市場上只有原被告生產涉案產品，且在張喜田之前沒有相同產品出現，應該認為張喜田生產的涉案產品為新產品。最高院則認為在涉案專利申請前，依據專利制造方法直接獲得的涉案中間產物并沒有被國內外公眾所知，因此就能夠認為該中間產品為新產品。最高院所持觀點與一、二審相反，對于新產品的認定不同于以往法院以國內市場為地域范圍而是擴大到國內外，并且否定了“新產品是第一次在國內市場上市”的觀點，采用了公開出現的標準。

最高人民法院在2009年12月公布的解釋中曾明確將新產品的認定標準界定為國內外公眾，該觀點目前為大多數法院所采納。將地域范圍界定為國內外有助于我國的專利標準進一步與國際接軌，以國內公眾所知替代第一次在國內出現或者第一次在國內生產也有助于提高專利的審查標準，從整體上推動專利制度的發展。

(三)新產品與新穎性的關系

廣東冠豪訴天盛紙業案中，冠豪公司是“防偽纖維無碳復寫紙及其生產方法”的專利權人，主張依照專利生產方法獲得的產品為新產品。二審法院認為產品的發明專利證書可以作為證明依照制造方法發明專利生產的產品是新產品的初步證據，因為如果根據制造方法生產的產品獲得了專利產品的證書，說明該產品已經被認可具有新穎性，在專利申請日以前并沒有被國內外公眾所知曉。在此，對于新產品采用了類似于新穎性的判斷標準。在荷蘭解決方案公司訴河北四友公司案中，法院則認為“方法具備創造性并不必然意味著依據該方法得到的產品具備新穎性、創造性”，方法新穎與產品新穎不能劃等號。不能簡單的認為方法具有新穎性，由此生產的產品一定具有新穎性，具有新穎性的方法可以是對以往舊產品生產方法的改進。

通過對比上述兩個案例，新產品與新穎性的關系究竟是否可以劃等號，本文認為還需要看具體案情。專利權人為了獲得更多法律保護，一般會對產品制造方法和依該制造方法直接獲得的產品同時申請專利。在這種情況下，如果產品能夠獲得發明專利，則證明該產品具有新穎性，可以依據專利產品的證書認定新產品，除非侵權人提出有力的反證證明。如果產品未獲得發明專利的情況下，不能直接依據方法專利具有新穎性認定產品具有新穎性，對于非新產品也可以改進生產方法進而獲得制造方法發明專利。

是否是新產品，專利權人很難窮盡國內外的情況進行舉證，否則專利權人的權利無法保障。在此種情況下，對于專利權人的舉證責任不宜規定過重，專利權人只需要提供初步的相關證據、足以證明涉案產品有很大的可能性是新產品就可以。在司法實踐中，專利產品證書、查新報告等都可以做為初步證據證明依據制造方法發明專利生產的產品為新產品，侵權人對此有不同意見的可以提出反證。

因此，新產品的認定具有以下四個要點:①時間范圍為專利申請日之前；②地域范圍為國內外；③形式為公眾所公知，具體包括國內外刊物發表、生產、銷售以及使用等種種形態；④與已知產品相比不相同也不等同，在功能、結構等方面具有明顯的區別。

四、相同產品的認定分析

被告需要證明自己生產的產品與專利權人按照專利方法生產的產品不同，若被告生產的產品與專利權人生產的產品是相同的產品，則專利侵權很可能成立。在認定是否構成相同產品的過程中，首先需要該產品為專利方法直接獲得的原始產品。這一認定，使得方法專利權人無法證明侵權人生產了“相同產品”。因為方法專利載明的原始產品往往是生產環節中的中間產物。這些產物并不直接出現在市場流通領域中，被侵權方也不太可能深入對方廠區內部找出證據，這實際上增加了方法專利權人的舉證難度。其次，方法專利所得產品與“相同產品”比較過程本身也存在障礙。對于方法專利權來說，權利要求只記載了得到產品的各個工藝步驟不記載產品本身的特征，當判斷兩個產品是否為同樣產品時，只能將被控侵權產品與專利權人實施其專利方法所獲得的產品進行比較。而一件具體的實物產品往往包含了無窮多個“技術特征”，其比較的困難程度很高且比較結果極易產生不確定性。

(一)相同產品并非“同類產品”

舉證責任倒置適用的前提是相同產品，而非同類產品。同類產品的概念范圍較相同產品大得多，以同類產品的概念判斷案件無疑擴大了舉證責任倒置適用的范圍。

恒瑞醫藥股份有限公司與阿文—蒂斯藥物股份有限公司專利侵權案中，該案一審判決中誤將“同樣”的產品理解為“同類產品”，從而判定被告制作的產品與原告的產品屬于同類產品，因而符合專利法規定的舉證責任倒置的適用條件，由被告承擔舉證自己產品的制造方法不同于原告專利方法的證明，從而將敗訴的風險不適當地轉移給了被告，這對被告來講是不公平的。本案在二審判決中及時糾正了這個錯誤，指出一審判決的這個決定“沒有法律依據”。是否是相同產品需要原告提供證據加以證明，在原告沒有提供證據證明的情況下，法院不能強行適用舉證責任倒置。在解釋和執行法律規定的時候我們應該嚴格遵循法律的本意，不能任意擴大或縮小法律的適用范圍，否則就可能侵犯原告或被告的實體權益。

(二)相同產品的認定方法

在判斷是否是相同產品的上，實踐中存在兩種不同的認定方法。第一種方法是通過特征性技術步驟判斷。《專利侵權判定指南》(2017)規定：所謂“同樣產品”是指將被控侵權產品與專利權利要求所要求保護的產品相比，被控侵權產品采用了產品權利要求記載的全部技術特征。第二種方法是通過特征性物質或者組合。以被控侵權產品與依照專利方法獲得的產品在“結構或者質量、性能”等方面是否相同綜合考慮，如果二者基本相同或者沒有質的區別就應該認定屬于“同樣產品”。一般情況下，只要原告產品與被告產品的銷售市場、產品作用雷同，就可認定“同樣產品”。

上述兩種方法都有其合理性。以產品本身的技術特征為標準，將被控侵權產品的技術特征與專利權利要求所記載的全部技術特征進行比較，能真正從產品的內部屬性來判斷兩種產品是否為功能和用途來判斷產品是否相同。從產品的外在特征等對比是否是相同產品更為直接、方便，但是方法專利中所獲得直接產品往往是中間化學物質，對比其產品的外觀、功能、用途等比較困難，因此對此種相同產品的認定以其產品本身的技術特征為標準更具合理性。

五、趨勢與反思

最高人民法院曾強調，對于非新產品也可以適用舉證責任倒置。在這個意見當中，可以看到在專利法中只有新產品才可以適用舉證責任倒置的情況有所松動，原告的舉證責任有所減輕，指導精神也體現在了部分案例當中。

宜賓長毅公司案和亞什蘭許可公司案中，兩個案件的法院均認為原告已完成了涉案產品與涉案專利方法生產的產品相同的舉證責任，為了證明被告的制造方法符合專利侵權中的全面覆蓋原則用盡了法律規定的調查方法，盡了合理努力。但是被告并沒有向法院提供相關的證據，且對于法院保全證據的過程不予配合。根據已查證的事實，考慮到案件的實際案情，雖然涉案產品并非是新產品，法院仍舊認定證明產品的制造方法不同與原告的專利方法的證明責任由被告承擔。這兩個案例不再嚴格要求專利方法獲得的產品必須是新產品，充分考慮到原告的舉證能力、舉證可能性，妥善、合理的分配舉證責任。在專利侵權糾紛中不應該僅僅將舉證責任倒置原則局限于新產品，對于部分非新產品專利侵權糾紛案件，適當發揮法官的自由裁量權、合理運用證據調查制度，在原告能夠形成明顯的證據優勢證明被告侵權的非新產品制造方法發明專利侵權案件中適用舉證責任倒置可以更好的保護專利權人，規范我國的專利環境。

對于制造方法的專利權來說，其權利要求所要求保護的是方法特征，主要體現為生產步驟或流程，而不是產品本身所具有的特征。而生產步驟或者流程之類的技術特征無法直接與被訴侵權產品的技術特征進行比較。因此區別兩個產品是否為相同產品，只能將被控侵權產品的技術特征與實施專利權人的專利方法所獲得的產品的技術特征進行對比。然而從物理學角度來看，被訴侵權產品不可能與專利方法直接獲得的產品完全相同。兩者究竟相似到何種程度，就可認為是“相同產品”，法律對該“相同產品”的判斷標準也未給出明確的指引。鑒于方法專利一般情況下不存在產品權利要求，沒有確定、封閉的技術特征范圍與被訴侵權產品進行比較，并且此處“同樣產品”的判斷結果并不直接影響侵權判定的結果，因此判斷“同樣產品”的標準不宜太嚴，只要兩者采用的技術手段或者實現的技術效果基本相同，即可認為兩者屬于“同樣產品”。如二者組份、物理形態或者其品質、功用、效果等基本相同或者沒有本質區別，就應該認定二者屬于“同樣產品”。

綜合前文所述，在我國目前沒有改變立法轉向TRIPs協議第三十四條第一款(b)項的前提下，進一步完善和落實新產品的認定才是重中之重。我國目前對于新產品的認定采用的是絕對新穎性的標準，對于原告的證明標準不可能要求其窮盡國內外的所有可能性，只需要其提供初步證據證明按照專利制造方法獲得的產品為新產品即可。對于依照專利方法“直接”獲得的產品，也應該允許不改變產品本質的簡單后續處理，否則專利權人的合法權利便是一紙空談。