ICT領(lǐng)域涉及標(biāo)準(zhǔn)的專利許可談判中標(biāo)準(zhǔn)必要專利認(rèn)定的困境及其解決對(duì)策

暢君元

【摘 要】科技的發(fā)展促使更多的產(chǎn)業(yè)向ICT領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，越來越多的企業(yè)參與ICT領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，在標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施過程中，SEP專利權(quán)人與專利實(shí)施人就SEP許可談判出現(xiàn)了諸多問題。日本《專利法》規(guī)定日本專利局可以提供專利權(quán)范圍的官方意見書，并新建了一套咨詢意見制度，同時(shí)制定了《涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可談判指南》保障該制度的實(shí)施。通過對(duì)我國現(xiàn)狀及問題進(jìn)行分析，綜合我國具體國情，提出我國目前不必建立由國家專利主管部門負(fù)責(zé)管理與實(shí)施的咨詢意見制度，應(yīng)當(dāng)建立針對(duì)專利許可談判中SEP認(rèn)定與評(píng)估的規(guī)范性流程，并且在制定相關(guān)規(guī)范時(shí)，關(guān)注SEP的國際統(tǒng)一性問題。

【關(guān)鍵詞】專利許可;標(biāo)準(zhǔn)必要專利;認(rèn)定;評(píng)估;國際標(biāo)準(zhǔn)

1 問題的提出

隨著科技的進(jìn)步，尤其是物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和云計(jì)算等高新技術(shù)深入人們的生活，出現(xiàn)了許多“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)+新技術(shù)”的創(chuàng)新模式。在產(chǎn)品制造和服務(wù)提供領(lǐng)域，越來越多的企業(yè)需要參與制定或?qū)嵤┫鄳?yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于同處于ICT（Information and Communication Technology）領(lǐng)域的企業(yè)來說，相同行業(yè)的企業(yè)可以相對(duì)輕松地評(píng)估彼此擁有專利的價(jià)值，并且對(duì)本領(lǐng)域的專利許可費(fèi)率擁有一定的共識(shí)，專利糾紛通常可以通過企業(yè)間的專利交叉許可處理解決。專利的交叉許可不僅可以快速解決專利糾紛，還能降低企業(yè)的談判與訴訟成本，因此這種模式成為ICT企業(yè)解決專利糾紛時(shí)的首選方式。

然而，隨著“第四次工業(yè)革命”的到來，物聯(lián)網(wǎng)將萬物互聯(lián)，來自不同行業(yè)的公司都需要通過ICT技術(shù)接入互聯(lián)網(wǎng)。這就導(dǎo)致各個(gè)行業(yè)的企業(yè)都需要實(shí)施ICT領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，從而需要進(jìn)行SEP的許可談判。這些其他行業(yè)的企業(yè)本身并不持有ICT技術(shù)方面的專利，但卻必須使用這些專利，這就導(dǎo)致這些公司無法通過交叉許可的方式獲得標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP，Standard Essential Patent）的使用權(quán)，只能通過一輪又一輪艱難的談判獲得專利權(quán)人的許可。由于談判雙方對(duì)ICT行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及必要專利的理解存在差異，所以實(shí)際增加了ICT標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人與這些標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者的談判成本。

在專利權(quán)人及專利實(shí)施者就專利許可問題進(jìn)行談判時(shí)，對(duì)于涉及的專利是否為SEP的判定，會(huì)對(duì)所涉專利的許可談判及許可費(fèi)率產(chǎn)生極大的影響，對(duì)談判雙方都尤為重要。但現(xiàn)實(shí)生活中，對(duì)于那些中小規(guī)模企業(yè)，甚至是沒有實(shí)施過標(biāo)準(zhǔn)、未涉及SEP談判的傳統(tǒng)行業(yè)的公司而言，其與SEP專利權(quán)人對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)專利的理解必然存在一定的差距，而且專利許可費(fèi)的確定目前也并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，故在談判時(shí)會(huì)遇到層層阻力，出現(xiàn)各種難以解決的矛盾。

2 日本的做法

根據(jù)日本現(xiàn)行《專利法》第71條的規(guī)定，利益相關(guān)方可以請(qǐng)求日本專利局（JPO，Japan Patent Office）確定相關(guān)發(fā)明專利的技術(shù)范圍（包括與其他發(fā)明之間的關(guān)系等），并提供官方意見書[1]。2018年4月1日，JPO為強(qiáng)化并擴(kuò)展這一制度，建立了一套新的咨詢意見制度（稱為判定制度），該制度主要規(guī)定通過JPO的咨詢意見判斷一件專利是否屬于SEP。2018年6月5日，為了使JPO的咨詢意見制度可以在SEP許可談判中起到更為重要的作用，JPO又發(fā)布了《涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可談判指南》（簡稱《指南》），為相關(guān)權(quán)利人進(jìn)行SEP許可談判提供指導(dǎo)意見。這些制度與《指南》的制定標(biāo)志著JPO致力于為相關(guān)利益人提供一個(gè)簡單、迅速解決SEP爭議機(jī)制的方式，幫助相關(guān)權(quán)利人降低許可磋商成本，使其能夠繼續(xù)合理、高效地開展后續(xù)的工作。

JPO的意見書及判定結(jié)果雖然不具有法律約束力，但由于JPO的權(quán)威性和中立性，所以其對(duì)專利權(quán)范圍及專利是否為SEP的判定類似于我國的司法鑒定意見書，具有一定的權(quán)威性，是談判或訴訟的重要參考。同時(shí)，咨詢意見制度還有另外的優(yōu)勢(shì)，包括其流程便捷、速度快、費(fèi)用低，對(duì)承受不起高額的談判、訴訟成本且時(shí)間緊迫的個(gè)人或中小企業(yè)尤為適合。

當(dāng)然，日本律師聯(lián)合會(huì)在日本專利局對(duì)《標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可談判準(zhǔn)則》進(jìn)行意見征集時(shí)也提出了一些看法：第一，該準(zhǔn)則的國際協(xié)調(diào)性考慮不足，適用的國際標(biāo)準(zhǔn)的范圍及對(duì)SEP的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不夠明確，對(duì)于有無FRAND聲明對(duì)SEP許可的影響沒有涉及。第二，SEP的情況非常復(fù)雜，其許可談判應(yīng)由企業(yè)雙方自主進(jìn)行，而該指南的內(nèi)容較為僵化，行政機(jī)關(guān)也有其自身的局限性和困難，這些因素不僅不會(huì)對(duì)談判起到積極的作用，反而會(huì)為雙方的許可談判帶來阻力。第三，《指南》與JPO的關(guān)系不明確，與其行政職能不能對(duì)應(yīng)，可能導(dǎo)致指南執(zhí)行力度及效率受到影響。第四，《指南》對(duì)于具體步驟的規(guī)定過于詳細(xì)，有可能被不愿意進(jìn)行談判的當(dāng)事方惡意利用，通過利用《指南》的具體規(guī)定，當(dāng)事方可以假意參與談判，實(shí)則在某些細(xì)節(jié)上做文章，結(jié)束談判或拖延時(shí)間[2]。

3 我國的現(xiàn)狀及困境

我國目前尚未出臺(tái)在專利許可過程中對(duì)SEP進(jìn)行評(píng)估的程序及方法，也沒有明確規(guī)定由哪些主體對(duì)其進(jìn)行認(rèn)定和評(píng)估。實(shí)踐中，可以對(duì)SEP進(jìn)行認(rèn)定與評(píng)估的主體主要分為3類，分別為標(biāo)準(zhǔn)化組織、第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)及人民法院[3]。

首先，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化組織而言，雖然技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是其組織專家成員共同制定的，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的整體情況及其中專利技術(shù)的具體情況有一定的了解，但標(biāo)準(zhǔn)畢竟不是標(biāo)準(zhǔn)化組織直接制定的，標(biāo)準(zhǔn)化組織僅僅是標(biāo)準(zhǔn)制定的組織方，其內(nèi)部的技術(shù)人員也不具備認(rèn)定與評(píng)估SEP的能力[4]。同時(shí)，一個(gè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)涉及數(shù)量眾多的專利技術(shù)，也會(huì)涉及數(shù)量眾多的專利權(quán)人及專利實(shí)施人，此時(shí)可能涉及的專利許可情況也就千差萬別，復(fù)雜程度可想而知。如果重新組織標(biāo)準(zhǔn)組織成員對(duì)SEP進(jìn)行認(rèn)定，就會(huì)耗費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)化組織及其成員單位大量的時(shí)間與精力，根本無法實(shí)現(xiàn)。所以，在SEP許可實(shí)踐中，標(biāo)準(zhǔn)化組織幾乎不會(huì)對(duì)納入標(biāo)準(zhǔn)的專利技術(shù)的必要性進(jìn)行認(rèn)定。

其次，專利權(quán)人和專利實(shí)施人都可以聘請(qǐng)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)涉及的專利在標(biāo)準(zhǔn)中是否“必要”進(jìn)行評(píng)估。實(shí)踐中，通常是爭議雙方單獨(dú)去聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)或者專家，單方面組織評(píng)估流程并支付費(fèi)用[5]，所以導(dǎo)致最終出具的評(píng)估意見書可能存在傾向性問題，難以得到對(duì)方的認(rèn)可。

最后，法院可以根據(jù)雙方的舉證情況對(duì)爭議專利是否屬于SEP做出判斷。但法官并不具備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)專業(yè)知識(shí)，無法對(duì)其中具體的技術(shù)問題進(jìn)行直接的判斷，還是需要借助于專業(yè)領(lǐng)域?qū)＜一驒C(jī)構(gòu)的支持，如進(jìn)行司法鑒定或聘請(qǐng)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。這就會(huì)產(chǎn)生額外的時(shí)間和金錢成本，不利于糾紛迅速、高效地解決。

4 解決對(duì)策

通過分析日本專利局解決相關(guān)利益人SEP的許可問題的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，結(jié)合我國國情提出以下解決對(duì)策。

首先，我國不必建立由國家專利主管部門負(fù)責(zé)管理與實(shí)施的咨詢意見制度。國家專利主管部門有其固定的行政職責(zé)，SEP涉及的內(nèi)容錯(cuò)綜復(fù)雜，對(duì)處理時(shí)效要求較高，專利主管部門并不具備認(rèn)定與評(píng)估SEP的職能屬性、工作時(shí)間及相關(guān)的技術(shù)實(shí)力。專利主管部門在SEP認(rèn)定與評(píng)估的過程中，能夠起到的作用十分有限。所以，不建議由專利主管部門組織開展SEP的認(rèn)定與評(píng)估工作，可以直接將此項(xiàng)內(nèi)容交由爭議雙方自行解決。

其次，我國應(yīng)建立針對(duì)專利許可談判中SEP認(rèn)定與評(píng)估的規(guī)范性流程。許可談判本是專利權(quán)人與專利實(shí)施人之間的談判，是私主體間的市場(chǎng)行為，除非其談判行為出現(xiàn)違反法律法規(guī)的情形，不應(yīng)對(duì)其有過多的限制或干預(yù)。但為了規(guī)范許可過程中SEP認(rèn)定與評(píng)估流程，避免當(dāng)事人不想?yún)⑴c談判、惡意拖延時(shí)間或破壞談判機(jī)會(huì)，制造善意談判的假象，還需結(jié)合我國國情制定類似于日本《標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可談判準(zhǔn)則》的規(guī)范性流程，包括聘請(qǐng)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)或司法鑒定機(jī)構(gòu)的程序及要求、雙方當(dāng)事人應(yīng)提供的材料要求及時(shí)限等，通過嚴(yán)格的流程控制，實(shí)現(xiàn)快速解決糾紛的目的。

最后，在制定相關(guān)規(guī)范時(shí)，還應(yīng)關(guān)注SEP的國際統(tǒng)一性問題，尤其是涉及國際標(biāo)準(zhǔn)的專利一般都會(huì)在多個(gè)國家申請(qǐng)并獲得專利權(quán)。雖然知識(shí)產(chǎn)權(quán)存在地域性的特征，相關(guān)權(quán)利及立法情況在各個(gè)國家也不盡相同，但在進(jìn)行SEP認(rèn)定、評(píng)估與許可費(fèi)確定時(shí)，還是應(yīng)當(dāng)將國際因素考慮進(jìn)去，明確對(duì)國際考察內(nèi)容及流程的要求，以實(shí)現(xiàn)與國際標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。

參 考 文 獻(xiàn)

[1]電子政府的e-Gov法律檢索.日本專利法（生效日期：1991年7月1日）[EB/OL].https：//elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail？lawId=334AC0000000121#F，2019-10-19.

[2]日本律師協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì).關(guān)于“標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可談判準(zhǔn)則”的意見書[EB/OL].https：//www.nichibenren.or.jp/ac-tivity/document/opinion/year/2017/171114.html，2019-10-20.

[3]張偉昌.標(biāo)準(zhǔn)必要專利認(rèn)定問題研究——以無線星球訴華為案為考察[D].廈門：廈門大學(xué)，2018.

[4]徐曾滄.WTO背景下技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中專利并入的法律問題研究[D].上海：華東政法大學(xué)，2008.

[5]王學(xué)先，楊異.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中必要專利的認(rèn)定[J].學(xué)術(shù)論壇，2011（10）：42.