企業商標經營管理法律風險防范

【內容摘要】企業在經營管理過程中，需要面臨各種市場風險。其中，基于商標而產生的經營管理風險對企業的經營具有重大影響。特別是在對外貿易中，商標的涉外因素增加了市場風險的復雜性，以OEM商標侵權為爭議焦點的“東風案”、““PRETUL”案”等均對涉案企業造成了極大損失。究其根本，企業商標經營方面的法律問題一方面是基于市場經濟關系的復雜性，特別是對外貿易經濟關系中商標的區域性與貿易的跨國性之間沖突的復雜性;另一方面是基于多數企業還較為缺乏知識產權戰略管理的意識和措施，對知識產權管理規范的標準貫徹不夠。本文基于企業的視角，從法律風險防范的向度出發，以OEM商標侵權為主要分析對象，解構企業在商標經營管理過程中所遇到的法律問題，為企業提供以知識產權貫標為目標的法律風險防范決策建議。

【關 鍵 詞】OEM商標侵權;知識產權貫標;企業商標經營管理;法律風險防范

中圖分類號：D922.291.91 文獻標識碼：A 文章編號：2095-4379-（2020）11-0048-03

作 者 簡 介：段豐樂，男，山西運城人，鄭州升達經貿管理學院，副教授，研究方向：經濟法學、知識產權法學。

當前我國正處于經濟轉型發展的關鍵時期，企業的競爭力是促進經濟轉型發展的關鍵。特別是在“一帶一路”的大環境中，對外貿易的廣度和深度都在不斷加強。近年來較為著名的“東風案”、“PRETUL案”等，均屬于在涉外定牌加工（以下簡稱OEM）過程中所產生的商標侵權糾紛，這些糾紛無論對于商標擁有者而言還是對于加工企業而言，都產生了時間、財產及商譽等方面的巨大損失。雖然目前理論和司法實踐中均傾向于認為OEM加工企業不構成對已有商標所有者的侵權。但多數學者關注的仍是確權的法律規范問題或者訴訟中的企業抗辯問題，極少有學者或文獻關注OEM交易中相關企業方的法律風險防范問題。實際上，從企業經營管理的角度出發，有效防范OEM領域中的商標侵權，是企業在商標經營管理過程中必須關注的問題。

一、OEM商標侵權法律問題

OEM是指境內企業接受來自于境外企業的加工委托，按照委托方的要求加工產品，貼附委托方提供的商標，產品銷往委托方指定的境外地區的交易模式。OEM是發展中國家對外貿易中常見的貿易方式，是我國改革開放過程中“三來一補”的主要內容。OEM中所涉及的商標侵權法律問題主要出現在委托方所提供的商標與我國境內已有企業所擁有的商標之間的權利沖突。商標侵權糾紛主要發生在境內加工企業與境內已有商標企業之間，同時也可能涉及到境外委托企業與境內已有商標企業之間。具體而言，OEM中商標侵權的爭議焦點存在于以下兩個方面：

（一）OEM是否屬于商標使用行為

《商標法》第57條是規制商標侵權行為的主要依據。判斷一項行為是否屬于商標侵權，依據該條的規定，核心是要判定該行為是否為“商標使用”行為。理論及實踐中對于OEM是否構成商標侵權，也基本關注于其是否屬于商標使用行為。爭議的焦點主要在于，OEM中境內加工企業受境外企業的委托而制造商品的行為是否屬于商標使用。對行為性質的判斷產生干擾因素的主要在于境外的委托企業對于該商品的商標是享有境外商標權的。境內加工企業受其委托制造商品，是境外委托企業的“商標權”的延伸。但是，對于境內既有商標權企業而言，境內加工企業的商品制造行為是客觀意義上的使用其商標的行為。對其已有的商標權的經營利益顯然是會產生影響的。國內主要學者在此問題上基本上持反對的觀點，即認為境內加工企業的行為不構成商標法57條所規定的“商標使用”行為，不會導致消費者產生混淆的辨識后果。同時，相反的觀點則認為，在經濟全球化和互聯信息化的時代，境內和境外的界限并不是特別清晰的，消費者往往并不能主動辨識商標的授權所在地和商標的權利擁有者。同時，境內加工企業的加工行為雖然來自于境外企業的委托，但是行為的實際發生地是位于境內的，其在商品上貼牌的行為，實際上產生了使用商標的效果。在實踐中，認定OEM不屬于侵權和屬于侵權的案例同時存在。雖然近年來以“東風案”、“PRETUL案”等為標志的案例均以不認定侵權為結果，但并非意味著爭論就此消失。

（二）境內加工企業是否盡到了“合理注意義務”

OEM中，境內加工企業通過接受境外企業的委托加工商品并從中獲取利益。其所獲得的利益是否合法，是否構成對境內企業既有商標權利的侵犯，關鍵在于其是否盡到了合理的注意義務，即是否存在主觀上的過錯。在排除了馳名商標的特殊情況之后，對于境內加工企業的注意義務的界定存在兩個層次。第一個層次是要求境內加工企業盡到完全的注意義務，方為“合理”。即境內加工企業不僅要確認其所接受的境外委托企業是否享有該商標的合法所有權，還要進一步確認在該商標權利在我國境內是否受到保護，并且是否會與其他境內企業產生可能的權利沖突。第二個層次則僅僅要求境內加工企業盡到有限的注意義務，即為“合理”。即境內加工企業只需要確認委托其加工商品的境外企業是該商標合法權利的所有者就可以了。很顯然，兩種標準所導致的結果是不同的。在“東風案”中，境內加工企業常佳公司對于印尼委托公司的權利確認，就是盡到了有限的合理注意義務，最終法院以此為依據判定常佳公司的加工行為不構成侵權。但是，很顯然，如果因此而形成了所有OEM中，境內加工企業都只需要盡到有限的注意義務的話，對于境內既有商標權利的保護顯然是很不利的。故而，大多數學者還是認為，境內加工企業的合理注意義務的限度要根據實際案例來進行判斷。

二、OEM商標侵權中相關企業的權利救濟損益分析

OEM是我國對外經濟貿易中的主要經濟模式之一，我國有大量的中小企業是OEM的主要完成者。同時，我國近年來已經成為商標申請和注冊大國，在市場經濟繁榮的過程中，企業的商標成為其商譽利益的主要承載因素。但是基于OEM商標侵權的爭議在實踐中對商標既有企業和境內加工企業都產生了較大的影響。即便是企業積極地進行權利救濟，也會對其產生較大的維權成本。

（一）定牌加工企業

定牌加工企業是OEM的實施主體，也是OEM經濟模式得以實現的關鍵。在侵權糾紛發生之后，定牌加工企業首先要進行被動性的應訴。應訴的過程就會給企業產生額外的應訴費用。費用不僅僅包含顯性的訴訟費用、律師費用、可能產生的侵權賠償費用等，還包括隱性的取證費用、應訴差旅費用等。除了這些直接費用之外，還會產生間接性的費用，主要包括因為涉訴而喪失的交易機會以及因之而產生的損失。需要特別關注的是，定牌加工企業大多數為中小企業，其本身的經濟實力較弱，承受市場風險的能力不強，在涉訴之后，大多數企業會因為額外成本的增加而經營困難，甚至還有企業因此而走向消亡。

（二）商標權擁有企業

商標權擁有企業在大多數OEM商標侵權案件中是以受害者的身份出現的，作為被侵權人，其行為往往具有被動性。因此，大多數已擁有商標的企業決策者們總是天然地認為，如果自己被侵權了，那么就可以通過維權挽回所有的損失。確實，在古典市場經濟的基本理論體系中，如果交易費用為零，那么無論權利如何配置都是有效率的;如果權利救濟是完備的，那么任何因侵權而遭受的損失都能夠完全被補足。甚至，還有觀點認為，在新的懲罰性賠償制度出臺之后，擁有商標權的企業還能夠因此而得到額外的賠償。但是，現實中的問題往往并沒有如此簡單。對于商標權擁有企業而言，本身在OEM交易中處于被動地位就是一種市場競爭中的不利地位，所謂“敵在暗我在明”，潛在的侵權者隨時都有可能會對其產生侵害。如果不加以必要的防范的話，一旦侵權行為發生，企業首先要遭受到直接的損失。即便進入了權利救濟的程序，還需要考慮更加復雜的問題。

1.實際損失的認定。如前所述，實際損失的認定是認定OEM商標侵權的關鍵要素。對于商標權擁有企業而言，損失的界定并非十分簡單。特別是在實際經營中，其損失的界定很多時候還需要借助于侵權方的收益來界定。另外，基于商標侵權而給企業所造成的商譽損失在現實中往往很難確定。

2.勝訴的風險。對于商標擁有權企業而言，通過OEM方式所進行的交易顯然都會對企業帶來不利的影響。如前述“東風案”和“PRETUL案”中，原商標擁有企業都敗訴了。對于OEM行為的認定，目前還存在較大的爭議。OEM是否屬于商標使用行為、定牌加工企業是否盡到了合理的注意義務等，目前在司法實踐中并未得到完全一致的認定。

3.執行的完成。即便在勝訴之后，判決結果的執行是一個非常現實的問題。OEM中的定牌加工企業一般都是中小企業，有的企業在涉訴之后，所有的家當加在一起都無法足額清償商標擁有企業的實際損失。現實中，執行難的問題是非常難以解決的，會遇到非法和合法的兩種風險。前者在涉訴企業破產之后，執行債務就會大部分落空。后者在涉訴企業或者企業所有者惡意逃債之后，也很難得以足額清償。

4.訴訟相關費用支出。權利救濟并非是一蹴而就的，而是需要專業的人士花費相當長的時間和精力才能夠完成的。在數額較大的OEM商標侵權訴訟中，律師費用、調查取證費用、往返差旅費用都會構成訴訟相關費用。而這些費用，原則上是不能夠通過訴訟來彌補的，而只能由企業自己來承擔。

三、基于《企業知識產權管理規范》（GB/T 29490-2013）的風險防范路徑

市場經濟中，無論是何種交易，企業所追求的是利潤和長期發展的機會，并非單純的權利歸屬或者名分。在OEM交易涉嫌商標侵權，甚至進入了實質性的訴訟之后，企業都會因此而遭受額外的損失。因此，預防損失發生的最有效的方式就是每一方企業自身做好必要的商標經營管理法律風險防范。從企業管理的角度而言，最為有效的防范路徑當為基于標準化管理的企業知識產權貫標。

（一）企業商標貫標

《企業知識產權管理規范》（GB/T29490-2013）的出臺旨在指導企業建立科學、系統、規范的知識產權管理體系，幫助企業全面落實國家知識產權戰略精神，積極應對當前全球知識產權競爭態勢，有效提高知識產權對企業經營發展的貢獻水平。企業實施GB/T29490有利于增強企業員工的創新意識和創新能力。在商標領域，企業商標經營管理的重要內容之一，就是建立一套行之有效的創新激勵機制，通過建立商標設計過程中的信息檢索、分析和利用機制，加強對商標信息的開發、利用和管理，掌握現有的商標情況。

（二）企業知識產權戰略規劃

對于企業而言，依據國標而開展的內部商標管理體系的構建是企業知識產權戰略規劃的主要構成部分。現將企業商標貫標的基本流程簡要梳理如下：

第一步：企業決策者確定貫標思路，明確貫標的要求和期限;

第二步：企業決策者任命企業內部知識產權管理代表，或成立臨時知識產權管理部門，以下的貫標工作均由代表或者部門負責完成;

第三步：管理代表或者部門組建貫標工作小組，完成以下工作：

1.企業商標經營現狀構建，梳理企業商標現狀，一般約5—10天;

2.企業商標經營體系診斷，梳理企業商標經營存在的問題，一般約5—10天;

3.相關人員培訓，企業各部門負責人員統一商標意識，一般約3—5天;

4.編寫商標經營管理體系文件，明確各部門具體職責和制度體系，一般約30—40天;

5.全體人員宣傳貫標體系培訓，讓企業所有成員知曉貫標，消除風險，一般約3—5天;

6.體系試運行，企業內部運行以檢測問題和效果，一般約3—6個月;

7.檢查分析與改正、內審，對試運行所發現的問題進行修正，完善貫標體系，一般約20—30天;

企業建立內部商標經營管理貫標體系，無論是作為定牌加工企業還是商標權擁有企業，都能夠及時發現可能產生的OEM商標侵權風險，將損失排除在發生之前，將企業停留在訴訟之外。并且，貫標體系的建立不需要企業增加額外的內部機構，只需要臨時設立內部管理部門，依托外部專業人員的能力，一勞永逸建立完善企業自身的商標制度，可以大大節約企業的管理成本。

四、結語

OEM商標侵權案件頻發，不能成為我國對外開放經濟政策的阻礙，商標權的地域性決定了基于商標而產生的相關權利糾紛不會永遠停止。在企業所參與的市場競爭中，商標所發揮的作用越來越大，因此，企業必須要充分關注到涉訴之后所帶來的損失和風險，而有意識地將預防風險的成本前移。企業做好商標經營管理貫標，一方面有助于企業自身預防商標經營風險;另一方面有助于減少因此而產生的商標侵權訴訟，促進交易繁榮;同時還能夠優化市場競爭環境，營造和帶動良好的知識產權競爭氛圍。

參考文獻：

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