實用性審查中積極效果的考量

孟棟 何婷婷

摘要：本文從專利法和審查指南的相關規定出發，針對實用性審查過程易出現爭議的兩種情形，結合實際案例進行相應的分析，對實用性判定過程中積極效果的判斷尺度進行了探討，并認為實用性并不要求發明或實用新型完美無缺，只要其能夠解決一定的技術問題，產生一定的技術效果，一般情況下應當認可其能夠產生積極效果，具備實用性。

關鍵詞：實用性;積極效果

中圖分類號：D923.42 文獻標識碼：A文章編號：1003-5168（2020）03-0086-03

1 問題的提出

習近平總書記多次強調要提高知識產權的審查質量和審查效率。而實用性是發明和實用新型專利授權的實質性條件，做好實用性審查是提升專利審查質量的重要一環。

我國現行專利法中規定：“實用性，是指發明或者實用新型申請的主題必須能夠在產業上制造或使用，并且能夠產生積極效果”。《專利審查指南》中指出“能夠產生積極效果，是指發明或者實用新型專利在提出申請之日，其產生的經濟、技術和社會的效果是所屬技術領域的技術人員可以預料到的。這些效果應當是積極的和有益的”，同時《專利審查指南》中實用性的審查基準也將“無積極效果”列為不具備實用性的主要情形之一。因此，專利申請必需具有積極效果才有可能滿足實用性的要求獲得授權。

對于積極效果，《專利審查指南》中有相關的規定，“具備實用性的發明或者實用新型專利申請的技術方案應當能夠產生預期的積極效果。明顯無益、脫離社會需要的發明或者實用新型專利申請的技術方案不具備實用性”，即認為明顯無益、脫離社會需要的發明或者實用新型專利申請無積極效果。至于何種程度才屬于無積極效果，尹新天[1]認為“能夠被認定為不能產生積極效果的發明或者實用新型只能是那些不但明顯無益，而且帶來不良影響（例如嚴重污染環境、嚴重浪費能源、敗壞社會風氣等）的發明或者實用新型”，即強調發明或者實用新型在明顯無益且帶來不良影響時，不能產生積極效果。

然而上述規定或者解釋相對模糊，發明或者實用新型專利達到什么程度屬于“明顯無益、脫離社會需要”或者“明顯無益且帶來不良影響”并沒有相關的標準。針對類似的案件，不同審查員可能得出不同的結論，例如對于發明或者實用新型能夠解決一定的問題但存在缺陷的情形和發明或者實用新型中存在耗費能量的情形就存在較大的爭議。下面結合幾個案例探討一下這兩類情形的案例是否能夠產生積極效果，具備實用性，以期對實用性積極效果的審查有所幫助。

2 案例分析

2.1 發明或實用新型存在缺陷的情形

對于技術方案存在缺陷的發明或者實用新型案件，一種觀點認為發明或者實用新型存在缺陷，其不能產生預期的積極效果，不具備實用性。另一種觀點認為發明或者實用新型都不是完美無缺的，必然存在缺陷，因此不能以發明或者實用新型存在缺陷否定其實用性。那么哪種觀點更有道理呢？我們結合實際案例看一下。

【案例1】

本申請涉及一種車體傾斜自動顯示和自動減速的裝置，工作時，安裝在車體底部的感應管隨車體向外傾斜超過預定角度時，觸發顯示裝置的傳感器，傳感器發出的信號傳至電路板，使指示燈發光，提示司機車體發生傾斜。當車體傾斜達到預定角度時，觸發減速裝置的傳感器，傳感器發出的信號傳至電路板、手控開關、剎車系統，使車輛減速。

駁回決定認為：車輛正常行駛時產生向心加速度，使得車輛會有一定的側傾角，而本申請的裝置有可能在汽車正常轉向時就觸發傳感器，使車輛減速，這與本申請的發明目的相違背，不能產生預期的積極效果，因此不具備實用性。

復審決定[2]認為，雖然本申請的裝置有可能在汽車轉向時就觸發傳感器，使車輛減速，但本申請是針對車胎漏氣、少氣、爆胎、貨物重壓、彈簧及半軸斷裂、輪胎脫落時車體傾斜，易發生側翻的問題，提供一種能顯示車體傾斜情況并在傾斜角度較大時能自動減速的裝置，本申請的技術方案在車輛直線行駛的情況下發生前述意外狀況時能實現車體傾斜自動顯示和自動減速的目的，故本申請的技術方案能夠產生積極的技術效果;雖然汽車正常轉向時可能會觸發傳感器，但根據本申請說明書所述，手控開關是可以人工調節的，可以在轉彎前將手控開關關閉，這樣即使車輛轉彎時會觸發傳感器，傳感器的信號也不會傳至剎車系統導致車輛剎車減速。

駁回決定和復審決定正對應前述的兩種觀點。二者均承認技術方案存在一定的缺陷，例如汽車正常轉向時可能會觸發傳感器。因為該缺陷的存在，駁回決定認為其不能產生預期的積極的效果，不具備實用性;而復審決定則認為與現有技術中不帶該系統的車輛相比，本申請在車輛直線行駛的情況下發生意外狀況時能實現車體傾斜自動顯示和自動減速的目的，其存在的缺陷并不能導致該系統或者車輛無法正常工作，因此其能夠產生積極效果，具備實用性。

針對上述兩種觀點，筆者認為發明或者實用新型即使實施過程中存在一定缺陷，導致效果并不完全符合預期，但只要能夠解決一定的技術問題，產生一定的技術效果，就應當認可其能夠產生積極效果，具備實用性。不能因為發明或者實用新型存在缺陷就否認其存在積極效果?，F實中不存在也不可能存在完美無缺的發明或者實用新型，同理實用性審查中的積極效果也不應要求發明或者實用新型專利申請完美無缺，而申請中存在的缺陷可能恰恰是申請人進行下一步研發的方向，如此才能不斷促使研發人員進行發明創造并推動科技進步。正如案例1的車體傾斜自動顯示和自動減速的裝置雖然在正常轉向時可能會觸發傳感器，但研發人員可通過提前關閉手控開關來避免該問題，同時也可針對上述問題進一步研發。

2.2 發明或實用新型存在耗費能量的情形

對于技術方案存在耗費能量的發明或實用新型案件，一種觀點容易認為耗費能量的發明或者實用新型必然不具備實用性。然而真的是這樣嗎？

【案例2】

本申請涉及一種氣油壓型動力發電裝置，通過輪胎回轉使車輛車輪上的氣缸機構產生壓縮氣體，并將上述壓縮氣體傳送給氣動馬達，氣動馬達帶動發電盤轉動發電。

駁回決定認為：本申請中產生壓縮氣體的能量來源于燃油燃燒產生動力帶動輪胎轉動產生的動能轉化而來，但由于轉化過程中必然會消耗一定的能量，相比于現有技術中直接利用燃油燃燒發電產生相同的電力的情形，本申請中油耗必然更大。因此本申請明顯無益、脫離社會需要，不能產生預期的積極效果，故而不具備實用性。

復審決定[3]認為，燃油量的更多消耗并不表示本申請就明顯無益、脫離社會需要，是否明顯無益還應根據其方案整體解決的技術問題來判斷。本申請提供了一種利用輪胎轉動發電的結構，盡管存在能量消耗的問題，但提供了另外一種形式的發電裝置，能夠取得可預料的積極效果，因而具備實用性。

由此看來，耗費能量的發明或者實用新型并不必然不具備實用性。

對于發明或實用新型專利中存在能量轉換的情形，根據能量守恒定律，能量的轉換必然是通過一定的裝置來實現的，因此在轉換過程中必然伴隨著裝置運轉時因摩擦生熱等產生的其他能量，不可能100%轉換成人們想要的能量，從某種意義上講，能量的轉換必然是一個耗能的過程中，如燃油燃燒產生的化學能不可能100%轉換成發動機的曲軸旋轉的動能。但顯然的，利用燃油燃燒驅動發動機曲軸旋轉雖然也存在耗費能量的情況，但其具備實用性，因此并不是所有耗費能量的發明或者實用新型一定不具備實用性。

同理，在案例2中，該申請雖然耗費能量，但由于車輛在行駛過程中必然存在輪胎轉動，該申請中的機構將輪胎轉動產生的能量轉化為電能進行一定的回收，提供了一種新的形式的發電裝置，即解決了一定的技術問題，達到了一定的技術效果，則不應當認為其不能產生積極效果，也不能用實用性否定其獲得專利權的可能性。

那么是否存在耗費能量的發明或者實用新型不具備實用性的情形呢？下面結合案例3進行說明。

【案例3】

本申請涉及一種風筒式發電機組，通過外部電能驅動風筒的主動風機轉動，主動風機轉動產生的風能帶動從動風機轉動，從動風機驅動發電機發電。申請人聲稱通過主動風機在風筒內產生人造風代替自然風，解決了現有風力發電受地域限制較大的問題，在任何地點均可應用，適用范圍廣，不需要建造塔架，節約大量土地資源。

駁回決定和復審決定[4]均認為本申請是由外部電能轉換成主動風機的轉動機械能，轉動機械能轉換為空氣動能進而帶動從動風機轉動，最終從動風機的轉動機械能轉換成了電能并入電網，整個系統的能量轉換是從電能又轉換成了電能，而在能量轉化過程中，勢必會發生能量的損耗，便會導致輸出的能量小于輸入的能量，造成了電能的無故浪費，因此本申請明顯無益、脫離社會需要，不能產生預期的積極效果，不具備實用性。

在案例3中，該申請實質上是利用電能經過一定的轉換過程再次進行發電，在發電過程中必然伴隨著能量的損耗，造成了電能的浪費。同時雖然申請人聲稱通過主動風機在風筒內產生人造風代替自然風解決了現有風力發電受地域限制較大的問題，然而風力發電根本目的在于將風能轉換為電能，而本申請實際上是將電能轉換為電能，風只是一個中間介質，并不是利用風力發電，因此也就不能解決申請人聲稱的風力發電受地域限制較大的技術問題。綜上，案例3明顯無益，脫離社會需要，不能產生預期的積極效果，不具備實用性。

由此可見，對于發明或者實用新型中存在能量轉換的情形，是否能夠產生預期的積極效果還應結合發明或實用新型所要解決的技術問題來進行判斷。如果發明或者實用新型雖然耗費能量，但能夠解決一定的技術問題，達到一定的技術效果，則一般認為其能夠產生預期的技術效果，具備實用性。如果發明或者實用新型僅是將輸入能量耗費一部分后以同樣的形式輸出，一般意義上講，其也不能解決技術問題，因此該發明或者實用新型明顯無益、脫離社會需要，不能產生預期的積極效果，不具備實用性。

3 結 論

總之，實用性的能夠制造或者使用并且能夠產生積極效果的條件是相對比較容易滿足的[1]，因此在現行法律制度之下不能人為拔高實用性的標準。只要發明或實用新型能夠解決一定的技術問題，產生一定的技術效果，即使技術效果沒有完全符合預期，一般情況下也應當認可其能夠產生積極效果，具備實用性。

發明或者實用新型具備實用性并不要求其完美無缺，即使實施過程中存在一定缺陷，但發明或者實用新型的缺陷同樣可以成為其進一步改進的起點。對于存在能量消耗的技術方案，必須站位本領域技術人員進行判斷，如果發明或者實用新型的技術方案僅是實現相同能量形式之間的轉換，無謂地消耗能源，則一般認定其是明顯無益的，沒有解決技術問題，也沒有產生技術效果，因此也就不能產生積極效果，不具備實用性;但如果是不同能量形式之間的轉換，則要基于發明或實用新型所要解決的技術問題進行判斷，并不是存在能量消耗該方案就不具備實用性。

參考文獻：

[1] 尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產權出版社第2版，2012.9199-201.

[2] 第26453號復審請求審查決定.

[3] 第35228號復審請求審查決定.

[4] 第114476號復審請求審查決定.