從專利審查指南的修改看最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇

柴寶玲

北京市盈科（廣州）律師事務(wù)所，廣東 廣州 510623

創(chuàng)造性審查中，“三步法”一直是審查員使用的最主要的評(píng)判方式。“三步法”的第一步是“確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)”，該步驟具有舉足輕重的作用，它是后續(xù)過程的起始點(diǎn)與依托，無論是第二步“分析發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比的區(qū)別技術(shù)特征”還是第三部“是否有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近現(xiàn)有技術(shù)”都與之有關(guān)。“三步法”第一步，關(guān)于如何選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)，《專利審查指南》以舉例的方式對(duì)其進(jìn)行了表述。該段表述從“或者”一詞分開，可以將選擇方法分為兩類：第一類是“與這要求保護(hù)的范明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近和/或公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)”，第二類是“雖然與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)”。隨后還有補(bǔ)充說明：“在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，應(yīng)首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)。”

從補(bǔ)充說明可以看出，《專利審查指南》列舉的兩類選擇方法中，以第一類為主，第二類為輔。第一類首先要滿足“相同的技術(shù)領(lǐng)域”這一基礎(chǔ)條件，輔以“技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近”，在滿足上述條件的情況下，更優(yōu)選地是選擇“公開了最多的技術(shù)特征”的現(xiàn)有技術(shù)。第二類是要求“功能相同，并且公開了最多的技術(shù)特征”，此時(shí)可以不要求技術(shù)領(lǐng)域相同。《專利審查指南》在第二類方法中使用的是“功能相同”而不是“技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途相同”，是因?yàn)槟壳啊秾＠麑彶橹改稀吩凇叭椒ā敝械诙綇?qiáng)調(diào) “所能達(dá)到的技術(shù)效果”要“在要求保護(hù)的發(fā)明中”確定，而“要保護(hù)的發(fā)明”和現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)領(lǐng)域并不相同，從而導(dǎo)致技術(shù)問題和技術(shù)效果根本不會(huì)相同。因此，第二類中“功能相同”可以理解為“不具體限定技術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)特征的固有屬性所能解決的技術(shù)問題和取得的技術(shù)效果相同”。

《專利審查指南》中專門列舉第二類方法，并且允許選擇“技術(shù)領(lǐng)域相近的現(xiàn)有技術(shù)”作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，是為了避免部分申請(qǐng)人將相同的技術(shù)特征無限制地轉(zhuǎn)用至不同的技術(shù)領(lǐng)域，從而在事實(shí)上提高轉(zhuǎn)用發(fā)明的授權(quán)門檻。當(dāng)然對(duì)于轉(zhuǎn)用發(fā)明，《專利審查指南》還要求審查員考慮轉(zhuǎn)用領(lǐng)域的遠(yuǎn)近、轉(zhuǎn)用的難易程度等因素，在相反的方向給轉(zhuǎn)用發(fā)明的授權(quán)放松了限制，在一定程度上允許甚至鼓勵(lì)提出轉(zhuǎn)用發(fā)明的專利申請(qǐng)。明確這些轉(zhuǎn)用發(fā)明的考量因素，也避免審查員無限制地使用第二類方法，而忽視了第一類方法為主的要求。因此，本文后續(xù)部分對(duì)于最接近現(xiàn)有技術(shù)選擇方式的探討，以“相同的技術(shù)領(lǐng)域”前提條件下的第一類方法為主。

在2019年9月23日，專利局公布了《專利審查指南》的修改公告，新的《專利審查指南》于2019年11月1日起正式施行。對(duì)第二部分第四章“創(chuàng)造性”的修訂雖未對(duì)“三步法”第一步的內(nèi)容進(jìn)行直接修改，但是經(jīng)研究表明，有關(guān)第二部分第七章“檢索”和第八章“實(shí)質(zhì)審查程序”的修改內(nèi)容很多都與之有關(guān)。目前，實(shí)質(zhì)審查工作的重點(diǎn)是三性評(píng)判，其中創(chuàng)造性又是重中之重，因此對(duì)第七章和第八章的修改對(duì)于創(chuàng)造性的審查工作具有重要的指導(dǎo)意義。下面筆者將對(duì)上述修改內(nèi)容進(jìn)行分析，探尋新增規(guī)定將對(duì)最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇起到何種影響。

上文提到，相同的技術(shù)領(lǐng)域是選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)的前提。本次指南修改對(duì)創(chuàng)造性評(píng)判的最大貢獻(xiàn)即在于給出了如何確定相同技術(shù)領(lǐng)域的具體方法。關(guān)于技術(shù)領(lǐng)域，在第七章5.3節(jié)“確定檢索的技術(shù)領(lǐng)域”中，原先即有“審查員確定的表示發(fā)明信息的分類號(hào)，就是申請(qǐng)的主題所屬的技術(shù)領(lǐng)域”。在第二章“說明書和權(quán)利要求書”第2.2.2節(jié)“技術(shù)領(lǐng)域”中，也提到“發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)是發(fā)明或者實(shí)用新型所屬或者直接應(yīng)用的具體技術(shù)領(lǐng)域，而不是上位的或者相鄰的技術(shù)領(lǐng)域，也不是發(fā)明或者實(shí)用新型本身。該具體的技術(shù)領(lǐng)域往往與發(fā)明或者實(shí)用新型在國(guó)際專利分類表中可能分入的最低位置有關(guān)。”然而“最低位置”究竟哪個(gè)分類號(hào)才能切合發(fā)明的主題，此次《專利審查指南》通過對(duì)6.2-6.3節(jié)的內(nèi)容進(jìn)行了重新撰寫，給出了進(jìn)一步地提示。在6.3.4節(jié)“（3）調(diào)整基本檢索要素的表達(dá)”中進(jìn)一步寫道：“調(diào)整分類號(hào)的表達(dá)時(shí)，通常首先使用最準(zhǔn)確的下位組，再逐步調(diào)整到上位組，直至大組，甚至小類。”根據(jù)分類體系構(gòu)成和該段行文可知，這里的“下位組”、“上位組”應(yīng)當(dāng)是“下位小組”（例如兩點(diǎn)組、三點(diǎn)組）、“上位小組”（例如一點(diǎn)組）。

通過這兩段的描述，《專利審查指南》首次提出了“相同的技術(shù)領(lǐng)域指的是在同一分類體系下可以分到同樣的下位小組”這一觀點(diǎn)。這為我們選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)指明了方向，今后可以通過直接比對(duì)多篇現(xiàn)有技術(shù)和本發(fā)明的分類號(hào)，迅速確定對(duì)比文件1。將分類體系從“國(guó)際專利分類表（IPC分類表）”擴(kuò)展到CPC、FI/FT等多個(gè)體系，由審查員自由選擇，《專利審查指南》的這種調(diào)整標(biāo)志著CPC等更加細(xì)化的分類體系在創(chuàng)造性審查中扮演者越來越重要的角色。此外，對(duì)于產(chǎn)品權(quán)利要求，部分分類按用途分，部分按結(jié)構(gòu)分，二者存在不一致的情況；對(duì)于此種分歧，筆者認(rèn)為審查指南通過新增的“如果同時(shí)存在多個(gè)非常相關(guān)的分類號(hào)，可以一并檢索”的表述，告知審查員應(yīng)當(dāng)考慮到這種分歧的存在，在確定技術(shù)領(lǐng)域時(shí)要兼顧兩種出發(fā)點(diǎn)下發(fā)明可能分入的不同分類號(hào)，從而導(dǎo)致實(shí)際上同時(shí)存在有兩個(gè)技術(shù)領(lǐng)域。

第一類方法中，除了“相同的技術(shù)領(lǐng)域”這種前提條件，還要保證“所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果和用途最接近”。這里的“所要解決的技術(shù)問題”，等同于“發(fā)明聲稱所解決的技術(shù)問題”，其基于改進(jìn)背景技術(shù)得到，是發(fā)明內(nèi)容部分明確公開的發(fā)明對(duì)背景技術(shù)的貢獻(xiàn)，也是申請(qǐng)人認(rèn)定的發(fā)明點(diǎn)之所在。在此次第八章第4.2節(jié)的修改中，《專利審查指南》強(qiáng)調(diào)了閱讀背景技術(shù)，從而正確理解發(fā)明、確定發(fā)明點(diǎn)的必要性。

本次修改，將發(fā)明點(diǎn)的地位提高不少，目前來看，《專利審查指南》認(rèn)為發(fā)明點(diǎn)應(yīng)該屬于最接近現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當(dāng)公開的內(nèi)容。除了之前從正面規(guī)定的選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)時(shí)應(yīng)當(dāng)選“所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果和用途最多的”，在第八章還進(jìn)行了反向表述，從而進(jìn)一步明確這一觀點(diǎn)。目前對(duì)于部分審查員將發(fā)明點(diǎn)評(píng)價(jià)為公知常識(shí)的做法，專利局是非常不認(rèn)同的，《專利審查指南》在第八章第4.10.2.2節(jié)新增規(guī)定“在審查意見通知書中，審查員將權(quán)利要求中對(duì)技術(shù)問題的解決作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識(shí)時(shí)，通常應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)予以證明”。同一段表述中，如果非發(fā)明點(diǎn)的技術(shù)特征被認(rèn)定為公知常識(shí)，只在申請(qǐng)人提出異議的情況下才需要舉證或說明理由，而對(duì)于發(fā)明點(diǎn)，必須由審查員主動(dòng)舉證。既然有充分的證據(jù)來證明發(fā)明點(diǎn)屬于公知常識(shí)，那么選擇證據(jù)之一作為最接近現(xiàn)有技術(shù)評(píng)述創(chuàng)造性則更加容易做到。因此，審查指南實(shí)際上告知了我們應(yīng)當(dāng)將公開了發(fā)明點(diǎn)的現(xiàn)有技術(shù)選做最接近現(xiàn)有技術(shù)。

我們知道，“三步法”中的第一步和第二步都是客觀步驟，但是評(píng)價(jià)技術(shù)特征為公知常識(shí)卻屬于第三步主觀步驟。不給證據(jù)就將發(fā)明點(diǎn)認(rèn)定為公知常識(shí)一直倍受詬病，背后的深層原因是弄混了“三步法”中的客觀步驟和主觀步驟，尤其是沒有客觀地選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)。審查指南做出發(fā)明點(diǎn)要舉證的新規(guī)定，正是想要令最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇排除主觀因素的干擾，回歸客觀，從而令申請(qǐng)人信服。

綜上所述，本次指南修改為“三步法”第一步中“確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)”做出了全新的規(guī)定。新規(guī)一方面進(jìn)一步明確了相同的技術(shù)領(lǐng)域意味著在同一分類體系中可以分到同一小組下，另一方面則明確了將公開了發(fā)明點(diǎn)的現(xiàn)有技術(shù)選作最接近的現(xiàn)有技術(shù)。在滿足上述條件的情況下，更優(yōu)選地是選擇公開最多技術(shù)特征的現(xiàn)有技術(shù)。通過上述三個(gè)步驟選出的最接近的現(xiàn)有技術(shù)，可以使得現(xiàn)有技術(shù)更能令申請(qǐng)人所接受，從而使得創(chuàng)造性“三步法”評(píng)述更為客觀。