局部外觀設計的侵權判定

胡恒瑞

摘 要：2015年國家知識產權局公布了《專利法》第四次修改草案的征求意見稿，意見稿中提到允許設計者對產品某一個局部外觀作出創新性設計—即承認對局部外觀設計的保護。局部外觀設計立法在即，作為一種制度，僅有宣示性的條款是不夠的，更需要有救濟規定與其相互配合。文章擬借鑒局部外觀設計之濫觴—美國的侵權判定經驗，以明確我國“整體觀察、綜合判斷”和“創新標準”的關系。

關鍵詞：局部外觀設計;侵權判定;創新標準;美國專利

在2017年的專利法第四次全面修改工作中，公開征求意見的《專利法修訂草案（送審稿）》建議在專利法第2條第4款中引入對局部外觀設計的保護。局部外觀設計（partial design），是指對產品局部的形狀、圖案、顏色或其組合以及在產品整體所在的位置而做出的能夠帶來美感的新設計。在我國目前的司法實踐中，適用于外觀設計的侵權判定標準為“整體觀察、綜合判斷”原則，該原則強調設計和產品整體在視覺和感官上的關系，當局部不能在整體中占據顯著地位時，則不會判定侵權，這對于大多數情況對原設計的局部作出改良的創造者來說是不利的。無救濟就無權利，由于我國目前并未明確將局部外觀設計納入外觀設計的保護范圍之內，所以需要借鑒域外經驗，以期為我國局部外觀設計的保護帶來新的思路并避免走入可能會出現的誤區。

1? ? 回顧：我國的外觀設計侵權判定思路與爭議

由于我國目前并未完全承認局部外觀設計在專利法中的地位，故權利人在申請時只能將局部包含在整體產品中去申請整體外觀設計，所以對外觀設計現有侵權判定標準進行分析，在侵權判定中，局部可能只是作為整體的一個設計要點進行侵權比對的參考。由于我國現階段并未引入局部外觀設計的保護制度，在將其引入之后現有的整體外觀設計的侵權保護制度是否能繼續適用于局部外觀設計侵權判定中，值得思考。目前，我國外觀設計在司法實踐中的侵權判定標準來自于最高院的司法解釋，司法解釋的第9、10、11條分別規定了產品類別確定、一般消費者視角和“整體觀察、綜合判斷”的比對標準。其中根據第11條第二款的立法意思，盡管可將該產品局部的設計視為其設計要部，但該局部只有在能夠達到影響產品整體視覺效果的情況下才不會被認定為侵權，局部的設計有大有小，因設計者而異。但此種判定方法在司法實踐中也具有一定的不確定性，如在“浙江萬豐公司案”中，涉案專利是一種“摩托車車輪”的外觀設計，該案中，創新部分是輻條的意見較為統一，而到底能否對整體視覺效果造成什么影響，卻分歧較大，且不論是法院還是復審委，雖在裁判文書中都明確注明了適用的方法為“整體觀察、綜合判斷”，但得到的結果卻是大相徑庭。除司法實踐中的判決出現部分前后否定之外，學界對于侵權判斷標準也是眾說紛紜，代表性意見主要有混淆模式、創新標準。

混淆模式最初見于最高院1999年的公報案例—富士寶家用電器案，涉案專利是一種自動電加熱水瓶的外觀設計，一審法院認為，在將兩個產品的重要部位進行對比和整體觀察之后可以得出二者的設計易于使一般消費者在視覺上產生混淆的結論，故應該被認定為相近似。反對混淆模式的觀點主要理由為，該模式將外觀設計中的混淆和商標法中的混淆混為一談，是對外觀設計立法原意的誤認。創新標準，指在判斷兩外觀設計是否侵權時，被控侵權產品的創新內容是關鍵，即是否包含授權外觀設計中的創新內容，且這種內容是一般消費者在正常使用狀態下能夠捕捉到的。認可的觀點理由在于相對于以往的標準，這種判斷標準由于其將視角鎖定在了創新的部分而體現了對外觀設計產品的行業和現狀的關注，同時更能體現以鼓勵創新為目的的外觀設計保護，以及更能保護設計空間較小的局部外觀設計。目前我國在局部外觀設計方面，走在前列的是GUI（圖形用戶界面設計）的侵權判定，但其重點在于產品種類的確定，對于相同或近似性判定，采用的依舊是“整體觀察、綜合判斷”標準。且GUI由于其外觀畫面處于變化狀態，其相同或近似判定的經驗也不能直接適用于基本的具有產品載體的一般性局部外觀設計中，所以域外經驗，尤其是來自于局部外觀設計之濫觴—美國的經驗就尤為重要。

2? ? 梳理：美國局部外觀設計的判定思路

美國的專利法中對于外觀設計（designs）保護的規定較為籠統，僅僅體現在美國《專利審查手冊》第171條這樣的宣示性條款中，規定為制造產品而創造具有新穎性、獨創性的外觀設計的，可以依照本法的條件和要求申請專利。外觀設計專利除另有規定外，適用本法發明專利的規定。早期的美國并沒有將外觀設計的保護延伸至局部，但法院在早期的判決中體現了一些保護局部外觀設計的想法，直到20世紀80年代的Zahn案。在該案中，Hajo Zahn于1976年提交了一份關于電鉆鉆頭柄的專利，并且在申請文件中將鉆頭以點斷線的方式畫出，將鉆頭柄以實線的方式畫出，以此請求對以實線方式標注的部分予以保護。但該種申請方式被美國專利與商標局（USPTO）和美國專利商標局上訴委員會（PTAB）均以違反專利法第171條和專利審查指南1503.02（繪圖的方式）而駁回。但Zahn并沒有放棄對自己權利的追求，在1980年向美國海關和專利上訴法院（CCPA）提出上訴，要求撤銷委員會的不予授權的裁定。上訴法院在審理中認為隨著時代的發展，之前由Blum案確立的“外觀設計沒有哪一部分是無形的或者是不重要的，所以不應當用點斷線來表示保護范圍”的裁判要旨已難以繼續適用，故做出了設計可以應用于整個產品或應用于產品的局部（部分），同時也可用實線和點短線結合的方式申請外觀設計專利的肯定判決。

2.1? 從普通觀察者到新穎點測試法

早在1871年的Gorham案中，美國的外觀設計侵權比對就確立了“普通觀察者”的比對方法，即以一個普通觀察者的視角來確定兩設計在整體感官上是否相似，該標準至今仍在美國法院中廣泛適用，在1980年開始保護的局部外觀設計中，該標準也同樣適用，其內涵和我國規定的“一般觀察者”標準基本相同，但在司法適用中有著一些差別。何為“普通觀察者”，最高法院在Gorham中的判決中指出，“他不是專家，專家是不會被欺騙的人;也不是專利律師，而是作為產品購買者的一種的一般觀察者”。這種“普通觀察者”測試法貫穿了美國外觀設計侵權判定的整個歷史進程。

在1984年的Litton案中，上訴法院在審判中表示“即使法院用普通觀察者的視角來比較兩個項目，但要發現侵權行為，必須將它們的相似之處歸因于將特定部分與現有技術區別開來的新穎性”。也就是說判定兩個外觀設計侵權，首先要找出原告設計的新穎點，和被告設計進行比較，只有二者既在新穎點上又在整體視覺上以“普通觀察者”視角觀察后一致的情況下，才可以判斷侵權的成立?？梢?，“新穎點測試法”的提出無疑為局部外觀設計專利侵權提供了很大的便利，但其弊端也很明顯，在適用“新穎點測試法”的情形下，權利人需要對自身設計所具有的新穎點進行舉證，這無疑大大加重了權利人的舉證負擔。

再觀局部外觀設計，1998年的Goodyear案中，涉案局部外觀設計專利是輪胎的花紋，上訴法院接著又將該輪胎面的局部外觀設計進行了分界，并命名為“產生特定外觀特征的比較”（a comparison of some of the features which give rise to those appearances），分別是胎肩、方形塊和凹槽，并在確定原被告設計整體感官足以造成混淆的情況下認定由于指出的新穎點并不構成相似，故兩個局部外觀設計不侵權。

2.2? 結合現有設計的普通觀察者標準的確立

使美國局部外觀設計乃至外觀設計侵權判定制度產生巨大變化的是2007年的Egyptian Goddess案，法院在判決中明確說明了“新穎點測試法”所具有的弊端，即在外觀設計專利可能存在好幾個新穎設計點的情況下，法院的注意力被限定在了被控侵權設計是否使用了該新穎點，而忽視了對外觀設計整體設計的考察。同時法院還認為在現代技術發展如此迅速的前提下，外觀設計上的設計空間已經越來越狹窄，這就導致很多新設計是在組合現有設計的基礎上完成的，那么就這種組合本身，算不算一種新穎點，是需要考慮的。最終巡回法院確定了“現有設計背景下的普通觀察者”作為侵權判定標準。

在2015年的CROCS案中，上訴法院首先明確了在局部外觀設計的侵權判斷中，要始終以不同設計的外形為主要判斷對象，而不能將注意力過多地放在原告或被告的口頭描述和解釋中，避免可能會出現不適當地強調設計的某個特定特征而忽略了對設計整體的審查。所以在侵權判斷的主要爭議焦點上，上訴法院認為依然應當在結合現有設計背景的情況下堅持“普通觀察者測試法”，至于設計中的“新穎點”，理應被拋棄。

2.3? 小結

經過從“普通觀察者”到“新穎點測試法”再到“現有設計背景下的普通觀察者”，美國外觀設計侵權判定制度也逐漸走向成熟。在上述兩案例中，上訴法院在比對已獲授權設計和被訴侵權設計時，均是只比對實線部分而并未將視角置于虛線表示的其他部分，同時在確定現有設計時，也并沒有要求其檢索范圍以涉案局部外觀設計為限，而是將其他范圍類內的產品也納入了對比之中，可見美國的局部外觀設計相同或近似判定中并不僅僅局限在本產品上，這也表明了美國對局部外觀設計的保護重點在于設計而不是與其相結合的產品的理念。

可見，美國的司法實踐并沒有將局部外觀設計和整體外觀設計區分的過于明顯，最大的不同點就是在解釋權利要求的時候，局部外觀設計要考慮整體的比例、大小、位置等要求。真正的難點在于找到一個置于整體外觀設計和局部外觀設計都可以良好適用的侵權判定方法。

3? ? 借鑒：美國經驗對我國的啟示

局部外觀設計由于其空間較小，在相同或近似判定中，相比整體外觀設計要考慮更多要素。應針對授權外觀設計的虛線部分和被控侵權產品進行比較，對局部外觀設計在整體外觀設計中的位置、大小以及比率關系等因素進行綜合判斷。關于局部外觀設計的侵權判定標準，人們面臨的最大問題不是沒有可供使用的理論，而是缺乏對理論的統一認識，正是由于缺乏統一認識，才使得司法裁判中不同把握的出現。2006年以前我國采納的是“要部觀察、綜合判斷”的方法，由于“要部”的確定具有不確定性被廢除。從美國的侵權判斷發展過程，不難看出美國在侵權判定中是經歷過過于注重部分的新穎性而忽視了整體性的彎路的，由“普通觀察者測試法”到“新穎性測試法”再到拋棄“新穎性測試法”的過程中，法院對于局部外觀設計保護側重點也在發生著從新穎性到創新性的變化。在Goodyear案中，“新穎點”測試法確實為容易分離外觀設計和現有設計的新穎性的簡單設計提供了很好的解決思路，一旦某外觀設計的新穎性特征不僅僅存在于一個現有設計，而是在多個現有設計的情況下，“新穎點”測試法就產生了偏離，因為現有設計的有機結合而不是簡單拼湊也同樣重要。在CROCS案中，法院堅持回歸了“普通觀察者”測試法，盡管在其中引入了更多的考量因素。所以在局部外觀設計侵權判定中，整體的感官效果依然重要，我國也不能在局部外觀設計創新點的尋找過程中，只將新穎點進行清單式的列舉，會使得局部外觀設計侵權判定落入又一個“新穎點測試法”的窠臼。這一點也同樣值得思考，局部外觀設計作為未來外觀設計制度的新晉保護客體，在引入之后勢必會引起局部外觀設計專利申請量的井噴，我國現有的“整體觀察、綜合判斷”仍舊是一個抽象性較強的原則。首先，在“整體觀察、綜合判斷”和“創新標準”的選擇中，創新標準的內涵在于保持一般消費者視角不變的情況下，將產品的設計要部與被告產品的對應部分進行比對，若二者構成相同或近似，則可以認定侵權成立。對比來看，創新標準的要求和美國的新穎點測試法十分相似，均是以設計之間的創新點作為比較的對象。值得肯定的是，此種判斷方法有助于增強權利人和研發者的創新意識，與外觀設計保護的宗旨較為一致。但其同時也存在和Litton案同樣的弊端，就是過度局限于某個點的判斷而忽略了整體上的差異性。

對于局部外觀設計而言，整體觀察的原則應當保留，而綜合判斷的要素應當予以變化，目前在司法實踐中，法院在判定侵權時注重的綜合判斷因素主要有設計空間、現有設計、功能性設計等要素，局部外觀設計的設計創新部分相對較小，很多情況下其本身就是設計要點，設計人員的創意基本都凝結在了該要點上，所以在觀察時，需要以實線部分為主，同時弱化虛線部分的指導作用。美國在實踐中，對于局部外觀設計侵權判定的做法是僅觀察實線部分，實線部分依“現有設計背景下的普通觀察者”標準認為構成實質相似，則直接認定侵權。結合我國現有外觀設計的侵權判定規則，本文認為對于“創新標準”的應用，更多是對“整體觀察、綜合判斷”的補足，而不應當單獨成為一種侵權判定方法，尤其是在設計空間本就十分有限的局部外觀設計中。正如Crocs案判決所述，檢查外觀設計的新穎性特征是對比原設計和被訴侵權設計以及現有設計的重要環節，但是這種涉及幾個設計之間的比對，包括檢查其中的新穎性特征，應當作為普通觀察者法的一部分內容來使用，而不能作為僅為了適用訴訟程序而將視角聚集在特定新穎點的獨立方法的一部分使用。也就是說，檢查創新性或者新穎性部分，也要作為整體判斷的方法的一部分進行，而不能單獨在近似判定中使用。

4? ? 結語

局部外觀設計的侵權判定不僅是一個簡單的事實問題，其本質涉及產品保護范圍的確定、法官判斷時的視角、相同或近似比對的標準等具體法律問題，深究起來并非易事。美國局部外觀設計侵權判定的發展歷程為我國提供了一條思路，但也應當明晰，知識產權作為一種激勵保護措施，其與地區的發展和政策是密不可分的，對于美國經驗，應當在探究其制度原因和本質的基礎上結合我國經驗借鑒和學習，不應完全照搬，不能將現有的“整體觀察、綜合判斷”規則完全摒棄。

[參考文獻]

[1]歐陽峰，劉宇暉，梁平.對外觀設計專利侵權判定標準的幾點質疑[J].電子知識產權，2007（3）：38-40.

[2]胡充寒.外觀設計專利侵權判定—理論與實務研究[M].北京：法律出版社，2010.

[3]林楠.外觀設計侵權判定標準重構[J].電子知識產權，2012（12）：93-97.

[4]胡充寒.外觀設計專利侵權判定混淆標準的反思與重構[J].法律適用，2010（6）：55-59.

[5]馬云鵬.外觀設計專利侵權判定模式的比較與選擇[J].電子知識產權，2014（3）：85-89.