以“HONGDAKIT”案為例論涉外貼牌加工與商標侵權

沈靜文

摘要：涉外貼牌加工行為在我國的對外貿易中較為普遍，是否構成商標侵權是司法實踐和理論界的爭議焦點。最高院在“HONGDAKIT”案中以涉外貼牌加工屬于商標使用行為從而認定構成商標侵權。但無論從商標的“商業性使用”還是“區別性使用”角度判斷，都無法認定涉外貼牌加工屬于商標法意義上的商標使用。即使屬于，商標使用是否屬于商標侵權的構成要件之一這一問題尚有爭議。無論如何，皆不能認為涉外貼牌加工行為就是商標侵權。

關鍵詞：涉外貼牌加工 商標侵權 商標使用 混淆可能性

較為落后的經濟結構使得我國在很長一段時期內承擔著世界加工廠的角色，貼牌加工一直是我國出口中常見的一種經營方式。所謂涉外貼牌加工（又稱涉外定牌加工），是指境外企業委托我國企業生產、加工產品，授權我國企業在該產品上貼附指定商標，并出口到境外進行銷售的經營方式。境外委托方通常在其所在國家取得了該商標的注冊權利，因此有權授權境內企業加工生產，然而問題是，在境內注冊了該商標權的其他權利人可否主張這種行為是對其商標權的侵犯呢？對此，實務界和學術界均爭議不斷，最高人民法院以及各地高院對近幾年的PRETUL案、東風案和HONGDAKIT案的判決過程反復曲折，判決結果也是不盡相同，因此筆者以本田株式會社訴重慶恒勝公司，即“HONGDAKIT”案為例，從商標使用和商標地域兩個角度對涉外貼牌加工是否屬于商標侵權這一問題略作分析。

一、涉外貼牌加工不屬于商標法意義上的商標使用行為

“HONGDAKIT”一案的事實與上述對涉外貼牌加工行為的定義幾乎無異，恒勝公司經緬甸美華公司授權委托加工生產一批摩托車，并貼附了“HONGDAKIT”商標后出口至緬甸進行銷售。本田株式會社在中國境內注冊了“HONGDA”商標，主張恒勝公司的貼牌行為構成了商標侵權。一審法院以《商標法》第57條第2項為依據判決恒勝公司構成商標侵權，但是對于恒勝公司的行為是否構成商標侵權這一問題則回避了。因為一審法院認為恒勝公司無法證明己方行為為涉外貼牌加工行為。二審法院對該案進行了改判，以商標使用行為不包括涉外貼牌加工，并且以不會導致混淆為由判決恒勝公司行為不構成商標侵權。最高院進行了再審，推翻了二審法院的判決，認為恒勝公司的涉外貼牌加工屬于侵犯商標權的行為，原因之一是該行為構成了商標法意義上的商標使用行為，對此，筆者持不同意見。

從《商標法》第57條來看，商標侵權的情形大致有六種，根據前兩項的表述，商標侵權的核心行為應為使用行為。《商標法》第48條對“使用”作了定義，有學者從中總結出商標使用的兩個含義：商業性使用和區別性使用。前者的要義在于在商業活動中使用，后者的要義在于以區分商品或服務來源為目的的使用。從該兩層含義出發，筆者認為此類涉外貼牌加工行為不符合商業性和區別性，從而不能被認定為商標使用行為。

1.涉外貼牌加工不滿足商標的“商業性使用”條件

現代市場中，商業活動中的種種行為的目的都是為了把產品或服務銷售出去以攫取高于成本的利益，這可以說是商品社會的運作基石。商標是商品社會的典型產物，其目的自然也毫不例外。因此商標“商業性使用”的核心落腳點也應當在于考察其是否是為了追逐商業利益。若將貼牌加工認為符合《商標法》第48條前半句的表述而屬于“商標使用”，那將未看到法條表述的行為模式只是外在形式，背后的實質是規制追逐利潤的目的。在“HONGDAKIT”案中，恒勝公司接受緬甸美華公司的委托，其最主要的任務是按照合同約定完成涉案摩托車的加工生產，在摩托車上貼附商標只是加工生產的一個內在環節，與其他生產環節并無區別。其目的也非投放市場中獲得商業利潤，因為投放市場的主體應當為后續收到該批摩托車的緬甸美華公司，而非只是為了完成加工后交付的恒勝公司。觀察所有的涉外貼牌加工案件，國內加工方無一例外，皆不對外銷售，其獲得經濟利益的來源是國外定作方根據承攬加工合同或者委托合同支付的加工費，而非商標發揮的區別商品來源功能所帶來的銷售收益。商業性使用針對的是進行交易的“商品”，貼牌加工的產品在此階段未進入到流通領域，還不能認為是商品，不具有商業性。因此，涉外貼牌加工行為因不構成商標的商業性使用，進而不滿足《商標法》第57條中商標“使用”的含義。

2.涉外貼牌加工不滿足商標的“區別性使用”條件

“HONGDAKIT”案中，最高院認為加工貼牌是商標法意義上的商標使用行為的原因是它發揮了識別商品來源的功能。“商標的基本功能是區分商品或服務來源的識別功能，侵犯商標權本質上就是對商標識別功能的破壞，使得一般消費者對商品來源產生混淆、誤認。”正如該判決原文所述，識別和區分是商標發揮作用的最主要途徑。《商標法》第9條規定：“申請注冊的商標，應當有顯著特征，便于識別。”通過個性化的、顯著的外觀展示，商標使其自身與商品之間建立起一種穩定的聯系。區分則是指此商標與彼商標之間的區別，尤其強調的是近似商標之間的差異，目的是為了進一步鞏固商標與商品之間的聯系，防止消費者在近似商標之間產生混淆。

《商標法》第57條第2項明確將“容易導致混淆”納入判定商標侵權的構成要件之一，在這里，“混淆”與“區別性使用”并無本質的區別。而要判斷商標之間是否構成混淆的一個重要前提是商品在同一市場中。商標侵權關系可以作為不正當競爭關系的子系統，正如最高院在“王婆”案中所述：商標法與反不正當競爭法是特別法與一般法的關系，《商標法》最終所要維護的就是市場的正當競爭秩序。而在《反不正當競爭法》中，“同一市場”是一個基石性的概念。只有當商品處于消費者互相重合的同一選擇范圍內，才可能構成不正當競爭。商標侵權亦是，只有當商標處于同一市場中，才可能構成“混淆”。而要判斷兩商標是否處于同一市場中，必然與商標的地域性掛鉤。地域性是商標的基本屬性，商標法的適用必須以國家的地域范圍為限，本國的法律不保護根據外國商標法取得的商標權。只有在進入目的國境內市場時，才涉及是否侵犯目的國商標權的問題。“HONGDAKIT”案中，本田株式會社在中國注冊了涉案商標，因此只在中國境內享有商標權。恒勝公司貼牌加工的摩托車直接銷往緬甸，其所處市場與原告商標權所在市場并不重合，甚至沒有交叉部分，因此并不會在我國消費者中造成實際混淆。地域性因素的介入，實際上阻斷了我國境內消費者實際混淆的發生。

而在“PRERUL”案中，最高院同樣認為，因加工產品全部出口至墨西哥，商標的識別功能無法在我國境內得以作用，也不會產生與原告產品或服務混淆的可能性，因此法院判決被告的貼牌加工行為不能認定為商標使用行為。

二、商標使用并非商標侵權的構成要件

“HONGDAKIT”案中，最高院的裁判思路是首先認定被告貼牌加工的性質是商標使用行為，進而認為該行為構成了商標侵權，即商標使用是商標侵權的前提條件。即使本文以上也是從貼牌加工是否是商標使用的角度進行論證的，該論證也是不成立的，即退一萬步來講，即使涉外貼牌加工行為被認定為是商標法意義上的商標使用行為，也并不能因此認定該行為構成商標侵權，理由在于商標使用并非當然是商標侵權的構成要件之一。

商標侵權是否應以商標性使用為前提條件，這一問題尚無定論。法院審理中也有不把商標使用的判定作為前提，而是直接用是否可能產生混淆的標準來認定類似案件。如在“JOLIDA”案中，法院沒有評價被告的商標使用，而是以產品100%出口，不會在國內市場流通，即使與國內權利人的商標相似，也不會導致國內公眾的混淆，因此認為不成立侵權。

認定商標侵權的核心標準應是混淆可能性。這也是包括美國《蘭哈姆法》、TRIPs在內的世界主流做法。可能導致消費者對商品或服務來源產生混淆，是構成商標侵權的必要條件，也是商標法所要防范和制止的行為。《商標法》第57條的表述也間接將混淆可能性作為商標侵權判定的要件。因此，若將商標使用也運用于商標侵權的判定中，可能導致兩種標準的沖突。也有學者認為兩種標準是一致的，在判斷“商標使用”時同樣要考慮消費者的認知，只有當消費者可能將商標視為商品或服務的來源時，才能夠認定為商標使用行為，也即對商標使用的認定無法脫離商標侵權構成中的混淆可能性標準。

基于此，就又回到了上文關于貼牌加工不滿足商標使用的“區別性使用”條件中的論證，混淆破壞了商標與商品之間的聯系，涉外貼牌加工在地域性因素介入而阻斷了混淆可能性的情況下，自然不構成侵權。

三、小結

涉外貼牌加工的認定不是單純的法律適用問題，由于我國商標立法的不足及其帶來的司法判定標準的多樣性，法院在審理時尚需要考慮商標地域性、混淆可能性和商標性使用等多重因素。除此以外，這一問題也與我國的外貿政策緊密相關，最高院在“HONGDAKIT”案的判決書中用專門篇幅來論述該行為對中國外貿經濟的影響。盡管筆者不同意法院對該案的最終判決結果，但卻認同將經濟發展政策納入對涉外貼牌加工是否構成商標侵權的傾向性判決中，只是，這種政策考量必須在更宏觀的角度下進行，且不應該造成短時期內的“同案不同判”現象。

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