中國專利優先權恢復制度的構建及《專利法實施細則》第6條的修改建議

郭小軍

關鍵字：專利 優先權 恢復 專利法實施細則

《專利法實施細則》第6 條規定了申請專利過程中因延誤期限導致權利喪失而請求恢復權利的情形。其中，第一款涉及因不可抗拒的事由延誤期限時請求恢復權利的規定，第二款涉及因正當理由延誤期限時請求恢復權利的規定。這兩款規定既適用于法定期限，也適用于指定期限，唯請求恢復權利的理由和期限不同。此外，第五款還規定“本條第一款和第二款的規定不適用專利法第24 條、第29 條、第42 條、第68條規定的期限?！薄秾＠ā返?9 條第一款和第二款分別規定了“外國優先權”以及除外觀設計申請外的“本國優先權”。所以，《專利法實施細則》第6 條中關于《專利法》第29 條的例外規定意味著，不管是因為正當理由還是不可抗拒的事由而延誤了優先權期限，均不能請求恢復優先權。①下文主要結合發明專利申請的優先權來進行說明。此外，本文所討論的優先權恢復僅限于超過優先權期限而請求恢復優先權的情形，不包括優先權的更正、增加、優先權文件的補交等所謂“優先權要求的恢復”，參見《專利審查指南》（2019 年修訂）第一部分第一章第6.2.5 節。

一、優先權制度概述

《保護工業產權巴黎公約》（以下簡稱“《巴黎公約》”）為廣泛的知識產權國際保護奠定了基石。優先權制度則是《巴黎公約》的重要支柱之一。根據《巴黎公約》第4 條，在一個成員國內正式提出了專利申請的申請人或者其權利的合法繼受人，在規定的期限內對其他成員國提出的同樣申請享有優先權?！栋屠韫s》最初規定的優先權期限是6 個月，在“海外”國家的情形是7 個月，后來在布魯塞爾修訂大會（Brussels Revision Conference）上修改為12 個月，并且一直維持到現在。②Sam Ricketson:The Paris Convention for the Protection of Industrial Property:A Commentary,Oxford University Press (2015),p.367.

優先權制度最直接的法律效果體現在《巴黎公約》第4 條B 款，可概括為對抗申請之效力與對抗公開之效力。③李逸竹.專利國外優先權制度研究[J].佛山科學技術學院學報（社會科學版）,2014,(3):65.即，在優先權期限屆滿前在本聯盟的任何其他國家后來提出的任何申請，不應由于在這期限完成的任何行為，特別是另外一項申請的提出、發明的公布或利用而無效，而且這些行為不能產生任何第三人的權利或個人占有的任何權利。優先權制度使得一項發明創造在一個國家或者地區申請專利之后有充足的時間在第二個國家或者地區申請專利，而不會因為時間差而喪失新穎性、創造性，或者被他人在第二個國家搶先申請專利。作為優先權基礎的第一件專利申請只要是一件正式的專利申請即可，其隨后的結局在所不問。顯然，優先權制度是與專利申請的先申請原則、專利地域性等密切相關的一項制度。

優先權一般包括“外國優先權”和“本國優先權”，如中國《專利法》第29 條規定。這意味著優先權制度的功能不僅僅局限于“工業產權的國際保護和協調”，而是被賦予更多的制度價值。申請人可以充分利用優先權制度規劃專利申請，例如通過要求優先權而將若干先后完成的發明創造合案申請、延長專利的保護期限、實現發明專利申請與實用新型專利申請的轉換、對申請中的缺陷進行修改等。申請人還可以利用這一制度來觀察市場情況進而決定是否繼續尋求對發明創造的保護，或者在優先權期限內尋求資本支持，以維持對發明創造的持續研發。

雖然優先權制度的設立初衷是為了工業產權的國際保護，從而為創新主體保護其知識財產提供更靈活的制度支撐。但是該制度還包含著對公共利益和秩序的考慮，例如，作為優先權基礎的在先申請必須滿足“首次”“正式”申請的要求，在后申請與在先申請必須是相同主題，在后申請必須在優先權期限內提出等。因此，優先權制度有利于發明創造盡早公開，進而促進上下游技術的研發。

優先權制度自1883 年誕生以來，始終是知識產權制度的重要支柱，在發揮創新驅動發展的過程中煥發著勃勃生機。

二、國際、國外優先權恢復制度

優先權如同申請日一樣，關乎一件專利申請的命運。世界知識產權組織（WIPO）在其管理的《專利合作條約》（PCT）以及《專利法條約》（PLT）中設立了優先權恢復制度，很多國家也參照這些國際條約在國內法中引入了優先權恢復制度，由此最大限度地保障申請人不會因為錯過優先權期限而喪失權利。以下僅選擇代表性的條約和國家（地區）進行介紹。

（一）《PCT 實施細則》關于優先權恢復的規定

《PCT 實施細則》第26 條之二與第49 條之三分別對優先權的恢復作出了規定，該規定借鑒了PLT的相關規定。④余梅霜,寧卉.淺析PCT 框架下的優先權恢復程序[J].中國發明與專利,2014(11):88.PLT 第13 條第（2）款規定，如果要求或本可要求優先權的在后申請的申請日晚于優先權期限屆滿之日，但是在實施細則規定的期限內，則在表明申請人盡到了適當注意或者是非故意的且在滿足程序要求后，主管局應當恢復該優先權。根據《PLT實施細則》第14 條，請求恢復優先權的期限是不少于2 個月，從優先權期限屆滿之日起計算。

《PCT 實施細則》第26 條之二.3 款規定了“由受理局作出優先權權利的恢復”，即如果國際申請的國際申請日在優先權期限屆滿日之后，但是在自該優先權期限屆滿日起的 2 個月期限內，在滿足程序及費用要求后，如果受理局認為符合該局所適用的恢復標準（“適當注意”標準或者“非故意”標準），則受理局應當恢復優先權。

根據《PCT 實施細則》第49 條之三.1 款，依據“適當注意”標準在受理局恢復優先權一般對每個指定國都發生效力，依據“非故意”標準在受理局恢復優先權一般僅對國內法承認該標準或者適用更有利于申請人的標準的指定國有效。所以，受理局恢復優先權的決定對采用同樣或者更寬松標準的指定局具有約束力，比受理局采用更嚴格標準的指定局不受受理局決定的約束。

《PCT 實施細則》第49 條之三.2 款規定了“指定局對優先權的恢復”，即如果國際申請的國際申請日晚于優先權期限屆滿之日，但在自該期限屆滿之日起2 個月內，如果指定局認為申請人沒能在優先權期限內提交國際申請的理由滿足了該局適用的恢復優先權的標準（“適當注意”標準、“非故意”標準或者更有利于申請人的標準)，那么在滿足了程序及費用要求后，指定局可以給予恢復優先權。

根據WIPO 公布的信息，PCT 締約國中的少數國家，例如巴西、加拿大、哥倫比亞、古巴、捷克、德國、阿爾及利亞、希臘、印度尼西亞、印度、韓國、菲律賓對優先權恢復作出了保留，大部分的國家都接受了優先權恢復。⑤Restoration of the right of priority by receiving Offi ces (RO) and designated Offi ces (DO) under PCT Rules 26bis.3 and 49ter.2 (Last updated 10 August 2020),https://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html#I.中國作為受理局接受了《PCT 實施細則》上述關于優先權恢復的規定，但是作為指定局作出了保留。

（二）歐美日的相關規定

歐洲專利局是PCT 的締約方?！稓W洲專利公約》（EPC）第122 條第（1）款對“重新確立權利”作出了概括規定：歐洲專利的申請人或所有人，盡管已采取了所有適當的注意，但仍不能遵守對歐洲專利局的時限，如果不遵守該時限的直接后果是造成歐洲專利申請或請求被拒絕，或認為申請已被撤回，或歐洲專利被撤銷，或喪失任何其他權利或補救手段，則應根據請求重新確立其權利。

《EPC 實施細則》第136 條對“重新確立權利”進一步規定，根據第122 條第1 款提出的任何重新確立權利的請求，應在未遵守期限的原因消除后兩個月內以書面形式提出，但最遲應在未遵守期限屆滿后1年內提出。但是，對于EPC 第87 條第1 款和第112a條第4 款規定的任何一個期限，重新確立權利的請求應在該期限屆滿后2 個月內提出。其中EPC 第87 條第1 款正是關于要求優先權的規定。

所以，EPC 及《EPC 實施細則》關于優先權權利恢復的規定與《PCT 實施細則》的規定一致，適用“適當注意”標準，并且優先權恢復期限自期限屆滿之日起計算，而非從障礙消除之日起計算。⑥See e.g.Decision of Board of Appeal No.J 0013/ 16 -3.1.01,14 December 2017.

美國已經加入了PLT，《美國專利法實施細則》37 C.F.R.§1.55 涉及“要求外國優先權”，其中(c)款關于“延遲提交后續申請”規定：后續申請的申請日在外國申請的申請日起12 個月屆滿后，但在該期限屆滿之日起2 個月內，如果延遲在該期限內提交后續申請是非故意的，則可以根據《PCT 實施細則》第26 條之二.3 款（國際申請）或者根據本款提出請求，來恢復后續申請的優先權。所以，美國為申請人恢復優先權設定了更低的“非故意”標準。

對于國內優先權，美國也有類似的規定，例如37 C.F.R.§1.78(b)規定要求臨時申請的利益的12 個月期限屆滿后還有2 個月的期限來恢復對該臨時申請的利益，如果延遲提交后續申請是非故意的。實際上，臨時申請本身就為申請人快速提交專利申請提供了極大的便利。而在根據《美國專利法》（35 U.S.C.）§120 以及37 C.F.R.§1.78(d)要求在先正式申請的利益而援引在先申請時，對于期限的掌握則更加寬松，并且也可以請求恢復對在先申請的利益。

此外，美國對于要求外國優先權的時間也較為寬松。37 C.F.R.§1.55(d)關于“提出優先權要求的時間”規定，優先權要求必須在從美國申請的實際申請日起4 個月內提出，或在從在先外國申請的申請日起16 個月內提出，以較晚者為準。⑦這一規定不適用于美國外觀設計專利申請。

PLT 自2016 年6 月11 日起在日本正式生效。日本在之前已經修改了《專利法》第41 條和第43 條，并新增第43 條之二。修改后的專利法給予優先權主張者在優先權期限屆滿后一定期限內主張優先權的期限救濟。⑧范曉.日本與《專利法條約》相適應的法律制度調整淺析[J].中國發明與專利,2017(1):88.申請人未在優先權期限內提出根據《巴黎公約》要求優先權的專利申請的，如果申請人有正當理由未提出申請，則申請人可以根據《專利法》第43 條之二第1 款在優先權期限屆滿之日起2 個月內提出申請，并可以根據《巴黎公約》要求在先專利申請的優先權。⑨Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan,Part V Priority,https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/05_e.pdf.

所謂“正當理由”對應于PLT 中的“適當注意”標準。⑩日本特許廳網站在“1-3：優先権の回復制度に係るQ&A”中指出，關于優先權的恢復，《日本專利法》修改中采用《專利法條約》中的“適當注意”標準，與之相對應的是《專利法》中的 "正當理由"，參見https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kikan_gide_faq.html#q1-3-1。不同于一般補救程序的期限計算方式，恢復優先權的期限并不是從超過期限的理由不存在之日（申請人不再能夠提起這種程序之日）開始計算。

三、中國引入優先權恢復制度的正當性分析

（一）在后申請日是優先權日的延續

在登記制度下，申請日對于確定知識產權形成時間、權利歸屬等具有重要意義。對此，可以參照最高人民法院關于同樣貫徹先申請原則的商標申請權之論述。

關于專利申請日的意義，可以參照最高人民法院關于同樣貫徹先申請原則的商標申請權之論述。首先，一旦申請人提交了商標注冊申請，從申請日起就享有了排斥其他人在同一種商品或者類似商品上以相同或者近似的商標申請注冊的權利；其次，申請人可以根據自己的意志對商標注冊申請作為一種民事權益進行處分；最后，申請日之后，商標申請人即享有了對未來取得注冊商標專用權的一種期待。?參見白象食品股份有限公司訴國家知識產權局專利復審委員會行政裁決案，最高人民法院（2014）知行字第4 號行政裁定書。同樣，專利申請從申請日起即享有了一種申請權。這種專利申請權是一種期待權，也是一種優先權?？v使多人獨立作出了同樣的發明創造，在先申請人依然可以因為較早的申請日而取得壟斷權，避免進一步的尋租成本。當然，從專利申請日起，申請人披露的發明創造即予固定。

對于要求優先權的專利申請而言，在后申請日并非要重新確立申請專利的時間，而是借助此種制度設計來確保優先權日（即在先申請日）的效力延續至要求優先權的在后專利申請。由此所有在后專利申請具有相同的優先權日，實現了前述專利申請日的意義。從優先權日起到在后申請日止的優先權期限則是實現這種延續的必然要求與限制：距離太近則失去了設立優先權制度的意義，距離太遠則可能帶來過大的不確定性。從發明/實用新型一般12 個月的優先權期限與外觀設計6 個月的優先權期限觀之，該期限體現了其相對于權利保護期限的比例、申請人準備在后申請的需求、以及公眾對權利確定性的需求等因素。

各因素的平衡總體上不應當被打破，但是人們對這種平衡的認識卻在隨時代發展而變化。例如PCT申請實際上延長了專利申請進入指定國的時間。上述國際、國外優先權恢復制度亦有同樣的效果。顯然，在已經正式提交在先專利申請而使得發明的歸屬和內容得到固定（盡管從地域上看可能還未延及中國）的前提下，因為18 個月的公開期限尚未到達而本來就存在不確定性，僅僅對優先權期限作出少許寬限并不會損害公眾利益。

（二）中國優先權恢復例外的不合理性

《專利法》及《專利法實施細則》關于優先權的規定與《巴黎公約》的基本要求一致，該規定確保專利申請人不會因發明創造在優先權期限內被公開或者因他人搶先申請而失去獲得專利權的機會，但是在申請人已經盡到適當注意仍然超過優先權期限提交專利申請時，中國并沒有參照PLT、《PCT 實施細則》為恢復優先權提供救濟途徑。

申請人唯有于優先權期限內提出專利申請并要求優先權，通過審查后才能享有優先權。這樣的規定在通常情況下是沒有問題的。然而，在一些特殊情形下申請人即使已經盡到適當注意義務，仍然有可能錯過優先權期限。甚至在一些不可抗拒的情形，例如新冠肺炎疫情這種持續時間長、波及面廣的 事由，申請人更是容易因為各種疫情防控措施而無法及時提交專利申請，從而錯過優先權期限。根據《專利法實施細則》第6 條規定，優先權一旦喪失，則無法以任何理由請求恢復。這意味著創新主體投入大量人力、物力才作出的研發成果因為這一程序性規定而面臨著在中國得不到保護的風險，企業競爭力及投資信心將受到極大影響。

《專利法實施細則》第6 條的現有規定使得申請人無論因為何種原因延誤在中國提交專利申請的優先權期限，都不能請求恢復優先權并承擔最終的不利后果。新冠肺炎疫情雖然屬于極罕見的情形，但正因為這樣，更突出了中國優先權制度的僵化與不合理性。

（三）優先權恢復制度符合中國知識產權政策

長期以來，發達國家一直是更高知識產權保護標準的倡導者和踐行者。?易繼明，初萌.后TRIPS 時代知識產權國際保護的新發展及我國的應對[J].知識產權,2020(2):3-4.不僅僅在實體上而且在程序上為知識產權申請人和權利人包括專利申請人和權利人提供便利也是加強知識產權保護最直接和最有效的方式之一。從上文介紹可知，歐洲、美國、日本均參照PLT 和/或PCT 規定設置了優先權恢復制度，從而為保護發明創造提供了更多保障。

通過在程序方面采取更加靈活的措施、設置更加寬松的要求，可以保證發明人作出的發明創造得到有效保護。發明人作出一項發明創造殊為不易，其對社會作出的貢獻也應當得到認可。在實體權利與效率的平衡方面，自《巴黎公約》以來知識產權保護的總體趨勢清晰地表明，國際社會總體上趨向于為申請人提供更加寬松的制度。這也符合中國加強知識產權保護的發展戰略。

中國雖然屬于發展中國家，但是中國已經逐步由中國制造過渡到中國創造，企業創新能力也有了長足進步。2019 年，中國發明專利申請量為140.1 萬件，共授權發明專利45.3 萬件，其中國內申請人的發明專利授權36.1 萬件，約占總授權量的80%。?國家知識產權局就2019 年主要工作統計數據及有關情況舉行新聞發布會[EB/OL].(2020-9-15).http://www.gov.cn/xinwen/2020-01/15/content_5469519.htm.2019 年，中國通過PCT 途徑提交專利申請5.9 萬件，位居世界第一。?知識產權局：2019 年中國PCT 專利申請躍居世界第一[EB/OL].(2020-9-15)http://www.chinanews.com/gn/2020/04-23/9165492.shtml.如此龐大的專利以及專利申請對于中國來說是一筆巨大的財富。在這樣的背景下，我們更有理由為申請人提交專利申請提供更加靈活、寬松的制度。

根據WIPO 于2020 年9 月2 日發布的2020 年全球創新指數（GII 2020），中國排名第14 位，與2019年的排名相同。?2020 年全球創新指數：2019 冠狀病毒病大流行預計對全球創新產生影響；瑞士、瑞典、美國、聯合王國和荷蘭今年名列前茅[EB/OL].(2020-9-15).https://www.wipo.int/pressroom/zh/articles/2020/article_0017.html.知識產權保護已經成為中國經濟發展的重要驅動力，一個更加強健的知識產權保護制度有利于將中國的創新推向一個新的高度。在專利制度中增加優先權恢復制度有利于這一目的的實現。

實際上，即使在專利申請中引入優先權恢復制度，對比例如美國這個世界最大經濟體的專利申請制度，中國的專利申請制度在靈活性以及對申請人的友好程度上依然存在一些差距。在專利申請程序中引入2 個月的優先權恢復制度是進一步完善中國專利申請及優先權制度的第一步。

四、關于《專利法實施細則》第6 條的修改建議

鑒于前述考慮，建議對《專利法實施細則》第6條進行修改，使得因不可抗拒的事由或者盡到適當注意仍然延誤優先權期限后，可以請求恢復優先權。具體修改建議如下：

(1)第1 款和第2 款保持不變。增加新的第3 款：“當事人因不可抗拒的事由或其他正當理由延誤優先權期限，導致優先權喪失的，自《專利法》第29 條規定的期限屆滿之日起2 個月內，可以向國務院專利行政部門請求恢復優先權。”

(2)第4 款對應于原第3 款，做適應性修改如下“當事人依照本條第1 款、第2 款或第3 款的規定請求恢復權利的，應當提交恢復權利請求書，說明理由，必要時附具有關證明文件，并辦理權利喪失前應當辦理的相應手續；依照本條第2 款或者第3 款的規定請求恢復權利的，還應當繳納恢復權利請求費?！?/p>

(3)第5 款對應于原第4 款，內容保持不變。第6款對應于原第5 款，內容保持不變。

通過上述修改，可以在中國初步建立起優先權恢復制度，從而與《PCT 實施細則》的基本規定一致，使得創新主體盡到適當注意后即使超過優先權期提交專利申請仍然有機會在2 個月的期限內恢復優先權。這既是中國知識產權政策和知識產權經濟發展的具體要求，也有利于日后國際協調與國際談判，體現中國持續改善營商環境的實際行動，進一步增強創新主體投資興業的信心。