美國專利保護客體的最新司法實踐
——以Berkheimer v.HP Inc.案為視角

徐 薇

一、引言

對于專利保護客體，我國專利法第2 條規定針對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案可以受到專利權的保護。一般認為，只要權利要求中存在可以解決一定技術問題并產生相應技術效果的技術特征，則這個權利要求就符合專利保護客體的規定。因此，在我國專利保護客體是一個門檻相對低的概念。

在著名的Alice Corp.v.CLS Bank International 案①Alice Corp.v.CLS Bank International,573 U.S.208 (2014)。(以下簡稱Alice 案)之前，美國專利保護客體的審查標準相對比較寬松。通常認為只要權利要求中存在諸如硬件結構等技術性特征，則權利要求就符合專利保護客體的規定。但在2014 年Alice 案之后，美國司法實踐中提高了專利保護客體的判斷標準，導致很多計算機軟件類專利在審查或者訴訟階段被認定屬于抽象概念，不符合專利保護客體規定。據統計，近些年在美國地區法院專利訴訟中，超過50%的計算機軟件發明被認為不屬于專利保護客體的規定而被無效②Overview of Section 101 Patent Cases Decided after Alice v.CLS (as of March 1,2019),Gibson Dunn,March 2019，載https://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/2019/03/Overview-of-Section-101-Patent-Cases-Decided-After-Alice-v-CLS-as-of-03-01-19.pdf，2020 年9 月10 日訪問。。這些問題使得原告在訴訟中主張權利變得困難重重，從而引發美國司法界對于專利法101 條適用一致性和可預測性的廣泛爭論。

在2018 年，美國聯邦巡回上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）在Berkheimer v.HP Inc.案③Berkheimer v.HP Inc.,881F.3d1360 (Fed.Cir.2018)。（以下簡稱Berkheimer 案）中針對專利保護客體問題做出了重要判決，CAFC 改變了先例中認為專利保護客體屬于純粹法律問題的觀點，認定專利保護客體判斷中存在一些重要的事實認定問題④值得一提的是，在CAFC 二審判決做出之后，被告HP 向美國聯邦最高法院申請再審，但是最高法院拒絕頒發調卷令。因此，可以認為Berkeimer 案的觀點體現了美國法院對于專利保護客體問題的最新共識。。眾所周知，在美國專利訴訟中的事實問題是屬于陪審團的審理范疇，因此如果雙方對事實問題存在爭議，法官通常不能直接依據法律做出判決，否則很可能侵蝕陪審團作為事實發現者的司法裁判權。CAFC 這一觀點的轉變被視為是美國專利司法政策在Alice 案之后的一次回擺，在一定程度上降低了Alice 案對專利權人的不利影響，給美國專利訴訟以及專利審查帶來了積極影響。

二、Berkheimer v.HP Inc.判例介紹

美國專利法101 條對專利保護客體做出了一般性規定，即新且有用的方法、機器、制造品或者物質成分都可以成為專利保護客體。美國聯邦最高法院在Alice 案之后，逐步細化并確立了專利保護客體采用Mayo/Alice 兩步驟判斷框架。

步驟1：權利要求是否屬于專利法101 條的保護類別（是否屬于方法、機器、制造品、物質成分），如果不是，則直接得出該權利要求不符合專利法101條；如果是，則進一步執行步驟2A 的判斷；

步驟2A：權利要求是否涉及司法例外（包括自然規律、自然現象以及抽象概念），如果不涉及到這些司法例外，則得出該權利要求符合專利法101 條；如涉及司法例外，則需要進一步判斷步驟2B；

步驟2B：權利要求是否包括顯著多于司法例外的發明構思（inventive concept），如果存在，則得出該權利要求符合專利法101 條；否則，該權利要求不符合專利法101 條關于專利保護客體的規定。

在Berkheimer 案之前，美國司法判例認為權利要求是否符合專利保護客體是一個純粹的法律問題，而不包括任何事實認定問題。因此，法官可以在訴訟案件早期就直接依據法律規定針對專利保護客體問題做出判決，而不需要考慮爭議雙方的事實主張以及提交的事實證據，更不需要將這一法律問題交給陪審團審理。特別是Alice 案所確立的Mayo/Alice 判斷框架在一定程度上提高了專利保護客體的判斷標準。例如，如果專利的技術方案未與一個實際應用有機結合，或者權利要求中的步驟僅僅涉及通用計算機系統的常規數據操作，這種專利很難在被告提出的訴前動議中全身而退。因此，在地區法院訴訟實踐中，被告通常都會在訴訟早期就向法院提出駁回訴訟請求的動議（motion to dismiss）或者徑行判決的動議（motion for summary judgment），主張原告專利權利要求不符合專利法101 條關于專利保護客體的規定，以便在訴訟早期就能盡快脫身。

但是，CAFC 在2018 年的Berkheimer 案中改變了過往判例中的觀點，CAFC 認為雖然專利保護客體最終是一個法律問題，但是其中存在重要的事實認定問題。這就要求法官在審理被告提出的訴前動議時，必須按照有利于專利權人的立場來審視雙方提交的證據以及事實主張，而不能在案件早期就直接依據法律做出判決。下面將詳細介紹這個判例。

Steven E.Berkheimer 擁有美國專利No.7,447,713（下稱之為713’專利）。權利要求1-4 記載如下：

1.一種在計算機處理系統中歸檔項目的方法，包括：

將所述項目呈現給解析器；

將所述項目解析成多個多部分對象結構，其中所述結構的部分具有與其相關聯的可搜索信息標簽；

根據先前存儲在簡檔中的對象結構來評估所述對象結構；以及

至少在所述對象與預定標準和用戶定義規則中的至少一個之間存在預定偏差的情況下，呈現用于人工協調的經評估的對象結構。

2.根據權利要求1 所述的方法，其特征在于，各個結構在被呈現用于協調之后可以被手動編輯。

3.根據權利要求1 所述的方法，其特征在于，包括在解析步驟之前，將輸入項轉換成標準化格式以用于輸入到所述解析器。

4.根據權利要求1 所述的方法，包括在沒有實質冗余的情況下將經協調的對象結構存儲在所述簡檔中。

具體而言，713’專利是關于在數字資產管理系統中以數字化方式處理和檢索文件的技術方案。數字資產管理系統首先將文件解析成多個對象，并且為這些對象建立標簽并創建這些對象之間的關聯。然后數字系統將以人工或者自動方式來分析這些對象，并與已儲存對象進行對比，以便基于一定的規則來判斷二者之間是否存在偏差。另外，專利說明書描述了這個數字管理系統可以減少公共文本和圖形要素的存儲冗余，從而可以改善系統運行效率并且降低存儲開銷。

Berkheimer 在伊利諾伊北區聯邦法院起訴 HP公司侵犯713’專利權。在馬克曼聽證（Markman hearing）程序完成權利要求解釋之后，被告HP 公司向法院提出徑行判決動議，要求法院判決權利要求1-7 以及9 不符合專利保護客體的規定。地區法院批準了HP 公司的動議。隨后原告Berkheimer 上訴到CAFC。

雙方在二審中爭議焦點集中在步驟2A 以及2B的判斷步驟上。針對步驟2A，CAFC 支持一審的觀點，認為權利要求1 僅僅利用了通用計算機系統的常規計算功能，因此指向一個以結構化方式對數字對象進行分類和存儲的抽象概念。原告認為，權利要求中“解析”特征是具有技術性的特征，具體而言這個解析的動作可以將數據結構從源代碼方式變換到目標代碼方式。因此原告主張權利要求1 并非僅僅針對通用的計算機系統，認為權利要求不是一個單純的抽象概念。但是，法院沒有支持Berkheimer 的抗辯意見。首先，CAFC 認為僅僅將一個技術方案與某個應用場景結合，并不會必然降低一個技術方案的抽象性。另外，法院認定專利說明書中并沒有證據證明這種通過解析實現對象轉換的方法可以改進計算機系統效率，并且原告也承認解析器是本領域存在已久的慣用技術手段，因此法院認為權利要求1-9 僅僅指向一個抽象概念，無法通過步驟2A 測試。

針對步驟2B，CAFC 認為需要判斷權利要求中是否具有額外的技術特征將一個抽象概念轉化為符合專利保護客體的具體應用。進一步，如果權利要求中的單個技術特征或者若干技術特征的組合不僅僅是本領域公知、慣用或者常規技術手段，那么這些技術特征就可以將權利要求的本質轉化成一個可專利化的具體應用，進而通過步驟2B 檢驗。CAFC 指出雖然專利保護客體問題是一個法律問題，但是對于判斷權利要求中一個技術特征或者多個技術特征的組合對于本領域普通技術人員而言是否屬于公知、慣用或者常規技術手段，這是一個事實認定問題。換言之，CAFC 認為雖然一個專利是否屬于專利保護客體是一個法律問題，但其中判斷權利要求的單個技術特征或者多個技術特征組合是否屬于本領域公知常識或者慣用技術手段則是一個事實認定問題。眾所周知，在美國專利訴訟中，對于事實問題通常需要事實裁判者結合雙方的事實主張或者證據加以認定，而不能由法官直接依據法律規定做出判決。因此，在Mayo/Alice 判斷框架中，除非原被告雙方對于技術特征或者技術特征的組合是否屬于本領域慣用或者公知常識不存在爭議，或者法官以有利于專利權人角度解釋雙方證據或者事實主張，但仍得出任何一個理性陪審團都會做出有利于被告的結論，否則法官不可以針對這一事實問題直接依據法律做出判決。

具體回到該案，原告Berkheimer 主張該專利可以通過降低冗余以及一對多編輯來改進計算機系統的功能，因此該專利具有超出本領域公知常識或者慣用技術手段的發明構思。對于這個問題，法院審查了專利說明書等內部證據，在說明書中申請人描述了在該專利申請日之前現有技術中常規數字資產管理系統通常包括具有多個冗余文件元素示例的大量文件，因此現有技術中的存儲系統存在大量數據冗余，使得存儲開銷較大，效率較低。而該發明是以一種非常規的方式來存儲經解析的數據，因此可以降低存儲冗余，改善系統存儲效率。二審法院認為說明書中描述了本發明對現有技術的改進，因此對于該專利技術特征是否屬于公知常識或者慣用手段這一事實問題而言，構成了實質性爭議。經過審查，CAFC 認為權利要求1 不包含降低存儲對象冗余的技術特征，因此權利要求1 無法實現說明書中描述的對常規對象存儲系統改進等技術效果，所以權利要求1 無法通過步驟2B 檢驗，不符合專利保護客體規定。根據類似的分析，權利要求2-3 以及9 也不符合專利保護客體規定。而對于權利要求4-7，CAFC 認為這些權利要求包含可以實現說明書中記載的技術效果的技術特征，所以對于這些權利要求是否僅僅包括本領域公知常識或者慣用技術手段這一事實問題，CAFC 認為存有實質性爭議。因此，二審法院推翻了地區法院關于權利要求4-7 不符合保護專利保護客體的徑行判決，發回一審法院重新審理。

三、Berkheimer 案對美國專利訴訟和申請策略的影響

在Berkheimer 案中，CAFC 的觀點其實是認為專利保護客體是一個事實和法律混合的問題，也就是說雖然是否屬于專利保護客體最終是一個法律問題，但是其中存在支撐性的事實認定問題。具體而言，CAFC 認為一個技術特征以及技術特征的組合是否屬于本領域公知常識或者慣用技術手段，這是一個事實問題。因此，如果雙方對此存在實質性事實爭議，則地區法院無法直接依據法律進行判決。這個判例對美國的專利訴訟以及專利審查有著深遠影響。

首先，這個判例增加了美國專利訴訟中被告獲得庭前動議，以快速解決案件爭議的難度。由于Alice案的影響，在地區法院專利訴訟中，被告或者在訴答階段（pleading stage）主張專利不符合專利保護客體而提出駁回訴訟請求動議，或者在證據開示后以及庭審前申請專利不符合專利保護客體的徑行判決動議。這些被告可以采用的審前動議工具給專利權人帶來很大挑戰，但是Berkheimer 案改變了這一對專利權人的不利狀況。在這個判例之后，美國地區法院訴訟中被告基于專利法101 條獲得各種審前動議的比例明顯降低⑤Section 101 Motions to Dismiss Still Alive in District Courts,https://www.ipwatchdog.com/2018/12/14/section-101-motionsdismiss/id=104136/，2020 年9 月10 日訪問。。現在法院更傾向于在案件證據和事實調查清楚之后，再對專利保護客體問題做出判決。一般而言，除非原被告雙方對事實不存在爭議，否則一般都需要經過庭審之后才能解決專利保護客體問題。

站在原告角度，為了避免在訴訟早期就被駁回訴訟請求，在訴訟策略上應當在訴狀中盡量多記載該發明相對于現有技術如何改進的證據或者事實主張，以積極構建關于該發明的技術特征或者技術特征組合是否屬于本領域普通技術手段的事實爭議。例如，在訴訟中可以記載該專利相對于現有技術的區別，并論述該區別技術特征可以解決的技術問題以及實現的技術效果。通過在訴狀中記載足夠的關于專利保護客體的事實主張，可以在各種審前動議審理中引入足夠的事實爭議，以避免在訴訟早期被依據專利法101 條直接駁回訴訟請求。

其次，Berkheimer 案作為CAFC 的先例對下級地區法院以及美國專利商標局都具有法律約束力。作為對Berkheimer 案的回應，美國專利商標局發布了關于專利保護客體問題的備忘錄，調整了專利保護客體的審查流程⑥Changes in Examination Procedure Pertaining to Subject Matter Eligibility,Recent Subject Matter Eligibility Decision (Berkheimer v.HP,Inc.),載https://www.uspto.gov/sites/default/fi les/documents/memo-berkheimer-20180419.PDF，2020 年9 月10 日訪問。。Berkheimer 案明確了一個技術特征或者技術特征的組合是否屬于本領域公知或慣用技術手段是一個事實問題。因此，備忘錄規定審查員在審理Mayo/Alice 框架步驟2B 時，如果要得出權利要求的某個技術特征屬于公知常識或者慣用技術手段的審查結論，不能僅僅通過說理來證明，而是要提出具體公知常識類證據。具體而言，備忘錄指出這些公知常識類證據可以是一個或多個法院關于公知常識做出的判決，也可以是相關技術領域中廣泛使用的書籍或者綜述文章，而不能只是一篇或者幾篇現有技術。這意味著在判斷專利保護客體問題上，審查員將承擔更多舉證義務。

在專利申請文件的撰寫策略上，專利申請人需要注意平衡專利保護客體與權利要求保護范圍解釋這兩個維度。在傳統上，美國專利申請文件很少描述本發明可以解決的技術問題以及實現的技術效果，但是從美國專利法101 的最新實踐來看，這對于克服專利保護客體的挑戰比較不利。因此，建議申請人應該在說明書中以非限縮性的方式，結合一個具體應用來描述本專利要解決的技術問題以及實現的技術效果。例如，申請人可以描述本發明相對于現有技術的技術區別以及可以實現的技術改進，這樣可以避免審查員或者法官將本發明的技術特征認定為本領域的公知常識。通過這種方式，申請人可以證明本專利不僅僅指向一個抽象概念，而是一個對通用計算機系統的效率和功能有具體改進的技術方案，這樣將會有更大概率通過專利保護客體的審查。

四、結語

美國專利保護客體的問題涉及到抽象概念、發明構思等多個法律概念，如何界定這些法律概念的內涵和外延，以及如何協調專利法101 條和其他專利法實質條款的關系，成為近些年美國專利訴訟的熱點和難題。本文主要以美國專利訴訟中事實和法律問題的區分為視角，介紹了美國專利法101 條關于專利保護客體問題在專利訴訟以及專利審查中的最新實踐，并且從專利申請文件撰寫以及專利訴訟應對策略角度提出了若干實務建議。考慮到目前越來越多的中國出海企業卷入到歐美專利訴訟糾紛之中，希望本文能引起國內同行對相關問題的關注和討論。