淺談組合物并列選擇技術方案的認定以及補交實驗數據的考量

馬俊魁

一、引言

在化學領域的產品發明中，組合物發明占有相當重要的地位。組合物是指由至少兩種化學物質按一定比例組合而成的具有特定性質和用途的物質或材料。組合物主要以其化學組成為特征，使用組分和含量表征的組合物居多，使用制備方法、性能和/或用途表征的組合物也較為常見。隨著科技發展和人類需求的增長，要求所使用的物質或材料具有更多樣化、更高水平的性能和更廣泛的應用。通過將多種化學物質相組合而得到具有特定性質和用途的物質或材料是滿足上述要求的重要手段，因此，組合物的專利申請量持續增加。然而，由于組合物的性能或應用效果取決于多種組分及其含量的共同作用，影響因素眾多，且組合物的表征方式復雜多樣，因此，準確認定事實是客觀判斷組合物發明的技術貢獻的關鍵點和難點。

2017 年4 月1 日起實施的《專利審查指南》（以下簡稱《指南》）的第二部分第十章新增第3.5 節，將原《指南》第3.4 節第（2）項“針對補交的實驗數據的規定”移至第3.5 節并做修改，即將“申請日之后補交的實施例和實驗數據不予考慮”修改為“對于申請日后補交的實驗數據，審查員應當予以審查。補交實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的”①參見國家知識產權局關于修改《專利審查指南》的決定（第七十四號）。。補交的實驗數據屬于證據，申請人通常用于證明發明具有說明書所述的某種技術效果，或相對于現有技術具有更好的技術效果。此次修改明確了對補交實驗數據應當予以審查的規定，切實保障了申請人舉證的正當權利②中華人民共和國知識產權局.專利審查指南2010[Z].北京：知識產權出版社，第176-177 頁，278 頁。。

下面將結合一件復審案例對組合物發明的審查以及補交實驗數據的把握進行分析，以期為實質審查工作提供一些參考借鑒。

二、案例介紹

該 申請涉及一種用于輪胎的橡膠組合物，審查員在實質審查階段以該申請相對于對比文件1 不具備新穎性為由對該申請做出駁回決定。申請人提出了復審請求，未修改申請文件，僅陳述了該申請具有新穎性和創造性的理由。合議組發出復審通知書，指出該申請相對于對比文件1 不具備創造性。復審請求人修改了權利要求1 的主題名稱，同時提交了補充實驗數據。合議組做出維持駁回的決定，目前該案為駁回失效狀態。

實審駁回以及合議組發出復審通知書所針對的權利要求1 為：橡膠組合物，所述橡膠組合物至少包含二烯彈性體、30～150phr 之間的補強填料、交聯體系、在0.2～10phr 之間的抗氧化劑和在0.2～10phr之間的堿金屬或堿土金屬乙酰丙酮化物，其中所述二烯彈性體是天然橡膠。

對比文件1 公開了一種彈性體橡膠組合物，包括二烯橡膠彈性體、一種活化劑、硫化促進劑和硫及其衍生物；活化劑包含金屬鹽，金屬鹽可選擇比如乙酰丙酮鎂，還包括抗氧化劑，比如苯基對苯二胺，含量可為1.5phr，二烯彈性體中可選擇包括聚丁二烯、天然橡膠等。

審查員在駁回決定中認為：對比文件1 公開了一種彈性體橡膠組合物，包括二烯橡膠彈性體、一種活化劑、硫化促進劑和硫及其衍生物，活化劑包含金屬鹽，比如乙酰丙酮鎂，活化劑中金屬鹽含量為優選0.02～0.5phr，還包括：抗氧化劑，比如苯基對苯二胺，含量可為1.5phr；二烯彈性體，包括聚丁二烯、天然橡膠等；至少一種增強填料，比如炭黑或二氧化硅，其含量可為10～90phr。這種組合物可以作為制造輪胎用，可以接觸或者不接觸空氣/充氣氣體，輪胎中還包括至少一個金屬補強部件。也就是說，對比文件1 中公開了彈性體橡膠組合物中活化劑的可選擇種類以及含量，公開了添加劑可選擇抗氧化劑，以及二烯彈性體可選擇天然橡膠，還公開了權利要求1 中乙酰丙酮化物的含量。因此，權利要求1 相對于對比文件1 不具備新穎性。

復審請求人的主要觀點如下：對比文件1 公開的二烯彈性體選自大量不同類型的聚合物，并沒有公開天然橡膠是優選的實施方案；對比文件1 中雖提及活化劑可選擇乙酰丙酮鎂，但也不是優選，并多次強調辛酸鋅是優選的；指出本領域技術人員需忽略對比文件1 中更優選且經過實驗論證的實施例，從眾多化合物中選擇并不優選的特征組合后，才能得到該申請技術方案，需要付出創造性的勞動。

合議組在復審通知書中認為：對比文件1 公開了一種可交聯的彈性體組合物，該彈性體組合物包括至少一種二烯彈性體聚合物，至少一種活化劑，至少一種硫化促進劑和硫或其衍生物，所述活化劑在組合物中的存在量為1.5～5phr，增強填料在組合物中的量為10～90phr。權利要求1 請求保護的技術方案與對比文件1 公開的內容相比，區別技術特征為：橡膠組合物中還包括0.2～10phr 的抗氧化劑；活化劑具體限定為堿金屬或堿土金屬乙酰丙酮化物，并具體限定了天然橡膠的選擇。

對此，根據該申請說明書的記載，該申請的實施例中均包含2.3phr 的抗氧化劑，由于C-2 至C-5 的橡膠組合物中添加了1.6～2.0phr 的乙酰丙酮化物，與未添加乙酰丙酮化物的實施例C-1 相比，它們在老化后，組合物中抗氧化劑的重量百分數高于實施例C-1，即添加乙酰丙酮化物使得橡膠組合物中抗氧化劑的相對消耗減少，這就使得在制備組合物時，可以減少體系中抗氧化劑的用量成為可能。然而，對比文件1 公開的制備橡膠組合物的全部實施例8-13 中均使用了2.0phr 的抗氧化劑，其用量落入權利要求1 所述抗氧化劑用量的數值范圍內。此外，對比文件1 中還公開了所述活化劑可以選擇乙酰丙酮鎂，所述二烯烴彈性體可選擇天然橡膠。

由此可見，權利要求1 的技術方案實質上是在對比文件1 的基礎上，選擇二烯彈性體和具體的從對比文件1 羅列的多種活化劑中選擇乙酰丙酮化物組成新的技術方案，而判斷權利要求1 是否具有創造性的關鍵在于權利要求1 技術方案所取得的技術效果相對于對比文件1 是否具有預料不到的技術效果。而該申請實施例僅記載了天然橡膠作為基體的橡膠組合物，添加不同種類的乙酰丙酮化物與不添加乙酰丙酮化物相比，對減少組合物中抗氧化劑消耗具有影響的實驗數據，未記載乙酰丙酮化物相對于其他活化劑對減少組合物中抗氧化劑消耗具有何種影響的實驗數據，對比文件1 同樣也沒有記載類似的實驗數據，因此，本領域技術人員難以確定，通過對對比文件1 活化劑進行選擇后形成的技術方案相對于對比文件1 公開的技術方案來說，具有何種預料不到的技術效果。因此，權利要求1 不具備創造性。

針對上述復審通知書，復審請求人將權利要求1的主題名稱修改為輪胎內部的橡膠組合物，并且為了比較對比文件1 與該申請組合物E10 性能，提交了補充實驗數據：組合物C-4 為該申請實施例之一的組合物，C-6 作為對比例，其中組合物C-6 與組合物C-4相同，除了組合物C-4 中的二烯烴彈性體是天然橡膠，組合物C-6 中的是溶液形式的苯乙烯/丁二烯共聚物，該組合物C-6 類似于對比文件1 的橡膠組合物。結果表明，組合物C-6 的E10 為5.1MPa，低于組合物C-4 的7.7MPa，由此可見，對比文件1 并未教導選擇具有特定E10 模量值的特定二烯彈性體。

合議組堅持復審通知書中對于權利要求1 不具有創造性的觀點，同時，對于補充實驗數據，評述為：對比文件1 的實施例中，通過密煉機中原料物質的混合制備包含二烯彈性體的組合物，其中并未明確說明其使用了溶液形式的苯乙烯/丁二烯共聚物橡膠，而通常情況下，密煉機中的物料通常是固體物質的形式，因此，補充實驗數據不能用于證明權利要求1 具有創造性。另外，該申請和對比文件1 均未提供其他實驗數據用于說明用天然橡膠代替苯乙烯/丁二烯共聚物橡膠使得該申請的技術方案具有何種預料不到的技術效果。在對比文件1 已經給出了可以從列舉的二烯彈性體中選擇天然橡膠作為組合物的橡膠基體的前提下，這種選擇出來的產品應當也具有與該申請的組合物相同或類似的性能和用途?；诖?，對該案維持了駁回決定。

三、案例分析

（一）針對該案爭議焦點一的分析

該案的爭議焦點一：對比文件1 中雖然公開了乙酰丙酮鎂、天然橡膠，但并沒有明確公開乙酰丙酮鎂和天然橡膠是優選的；對比文件1 實施例中公開了抗氧化劑的用量，但其他部分并未提及抗氧化劑的用量。將說明書內容以及實施例公開的內容進行組合得到的技術方案，能否影響該申請權利要求1 的新穎性和/或創造性？

當對比文件對構成技術方案的一個或多個技術特征給出多種選擇時，對于每種選擇的組合能否構成對比文件所公開的具體技術方案，應根據不同的情形確定。

（1）一個技術特征存在多種選擇，例如通常的1*n 以及n*n(n 不大于2) 模式時，考慮到并列選擇的技術方案組合方式較少，通常可以認為對比文件公開了每種選擇與其他技術特征一起所構成的多個具體的技術方案。

（2）多個技術特征存在多種選擇，例如n*n（n>2）模式時，應當根據所屬技術領域進行具體分析，此時主要依據所屬技術領域對技術效果可預見水平的高低。例如，機械、電學等領域對技術效果可預見水平相對較高，通常可以認為對比文件公開了每個技術特征的每種選擇與其他技術特征一起所構成的多個具體技術方案；化學、生物等領域對技術效果可預見水平相對較低，通常不能認為對比文件公開了每個技術特征的每種選擇與其他技術特征一起所構成的多個具體技術方案。

（3）另外，還需考量并列選擇的技術特征組合時，該技術特征是否為體現發明構思的關鍵技術手段。若為關鍵技術手段，還需綜合平衡新穎性和創造性評述對審查效能的影響；若不是關鍵技術手段，往往參照上述考量因素做出新穎性評述。

需要注意的是，在考慮現有技術公開的并列選擇技術方案的組合方式和組合后的技術效果時，還需考量某些領域組合物組分之間的協同等可預期性較低的組合方式（如農藥組合物中協同、拮抗等預見性較低的領域）。

具體到該案，該申請要解決的技術問題是提供一種能夠降低抗氧化劑消耗的橡膠組合物，解決輪胎抗老化與抗氧化劑添加量大的問題，其采用的關鍵技術手段是在橡膠組合物中添加0.2～10phr 的堿金屬或堿土金屬的乙酰丙酮化物。權利要求1 為組合物類型的產品權利要求，主要包括二烯彈性體、補強填料、交聯體系、抗氧化劑和乙酰丙酮化物，并限定了二烯彈性體的種類為天然橡膠、抗氧化劑的用量和乙酰丙酮化物的用量。對比文件1 說明書部分公開了活化劑的一系列種類，其中具體可選擇乙酰丙酮鎂，活化劑的金屬含量以及二烯彈性體的一系列種類，具體可選擇天然橡膠，還公開了包括抗氧化劑，實施例部分公開了抗氧化劑含量為2phr。對比文件1 公開的并列選擇的技術方案的組合方式為4*4（活化劑種類、用量、二烯彈性體種類、抗氧化劑用量）。對比文件1 公開的并列選擇并不是1*n 以及n*n(n 不大于2) 模式的組合物，且活化劑種類以及二烯彈性體種類為該案申請人爭議的焦點，涉及關鍵技術手段，綜合考量上述因素，建議采用創造性評述本案權利要求1 更為合適。

（二）針對本案爭議焦點二的分析

該案的爭議焦點二：如何考量提交的補充實驗數據對該案創造性的影響?！吨改稀芬幎ǎ貉a交實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的，即堅持并明晰了對補交實驗數據審查的一般原則，體現并落實先申請制的立法宗旨。補充實驗數據所證明的事實并不能超出原始申請文件公開的范圍，不能證明一個新的事實；能否“得到”的判斷不能機械地只看技術效果的文字記載內容，應該站位本領域技術人員，綜合考量現有技術情況及申請文件記載的內容，認定申請文件公開的事實，判斷技術效果是否公開。在后補交的實驗數據，不是原始申請公開的內容，其必須與原始申請公開的內容存在內在聯系，聯系的橋梁就是技術效果。申請人補交實驗數據的目的通常就是證明其專利申請具有說明書所述的技術效果或者相對現有技術更優異的效果③王子瑜 等.補充實驗數據的證明力探究[J].審查業務通訊，2018(12):1-5.。

而在實際審查中，如何判斷補交實驗數據證明的技術效果是可以從專利申請公開內容中得到的，成為補交實驗數據審查中的難點。筆者認為通常需要注意以下幾點因素：（1）申請日之后補交的實驗數據只能是針對本領域技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的技術效果進行補強、驗證和比較。補充實驗數據被接受的前提之一是，其待證明的技術效果在原始申請文件中已經有記載，這種記載足以使得所屬領域技術人員認識到，在申請日時，申請人已經關注到所述技術效果反映的技術性能，而且針對所述技術性能的研究不是泛泛提及而是做了實實在在的工作。（2）結合補交實驗數據能否證明專利申請符合授權條件考慮的因素：實驗方法或條件是否影響技術效果的比對；實驗對象是否代表權利要求的整體方案；實驗結果是否表明專利申請顯而易見。

具體到該案，復審請求人補交的實驗數據，首先從形式上是合格的，應當予以審查。其次，在證據內容上，判斷補交實驗數據中技術效果數據相關的實驗方法或條件是否影響技術效果的比對。對比文件1 的實施例，通過密煉機中原料物質的混合制備包含二烯彈性體的組合物，但并未公開其使用了溶液形式的苯乙烯/丁二烯共聚物橡膠，而通常情況下密煉機中的物料是固體物質的形式。再次，即使上述補交的實驗數據中是固態原料，不影響技術效果比對的前提下，申請人通過補交實驗數據想要證明的事實為用天然橡膠代替苯乙烯/丁二烯共聚物橡膠使得該申請的技術方案產生了預料不到的技術效果，而對于該所要證明的事實，該申請原始申請文件中僅意識或者發現了解決該申請技術問題的技術方案，所使用的關鍵技術手段為包含在0.2～10phr 之間的堿金屬或堿土金屬的乙酰丙酮化物，即固定含量的堿金屬或堿土金屬的乙酰丙酮化物為體現該申請發明構思所使用的關鍵技術手段，并未意識或證明二烯彈性體的不同種類的選擇對解決該申請的技術問題具有何種不可預期或者重要的影響，即補交的實驗數據所要證明的“用天然橡膠代替苯乙烯/丁二烯共聚物橡膠使得該申請的技術方案產生了預料不到的技術效果”的事實不屬于所屬領域技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的。因此，綜上所述，該補交的實驗數據不能用于證明權利要求具有創造性。

四、結語

組合物發明審查中，不僅要考慮發明的技術方案本身，還要考慮發明所屬的技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果，將發明作為一個整體來看待。對于發明以及對比文件的組合物涉及的并列技術方案的認定，應當準確站位本領域技術人員，判斷并列技術方案特征之間的組合方式（1*n 以及n*n），以及對組合的特征是否涉及發明構思的關鍵技術手段做出準確判斷，進而對發明的新穎性和/或創造性做出正確高效的審查，避免“事后諸葛亮”。對于審查過程中申請人補交的實驗數據，審查員應當予以審查，切實保障申請人舉證的正當權利；同時，補交的實驗數據應符合先申請制原則，也應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的。