企業專利侵權判定方法及應對策略研究

馬俊杰、馬利娟、景晨思、董曉軍 /北京航天長征科技信息研究所

在市場競爭日趨激烈的今天， 隨著專利成為現代企業應對激烈競爭的必要手段，專利戰逐漸成為商戰的主題，與專利有關的糾紛呈擴大化趨勢，專利侵權訴訟案件日趨增多。企業在生產、經營和管理活動中，面臨著專利侵權與被侵權的雙重風險，如果缺乏相關知識和經驗，難免會在指控侵權或被控侵權時陷入不利局面，甚至造成不必要的損失，企業需要正視現實，主動防范，積極采取合理措施應對。為此，筆者從專利侵權判定的相關法律規定及司法實踐入手，分析和探討企業如何自主進行專利侵權判定與應對，以供企業參考。

一、專利侵權判定相關法律及司法依據

專利侵權判定的法律基礎為現行專利法及3個司法解釋中的相關規定，如表1所示。在司法實踐中，北京市高級人民法院制定并下發了《專利侵權判定指南（2017）》，該指南是其根據專利法及司法解釋的內容，結合近年來專利審判實踐的發展和需求，所出臺的具有重要參考意義的操作指南，相關內容如表2所示。

表1 專利侵權判定相關法律條款

二、專利侵權行為的形式要件及實質判定

從法律上來講，構成專利侵權行為需要具備一些必要條件，所以在判斷自己的產品或別人的產品有沒有侵權時，首先要對構成專利侵權的形式要件進行分析，包括被侵犯的專利為有效專利、實施行為未經專利權人許可、必須是以生產經營為目的、行為違法。

專利侵權的實質判定首先以確定專利權的保護范圍開始，我國現行專利法對專利權保護范圍的規定僅有一款，即第59條，具體原則、方法及規定則通過章節1所述的3個司法解釋及司法實踐經驗總結來確定。在司法實踐中，專利侵權判定所遵循的原則主要有：全面覆蓋原則，用于判斷被控侵權產品或方法是否完全仿制；等同原則，用于判斷被控侵權產品或方法是否實質性侵權；禁止反悔原則，用于判斷專利權人有無反悔的情形等。

從法律上來講，構成專利侵權行為需要具備一些必要條件，所以在判斷自己的產品或別人的產品有沒有侵權時，首先要對構成專利侵權的形式要件進行分析，包括被侵犯的專利為有效專利、實施行為未經專利權人許可、必須是以生產經營為目的、行為違法。

三、企業專利侵權判定方法

1.判斷專利是否為有效專利

首先，專利國籍與侵權行為地是否一致；其次，專利在侵權行為發生時的法律狀態是否有效；再次，即使已授權的專利未必都是真正有效的專利，因此也需要檢查專利年費是否一直繳納，分析該專利是否具備新穎性、創造性、實用性等。

2.判斷侵權嫌疑人的行為性質

法定專利侵權行為包含直接侵權和間接侵權2種。專利法第11條所規定的禁止行為均屬于直接侵犯專利權的行為，而教唆、幫助他人實施侵犯專利權的行為則構成間接侵權行為。

3.判斷是否存在法定侵權行為的例外

專利法第69條指出了不視為侵犯專利權的5種情形，因此需要根據實際判斷是否存在專利法規定的侵權行為的例外情況。

4.判斷專利權的保護范圍

依據專利法第59條，發明或實用新型專利權的保護范圍以權利要求為準，外觀設計專利權的保護范圍則以在申請時指定的產品上表示的與圖片或照片中的外觀設計相同或實質相同的設計為準。

表2 專利侵權判定指南

5.進行技術特征的具體比較

進行發明和實用新型專利侵權技術特征比對時，需要逐項對比，即分別將構成專利權利要求中技術方案的全部技術特征和構成被控侵權產品或方法的全部技術特征分解，并按順序列出數量及名稱，最后對比兩者是否一致。進行外觀設計專利侵權技術特征比對時，以該類產品一般消費者的視角進行整體觀察，逐個對比分析外觀設計和被控侵權產品的全部設計特征，客觀、全面地總結異同點，考慮所有能夠影響整體視覺效果的因素，最終通過綜合判斷進行認定。如果二者屬于相同或相近種類產品，并且在形態（形狀、圖案、色彩）上相同或近似，則侵權成立。

6.進行專利侵權的分析判定

依據司法實踐中的全面覆蓋原則、等同原則、禁止反悔原則等制定專利侵權分析判定表（見表3），企業可參照此表進行專利侵權的分析判定。

四、企業應對專利侵權策略

由于專利侵權風險的存在，所以企業應建立自身的專利侵權監控機制，盡量把可能的侵權糾紛化解于未成形之時，而在發現專利侵權情況后，企業無論作為專利權人還是涉嫌侵權人，都應采取相應措施積極應對。

1.建立專利侵權監控機制

在市場競爭日益激烈、專利侵權糾紛日漸增多的情況下，建立專利侵權監控機制已成為企業長遠發展的內在要求。通過專利侵權監控，可以明晰自身權利范圍，同時掌握相關競爭對手的專利權利范圍，對可能有抵觸的他人權利有清楚的認識，一旦發現侵權行為時采取相應解決措施。專利侵權監控機制的建立以專利檢索和調查為基礎，充分利用專利信息和市場信息來實現，并涉及項目研發、拓展市場等活動過程。

表3 專利侵權分析判定表

（1）研發活動專利侵權監控

在項目研發之前，需要進行專利查新檢索及專利信息分析等，這既可以避免低層次重復研究，又可以找到技術空白點和發展趨勢，發現已有的或潛在的競爭對手，從而建立針對技術研發的專利戰略。

在項目研發過程中，需要跟蹤相關技術及競爭對手的專利發展情況，并及時更新專利信息。當分析結果達到了預警水平時，則應當通過適當的平臺發布預警信息，以便及時采取應對措施，如果有專利侵權事件發生，則需進行技術判定，提出規避侵權的技術方案。

（2）市場活動專利侵權監控

在拓展目標市場前，需要針對滿足該目標市場的技術及產品進行專利檢索，以避免專利權沖突，可以找出競爭對手可能的侵權范圍以及專利權的空白點，從而建立針對目標市場的專利戰略。

當市場機會出現以后，在產品銷售活動過程中，需要持續跟蹤競爭對手的產品推廣情況和投標中所運用的技術和產品組合，及時發布預警信息，研究制定專利組合保護方案和專利侵權應急策略。

2.建立專利侵權應對機制

（1）作為專利權人的應對行動

作為專利權人，在得知專利被侵權后，企業首先要開展取證、初步判斷、重新評估專利、正式調查等工作，最終經過綜合考慮作出相應決定。

取證。在得知被侵權后，企業應及時收集能夠用以舉證侵權事實成立的證據，可以采取購買涉嫌侵權產品或者拍照等方式來取證，由于取證過程技巧性很強，所以應盡量在律師的指導協助下開展，同時還需要協同公證人員在不暴露身份的情況下對證據和取證過程進行公證，從而增強證據的證明力。

初步判斷專利侵權是否成立。在掌握初步證據的基礎上，初步判斷侵權嫌疑人的行為是否構成侵權。首先，需要檢驗實施行為是否符合專利侵權的成立條件，是否屬于專利法規定的侵權行為的例外情況等；其次，需要將對方技術特征與自身專利權的技術特征進行逐一比對，最終判斷侵權是否成立。

重新評估專利是否有效。企業作為專利權人，需要知悉，即使已被授權的專利未必都是真正有效的專利，而專利權無懈可擊，才是決定侵權糾紛勝負的關鍵。因此，在采取任何行動之前，專利權人應當對自己的專利重新進行評估，包括檢查法律狀態、年費繳納情況，以及專利“三性”等。需要檢驗現有技術等以確定專利的有效性，并在此基礎上確定專利的權利要求保護范圍，進行抵觸判斷，為防止日后對方提起無效宣告作準備。如果經評估發現專利權被宣告無效的可能性較大，則應與對方談判而不是盲目起訴，可以適當降低賠償要求或許可費用，從而達到既保全專利權又獲得賠償的目的。

正式調查。在確定確實屬于侵權的情況下，開展正式調查工作。為了給日后的談判和訴訟提供條件，需要在更全面地收集侵權事實證據的基礎上，進行相關調查，包括但不限于：企業已取得專利權的證明文件；涉嫌侵權者的基本情況；涉嫌侵權者的侵害情況；涉嫌侵權者與本企業的關系；用于確定損害賠償數額的證據。通過比較可能的訴訟成本和市場價值的關系，并預測損害賠償數額及許可費用，從而確定以后行動的基本方向。

權衡利弊做出相應決定，企業作為專利權人可以做出的選擇有：

默認侵權。如果企業認為維權成本過高，或者基于培育市場等戰略考慮，可能會采取默認侵權的方式，暫時不會追究其侵權責任。

發警告函。在決定維權之后，企業可以首先向涉嫌侵權者發出警告函，要求其停止侵權并賠償損失。發出警告函的作用，主要是為了增加通過協商談判等方式解決糾紛的可能性，以節省費用和時間，但缺點是它會給涉嫌侵權人較為充分的時間準備，在收到警告函后，涉嫌侵權人可能會采取湮滅證據、轉移財產等不利于專利權人的措施。因此，企業在發出警告函之前，要做好準備，尤其要將相關證據收集齊備。

協商和談判。企業在發出警告函后，可以嘗試與涉嫌侵權人進行協商和談判，盡量通過簽訂專利許可或轉讓合同爭取和解；如果不能和解，則訴諸行政處理或訴訟手段解決。總之，需要根據涉嫌侵權人的態度和處理意見，隨時調整自身策略和要求。

請求專利管理部門進行行政處理。如果協商和談判未果，企業可以請求專利管理部門進行行政處理。專利行政保護是我國專利制度的特色之一，行政處理比司法程序更為便捷。由于我國對專利權的保護采取專利行政保護和司法保護的雙重體系，如果企業不認同行政處理結果，依然可以向法院提起訴訟。

提起侵權訴訟。向法院提起訴訟，是解決專利侵權糾紛的重要途徑。企業一旦決定通過訴訟解決糾紛，應當請求人民法院采取訴前禁令、財產保全、證據保全等訴訟前的臨時保障措施。如果被告在侵權訴訟過程中向專利局復審和無效審理部提出宣告專利權無效請求，企業應當提供有效證據說服法官不中止訴訟，力爭在較短時間內解決糾紛。

（2）作為涉嫌侵權人的應對行動

企業在被告知侵犯他人專利權時，作為涉嫌侵權人可以采取以下措施應對：

回復警告函。如果收到警告函，企業應及時回復，說明來函已收到，正在調查相關事宜，待查清后將作具體答復等，并可以要求對方提供侵權的理由和證據，從而掌握更多信息。

分析專利侵權是否成立。首先，調查對方證據能否證明企業確實存在生產了專利產品或使用了專利方法等法定的侵權行為；其次，將企業自身的產品或方法的技術特征與涉案專利的權利要求記載的技術特征進行逐一對比，看是否確實構成相同或等同侵權。

分析專利是否有效。企業應當就涉案專利的專利權人及專利法律狀態進行調查，如專利權來源是否合法；專利是否為中國專利；專利權是否仍在保護期內；年費是否一直繳納等。根據獲得的基本信息采取相應對策，防止盲目應訴。

企業在生產經營活動中面臨侵權或被侵權的風險，因此需要積累相關知識和經驗，具備自主進行專利侵權判定的能力，以便更好地防范專利侵權風險、處理專利侵權相關事宜。

收集證據。收集證據不僅僅是被侵權人的事情，對涉嫌侵權人而言同樣重要。企業應當積極收集能夠證明自身并未侵權或者可以免除賠償責任的證據。例如，使涉案專利喪失新穎性、創造性的證據，用于向專利局復審和無效審理部提出宣告專利權無效請求；本人享有優先權的證據；實施技術屬于公知技術的證據；實施行為屬于非故意行為的證據；涉案專利危害公共利益的證據等。調查收集所有可以作為日后抗辯的事實和證據，為應對訴訟做好準備。

分析證據，做出決定。一是及時協商和談判，在協商和談判前對相關技術問題和證據的全面研究分析至關重要，在此過程中，要盡可能發現更多信息作為談判籌碼，以獲得對自身更有利的結果；二是據理力爭應對訴訟，如果專利權人起訴，企業應當積極應訴。應訴時可以運用的抗辯理由有：訴訟程序抗辯、專利合同抗辯、不視為侵權的抗辯、免賠事由的抗辯、不構成侵權的抗辯、公知技術抗辯、濫用專利權抗辯、反訴、請求確認不侵權之訴等。

企業在生產經營活動中面臨侵權或被侵權的風險，因此需要積累相關知識和經驗，具備自主進行專利侵權判定的能力，以便更好地防范專利侵權風險、處理專利侵權相關事宜。在當今專利糾紛案件日趨繁多、復雜的形勢下，企業應建立自身的侵權監控機制，制定適合自身發展的專利戰略，規避專利侵權，盡量把可能的侵權糾紛化解于未成形之時。一旦卷入專利侵權糾紛，企業無論作為專利權人還是涉嫌侵權人，都要充分利用法律賦予的權利，積極尋求對策，維護自身的合法權益。▲（責任編輯 任樹芳）