從域外視角探究防御商標制度

殷 聰，周于靖

（重慶理工大學知識產(chǎn)權學院，重慶 400054）

防御商標制度的使用有利有弊，其主動性的事前預防制度，能與馳名商標的事后被動保護有機結合，[1]但防御商標未在商業(yè)活動中真實使用即不屬于商標法保護的對象，其自身與商標法體系并非自洽相容。[2]因此，本文通過對域外防御商標制度的設立背景和發(fā)展趨勢進行對比與探析，論述防御商標制度的利弊和在我國商標法體系的構建與發(fā)展中，是否有必要融入防御商標制度。

一、防御商標制度的界定和法律特征

（一）防御商標的界定

防御商標中的原商標亦稱為正商標、主商標或基礎商標，注冊在其他類別的商品或服務上即為防御商標。[3-4]王太平將防御商標理解為商標所有人在原商標所使用的不同類別商品或服務上注冊的與原商標標志相同的商標。[5]吳漢東認為，防御商標是商標所有人把自己的商標同時注冊在其他非同種或非類似的商品上的商標。[6]王妍則強調(diào)是馳名商標所有人在不同類別的商品或服務上注冊若干商標。[7]黃暉則發(fā)現(xiàn)防御性商標試圖從另一個角度挖掘對商標的保護，即預先在非類似的商品或服務上將商標注冊，且要求法律允許它可以不使用。[8]對防御商標比較通行的界定為，防御商標是同一商標權人在非同類商品或服務上注冊與原馳名商標相同，且以防止他人非法使用原馳名商標而造成淡化可能的商標。

（二）防御商標的法律特征

注冊防御商標的目的在于保護原商標，但又介于防御商標的保護范圍過大，一般有防御商標制度的國家的商標法會要求防御商標的初始商標必須達到馳名程度，即在馳名商標認定的基礎上，給予馳名商標權人的一種事前保護，作為預防馳名商標被淡化的防御措施。此外，防御商標注冊申請人須為原商標權人，在商標構成上也要與原商標完全相同，與原商標僅近似的商標不可獲得防御商標注冊，并伴隨著馳名商標的轉讓而一并轉讓。

防御商標相比于普通商標而言，在理想構架下規(guī)避了“撤三”制度的約束，為商標權多元化經(jīng)營留下了空間，同時也帶來了大量的閑置商標。[9]這種基于防御性使用特征的商標，在滿足使用原商標后即達到“使用”要求，由此，除了從較大范圍上排斥了他人使用或者注冊相同商標，還不會因未使用被撤銷。但從司法實踐看，如果對于防御商標采用與一般商標相同的標準，不考慮原商標的使用情況，僅判斷訴爭商標本身是否使用，未使用而且沒有正當理由的，應予以撤銷。[10]

二、域外防御商標制度的設立背景及發(fā)展趨勢

防御商標制度始于1938 年的英國商標法，延伸至新西蘭、澳大利亞、印度等英聯(lián)邦國家，隨后日本、我國臺灣地區(qū)引入。但英國于1994 年將其廢除，印度、新西蘭和中國臺灣相繼于1999 年、2002 年、2003 年廢除該制度。目前仍保留該制度的國家及地區(qū)僅包括日本、澳大利亞、馬來西亞、中國香港、巴基斯坦、贊比亞、哥倫比亞，未采納防御商標制度的國家占絕大多數(shù)。本文將以防御商標制度最初建立的英國、屬于英美法系且受英國法律體系影響較大的澳大利亞和該制度仍處于運行狀態(tài)的日本為例，對該制度的設立背景和發(fā)展趨勢做詳細闡述。

（一）英國防御商標制度

1.英國防御商標制度設立背景

1934 年英國戈新委員會報告中指出，當商標與所有人之間的聯(lián)系，達到他人在任何商品上使用該商標都可能造成聯(lián)想某商品與商標所有人之間可能存在某種聯(lián)系時，商標所有人在無意使用該商標的類別中，也應當獲得該商標的保護，這是合理和可取的。[11]隨后，1938 年英國修改商標法時便引入了防御商標登記制度。但明確的是，英國建立防御商標制度的初衷，是對英國當時社會中存在的“非常馳名的”商標[5]事前保護的考量，在于防止混淆、欺詐和惡意注冊事件的發(fā)生，[12]這一點體現(xiàn)在其注冊條件的嚴苛上。與英國防御商標注冊要件基本一致的國家及地區(qū)還有馬來西亞和中國香港。[13-14]

2.英國防御商標制度的發(fā)展趨勢

英國現(xiàn)行商標法已將防御商標制度廢除。自1958 年《巴黎公約》作出修改，要求各國對服務標記提供保護后，英國防御商標制度卻沒有以此延伸，最終于1994 年取消防御商標制度。英國廢除防御商標制度表面上是該制度與歐盟法令內(nèi)容產(chǎn)生沖突，[15]實質從英國防御商標制度的運行情況來看，歸結主因有三：其一，防御商標制度給商標權人提供的保護范圍過窄；其二，獲準注冊難度大；其三，制度實施中，委員會審查防御標志制度運作時，防御標志登記申請書極少，制度并未得到充分利用。[11]當然，其三在某種意義上是由前兩者原因所致。因此，深究英國廢除防御商標制度深層原因在于，防御商標制度對馳名商標的主動認定與事前保護變相承認了符號圈地行為，與國際慣例實行的被動認定、事后保護相悖，故英國及其他英聯(lián)邦國家相繼廢除了該制度。

（二）澳大利亞防御商標制度

1.澳大利亞防御商標制度設立背景

澳大利亞為英聯(lián)邦國家，在英國建立防御商標制度之后，英聯(lián)邦國家相繼效仿。具體體現(xiàn)在澳大利亞《商標法》第185 條專設規(guī)定中，其注冊要件中明確要求原商標的使用程度致使在其他非注冊領域的使用被認為與原商標存在聯(lián)系，換言之，在司法實踐中，一般是馳名商標的權利人才會獲準此類商標的注冊。此外，與我國截然不同的是澳大利亞商標法中并無“撤三”等類似規(guī)定，即防御商標不受商標法體系中不使用而被撤銷的限制，由此該制度的設立與其商標法體系較融合，也是英國廢除該制度之后，澳大利亞仍延續(xù)適用的緣由之一。

2.澳大利亞防御商標制度的發(fā)展趨勢

澳大利亞在商標法修改工作中，成員之間就防御商標制度的廢存問題產(chǎn)生了分歧。一方面，防御商標的理想存在是為增強對馳名商標的保護力度，而反對者認為，設立該制度的英國、日本等國家及地區(qū)實施的效果難以達到預期，制度本身要求過于嚴苛，能夠達到注冊標準的商標數(shù)量稀少，反而為注冊機關帶來壓力。[16]

（三）日本防御商標制度

1.日本防御商標制度設立背景

從日本商標法制度體系來看，日本商標法1960年引入防御商標制度的原因是根據(jù)商標法修改報告中提出國內(nèi)頻頻出現(xiàn)的“搭商標便車”行為，和頻現(xiàn)許多生產(chǎn)經(jīng)營者大量進行全類、跨類商標注冊的情形。對于1921 年的商標法和《巴黎公約》而言，都無規(guī)定馳名商標的跨類保護，商家只能通過注冊大量其他類別的商標起到預防作用，因此，日本借鑒英國的做法引入防御商標制度，給予馳名商標特殊保護。[17]

2.日本防御商標制度的發(fā)展趨勢

日本是鮮有堅持將制度實行至今的國家。但據(jù)日本特許廳公開數(shù)據(jù)顯示，在日本只有少部分馳名商標受到防御商標制度的保護，制度運行效果與英國同樣不佳，還為商標審查員帶來更大的挑戰(zhàn)以及行政、司法成本的增加，因此許多日本學者主張廢除防御商標制度。日本防御商標制度運行情況不佳的根本原因在于，對這些沒有真實使用意圖的商標進行維持造成了商標資源和行政資源的浪費，嚴重違背了商標不使用撤銷制度的立法目的。

三、防御商標制度設立的必要性探討

（一）設立防御性商標制度的優(yōu)勢

防御商標制度呈現(xiàn)的主動預防加持了馳名商標的兩道防護線，一是預防他人在先申請注冊且不受“撤三”規(guī)制；二是可追究他人侵權責任，體現(xiàn)在事前馳名商標所有人預防的意圖和事后主管機關對侵權行為的糾正。此外，防御商標作為引證商標將減輕商標權人的舉證負擔，當他人對注冊申請?zhí)岢霎愖h，需要提交大量的證據(jù)證明商品類似、造成消費者混淆可能性等諸多難以界定的證據(jù)，其舉證責任沉重。在商標侵權判定中，類似商品彈性極大的判斷本身便存在主觀判定，在注冊異議及商標侵權判定中可能出現(xiàn)因不同的審理人員而得出不同的審理結論的情況，而防御商標將規(guī)避這種維權的不穩(wěn)定性。[18]

（二）設立防御性商標制度的劣勢

1.防御商標制度與商標法立法宗旨背道而馳

對比域外情況，防御商標已被各國實施情況證明不能滿足現(xiàn)代商標保護的需要，盡管該制度有一定的上述作用的體現(xiàn)，但更大的問題在于，與商標法其他法律制度無法自恰融合。具體而言，在知識產(chǎn)權不斷擴張和市場競爭的背景下，我國更多重視對馳名商標商譽的保護，而忽略了非競爭性廠商的模仿自由和組合再創(chuàng)造行為。尤其對于馳名商標所有人而言，他們會誤認為或者出于自身利益的考量希望馳名商標的跨類保護向絕對化的方向發(fā)展。[19]況且商標所有人維持眾多商標易陷入無所不備的被動境地，實際操作并不劃算。[20]防御商標的存在造成了商標資源的不當壟斷，加重了商標審查機關的負擔，損害社會公眾對有限的商標資源的正常獲取，不僅違背了知識產(chǎn)權的利益平衡原則，亦違背商標法的立法宗旨，從而阻礙了我國市場經(jīng)濟的正常發(fā)展。

2.防御商標制度與商標“撤三”制度立法意圖相違背

“撤三”制度體現(xiàn)了商標法保護商標真實商業(yè)使用的理念，對于構建邏輯一致的商標法律制度具有重要意義。[21]此外，“撤三”制度的初衷在于促使商標使用，減少閑置商標和商標資源的浪費。由此體現(xiàn)商標的價值在于使用，只有在商業(yè)活動中使用商標才能發(fā)揮其價值和有效作用，而防御商標制度的出現(xiàn)顯然會造成社會資源的浪費，并與“撤三”制度相沖突。

結合我國立法淵源和域外分析亦知，我國商標法已經(jīng)賦予了馳名商標權人防止他人搶注的權利：商標異議和無效宣告。在雙重防護制度的加持下，商標權人的損失和利益受損更多地應該歸結為其自身權利的懈怠和市場競爭的結果，不應全部歸結于法律制度缺陷的責任。再者，在判斷給予馳名商標保護時，只能進行動態(tài)認定、個案認定、被動保護，這種判定既定事實而不揣測商標未來價值的做法，不但提升判斷正確率，且保證公正性。我國商標法第四次修訂第四條中亦增加“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回”的內(nèi)容，逐漸成為共識。最后，商標的價值在于使用，防御商標制度中商標“注而不用”的行為顯然違背了商標的基本理論。因此，就我國目前的商標法體系而言不適宜設立防御商標制度。