從典型案例談如何避免發明專利中的“事后諸葛亮”

李艷琴 王曉燕

（國家知識產權局專利局，北京 100088）

0 引言

我國《專利法》第二十二條第一款中規定：授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。在發明專利申請的實質審查過程中，關于發明是否具有創造性的判斷是最為普遍的，也是最有爭議的。雖然，我國《專利法》第二十二條中給出了創造性的定義，《審查指南》中給出了創造性的一般性判斷方法，但是，在創造性的實際判斷過程中仍然難免會帶入人的主觀因素，因此在大多數發明專利申請的審查過程中，申請人或代理人與審查員之間關于不具備創造性的結論是否是“事后諸葛亮”進行拉鋸戰，導致一些案件進入后續的復審程序或者司法程序中，是否是“事后諸葛亮”依舊是爭議的焦點。

1 創造性的定義和判斷方法

我國《專利法》第二十二條第三款給出了創造性的定義：發明的創造性，是指與現有技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步。《審查指南》第二部分第四章第2.2.2.2 節進一步作出解釋：發明有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明相對于現有技術是非顯而易見的。如果發明是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發明是顯而易見的，也就不具備突出的實質性特點[1]。

并且，為了統一審查標準，盡量避免審查員主觀因素的影響，創造性的評判中還引入了發明是否具備創造性的判斷主體——“所屬技術領域的技術人員”。所屬技術領域的技術人員，也可稱為本領域的技術人員，是指一種假設的“人”，假定他知曉申請日或者優先權日之前發明所屬技術領域所有的普通技術知識，能夠獲知該領域中所有的現有技術，并且具有應用該日期之前常規實驗手段的能力，但他不具有創造能力。如果所要解決的技術問題能夠促使本領域的技術人員在其他技術領域尋找技術手段，他也應具有從該其他技術領域中獲知該申請日或優先權日之前的相關現有技術、普通技術知識和常規實驗手段的能力[1]。

《審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1 節進一步規定, 判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見，通常可按照以下三個步驟進行（即專利領域內著名的“三步法”）:

(1)確定最接近的現有技術;

(2)確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；

(3)判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見[1]。

審查發明的創造性時，由于審查員是在了解了發明內容之后才作出判斷，因而容易對發明的創造性估計偏低，從而犯“事后諸葛亮”的錯誤。采用“三步法”判斷發明是否顯而易見，是為了幫助審查員始終站在客觀角度上評價創造性。在使用“三步法”判斷過程中，對發明的創造性評價是由發明所屬技術領域的技術人員依據申請日以前的現有技術與發明進行比較而作出的，以減少和避免主觀因素的影響，避免成為“事后諸葛亮”。下面嘗試通過典型案例闡述如何避免“事后諸葛亮”。

2 發明的出發點

發明人會以多種方式根據現有技術完成發明，理解發明的形成過程有助于判斷發明是否具備創造性。新的構思或者尚未認識到的技術問題、為已知技術問題設計新的解決手段及對已知現象的內在原因的認識都可以作為發明的出發點。首先，我們通過一個典型案例，談一下發明的出發點。

【案例1】

權利要求1：一種印刷設備，其特征是部件A 采用不易變形的材料B。說明書背景技術部分說明了現有印刷設備的缺陷是印刷時紙張跑偏，發明人發現紙張跑偏的原因是印刷機使用一段時間后其中的部件A 產生變形。

對比文件1 公開了類似的印刷設備，具有部件A。權利要求1 要求保護的技術方案與現有技術的區別在于部件A 使用材料B 制造。使用材料B 制造的零部件具有更好的剛性或不易變形是公知常識。

現有技術中沒有公開或暗示印刷機使用一段時間后其中部件A 產生變形會造成紙張跑偏。

【案例分析】

就本案而言，如果我們簡單地套用“三步法”，容易得出權利要求1 請求保護的技術方案不具備創造性的結論，具體為：“對比文件1公開了一種印刷設備，權利要求1要求保護的技術方案與對比文件1現有技術的區別在于部件A 使用材料B 制造，由此確定發明實際解決的技術問題是部件A 的變形問題。而對于本領域技術人員來說，為防止部件變形，在一定的橫截面條件下使用不易變形的材料B 制造是慣用的技術手段，因此在對比文件1的基礎上得到權利要求1 的發明是顯而易見的，即權利要求1 不具備創造性。”

而實際上，如果我們從發明的出發點分析，發明所要解決的技術問題是克服“印刷時紙張跑偏”問題，引起“印刷時紙張跑偏”的根本原因是“部件A 的變形問題”。雖然解決“部件A 的變形問題”的技術手段非常簡單，但認識該根本原因“部件A 的變形”是不容易的，從而提出解決“部件A 的變形問題”的技術手段對本領域技術人員來說是非顯而易見的，因此權利要求1請求保護的技術方案具備創造性。也就是說，認識發明所要解決的技術問題已經超出了本領域技術人員的能力或水平，屬于新的構思或者尚未認識到的技術問題，雖然問題一經提出，其解決手段是顯而易見的，但此時，發明與現有技術相比是非顯而易見的，具備創造性[2]。

3 改進現有技術的動機

在現有技術客觀存在著某種技術問題的情況下，如果所屬領域的技術人員基于現有技術公開的信息能夠意識到解決該問題的現實需要，且對將區別特征應用于最接近的現有技術進行改進后能使相應的技術問題得以解決形成合理的成功預期，則意味著所屬領域的技術人員能夠產生改進最接近的現有技術的動機。

所屬領域的技術人員能夠產生改進現有技術的動機的前提是能夠意識到技術問題的存在。在某些情況下，找到導致現有技術產生缺陷的技術問題或者確定該缺陷之所以存在的原因會成為解決技術問題的關鍵所在[3]。

【案例2】

權利要求1 要求保護制備二苯基砜化合物的方法，該案實審過程中，審查員認為：權利要求1 涉及二苯基颯化合物與對比文件1 公開的化合物主體結構相似，區別僅在于苯環上的取代基不同，特別是在對比文件1 實施例1 公開的生產和純化方法基礎上，用異丙基替換正丙基，是本領域的慣用手段，因此，獲得要求保護的技術方案對本領域技術人員來說不需要創造性勞動，而且這種替換未對化合物的性質、制備和提純等起到根本影響。該案權利要求1 不具備創造性。

【案例分析】

權利要求1 要求保護制備二苯基砜化合物的方法，該權利要求限定了反應在內壁上具有耐腐蝕層的容器中進行，而對比文件1 公開的方法未對反應容器作任何說明或提出要求，因此權利要求1 與對比文件1 的區別在于涉案申請使用的容器具有耐腐蝕層。該案在復審程序中合議組認為：判斷創造性的關鍵在于對涉案申請實際解決的技術問題的正確認識。如果所屬領域技術人員不能認識到這種需要解決的技術問題在現有技術中的存在，或者認識到這種技術問題的存在超出了所屬領域技術人員的能力和水平，則所屬領域技術人員就難以將上述技術問題作為指引去尋找技術手段對現有技術進行改進。根據對比文件1 并綜合考慮現有技術的整體狀況，在申請日以前所屬領域的技術人員難以認識到導致二苯基砜化合物產品著色這一現象的內在原因是二羥基二苯基單醚類化合物中雜質金屬離子的存在，這一認識已經超出了所屬領域的技術人員在申請日前的認識水平和能力，而涉案申請的技術貢獻則恰好在于發現了導致產品著色這一缺陷產生的原因，從而才形成了涉案申請技術方案。如果基于現有技術不能認識到發明實際解決的技術問題已經導致所屬領域的技術人員難以產生動機去有針對性地改進現有技術，則即使該技術問題被認識到后找到解決該問題的手段是容易的，也不應據此否認涉案申請的創造性。

針對現有技術中存在的技術缺陷，如果所屬領域技術人員因導致缺陷存在的原因可能性眾多而難以找到該原因，致使不清楚區別特征與克服現有技術的缺陷之間是否存在關系，從而無法對將區別特征引入最接近現有技術后能夠克服上述缺陷產生合理的成功預期，則所屬領域技術人員不會有動機去對現有技術進行這樣的改進[3]。

4最適于獲得發明的跳板

我國專利局審查指南規定,在確定最接近的現有技術時,首先考慮技術領域相同或相近的現有技術,但對于如何平衡選擇最接近現有技術的各種考慮因素未做過多闡述。相比我國，歐洲專利局更關注改進最接近現有技術的技術思路。而歐洲專利局審查指南明確對于最接近現有技術的選擇思路是,選擇“構成以顯而易見的方式發展為發明的最有希望的起點”,在此基礎上提出類似的目的或效果,或者至少屬于相同或密切相近的技術領域作為首要考慮因素。顯然,兩局對于最接近現有技術的技術領域都十分重視,但歐洲專利局對目的或效果的關注更突出。如果不具有與發明同樣的目的或者效果,就不可能引導本領域技術人員以顯而易見的方式獲得要求保護的發明。可見,歐洲專利局關注最接近現有技術的目的或效果的出發點是關注本領域技術人員改進最接近現有技術的思路。事實上,即使歐洲專利局在案例法中規定了確定最接近的現有技術的衡量標準,在實踐中也往往難以取舍。對此,歐洲專利局案例法進一步提出將“最適于獲得發明的跳板”的現有技術作為最接近的現有技術[4]。

圖2 對比文件1

【案例3】

本案提供一種建筑外墻涂料自動噴涂機構（參見圖1），申請人在提出復審請求時強調了本申請要解決的技術問題至少為如何實現外墻涂料噴涂機構的使用穩定性和保證L 型平臺的穩定，采用的技術手段是在所述L 型平臺前部裝有兩個吸盤，吸附在墻壁上能夠使平臺正常向下運動即可，L 型平臺上裝有兩個滑臺，在靠近前部的滑臺上裝有用于向墻壁噴涂料多關節機械臂，在所述滑臺的另一個滑臺上裝有與配重一體的起到平衡和儲存噴涂所使用的涂料作的涂料倉，兩個滑臺運動的方向相反速度一致，使平臺在噴涂作業時保持平衡。

實審程序中，實審審查員選擇對比文件1 作為最接近現有技術，對比文件1 公開了一種吊籃式高層建筑外墻粉刷裝置（參見圖2），包括一個吊籃14，吊籃14 通過鋼繩懸掛在高空中，吊籃14 為長方體狀框架形結構，吊籃14 一側平面的四個頂點處分別設有吸附機構，吸附機構包括吸盤13，每個吸盤通過真空管連接真空泵，吸盤工作將本裝置固定在外墻壁24 的表面。吊籃14 的一側分別設有橫向移動機構和縱向移動機構，橫向移動機構與縱向移動機構呈十字交叉狀設置，縱向移動機構的上方設有粉刷機構，粉刷機構固定在支撐架20 上，粉刷機構包括灰漿筒，灰漿筒中沿水平方向平行設置有壓輥29，灰漿筒前側面的上、下條邊上分別設有粉刷板，在縱向機構移動時，與壓輥協同工作，將灰漿沿縱向方向碾壓抹在外墻壁上。駁回決定認為在對比文件1 的基礎上結合本領域常用技術手段得到本申請的技術方案，對本領域技術人員是顯而易見的，本申請不具備創造性。

【案例分析】

該案進入復審程序，合議組經審查認為：首先，對比文件1 公開吊籃式高層建筑外墻粉刷裝置的工作過程為，通過鋼繩將本裝置送至工作位置，然后四個頂點的真空吸盤開始工作，將本裝置固定在外墻壁表面開始固定位置的粉刷工作，對比文件1 的吊籃在粉刷過程中不發生位移，而本申請的噴涂過程中兩個吸盤作用使L 型平臺相對墻壁穩定的向下運動。因此兩者使用的吸盤不僅數量不同，類型不同，所起的作用也不相同。

其次，對比文件1 涂抹過程中吊籃相對比較固定，吊籃本身不存在失衡的問題，在此基礎上，本領域技術人員沒有動機減少吸盤數量以及更換吸盤類型使吊籃出現不穩定、失衡的問題，并且也沒有動機將上下涂抹的一體式的粉刷裝置拆分為兩個單獨的結構，改變為左右方向噴涂將其分別設置在兩個左右移動的滑臺上，以及也不會進一步想到使兩個滑臺配重一體、相互平衡起到平衡吊籃或平臺的作用，即，本領域技術人員沒有動機將對比文件1 公開的先固定再上下涂抹的裝置，修改成本申請邊下降邊左右噴涂的裝置。

就本案而言，具體考慮向發明的方向改進的技術路線, 顯然對比文件1 不能構成以顯而易見的方式發展為發明的最有希望的起點，如果本領域技術人員基于最接近的現有技術中沒有發現技術問題，則使得所屬領域技術人員不能想到對其進行有針對性的改造，則對比文件1 不能作為通向發明的最有希望的跳板。

5 小結

通過對上述典型案例的分析和思考，我們可以看出，在創造性評判的“三步法”的運用過程中，要增加對發明的出發點的思考，客觀判斷所屬領域的技術人員能否產生改進最接近的現有技術的動機，以及所選的最接近現有技術是否是“最適于獲得發明的跳板”，才能有效減少“三步法”判斷中主觀因素的影響，有效避免“事后諸葛亮”的頻頻發生。 （文責自負）