中國企業“出海”知產合規風險防控

編者按：

中國企業合規治理國際化是行穩致遠、打造世界一流企業的基本功和新動能。然而，目前市面上合規專著林林總總，聚焦企業海外運營合規的實務書鮮見。中糧集團中國茶葉股份公司副總經理、總法律顧問、首席合規官張小鳳有感于置身圖書館“弱水三千”，卻無法“取一瓢飲”的親身經歷，撰寫了一本著力構建企業國際化合規治理體系及涉外合規風險防控與應對實操方法的新書《合規國際化：中國企業走出去合規風險防控指南》 。本文節選知識產權部分內容，以饗讀者。

國際知識產權保護極具專業性、復雜性和綜合性。中國制造業正在從中低端走向高端，要學會應對發達國家及其跨國公司所采用的專利戰、品牌戰、商業秘密保護戰和版權貿易戰，更要學會用國際知識產權規則做國際生意，參與國際市場的科技競爭。

具體而言，中國企業“走出去”主要面臨三個方面的知識產權合規挑戰和風險：境外投資并購過程中的知識產權合規風險、國際貿易中的知識產權合規風險以及知識產權注冊保護方面的合規風險。中國企業可以采取盡職調查、合同條款、國際注冊等工具進行防范和救濟。

充分的盡職調查

許多中國企業境外并購主要出于產品升級、獲取高新技術、提升自身品牌和拓展海外市場等戰略目標，目標企業知識產權成為中國企業跨境并購主要動因和考量，知識產權在境外并購資產的價值評估和對價支付中占有越來越大的比重。

中國企業跨境并購的知識產權風險，通常涉及所有權權屬風險、保護期限風險、增速風險以及東道國法律風險等，中國企業在并購決策前需要針對知識產權進行充分的盡職調查，主要關注以下三種情形：

一是知識產權權屬。收購目標企業100%的股權并不意味著一定能取得目標企業知識產權，因其知識產權有可能是許可使用，并非自有。此外，知識產權是目標企業單獨所有還是共有、是否許可第三方使用以及使用期限等，都是目標企業估值的主要考量因素。

二是知識產權有效期。有效期長短是中國企業在收購評估和對價談判時的主要衡量因素。

三是知識產權訴訟。不僅要關注目標企業作為原告的訴訟，還要關注目標企業侵害第三人或目標企業時可能作為被告的知識產權案件和可能的知識產權糾紛等。

由于知識產權的地域性特征，中國企業在貨物買賣協議或原始設備制造商（Original Equipment Manufacturer，OEM）協議簽署前，應當對產品知識產權情況進行調查，確定其在相關國家是否存在侵權風險。

中國企業在貨物買賣時會發生知識產權侵權糾紛。例如，中國企業A從B國進口到中國的設備在中國不構成侵權，但由于中國企業業務戰略調整，將產品臨時轉運給A公司在C國的子公司安裝使用，該產品在C國構成專利侵權。

中國企業在OEM業務中發生知識產權侵權糾紛。例如，中國企業按照國外委托方的訂單生產相關產品（指定品牌）再出口，清關過程中，海關發現這筆貨物沒有經過該商標所有權人授權，侵犯了相關權利人合法權益。在這種情況下，海關不僅要沒收這批貨物，還會對中國企業進行罰款。

周密設計合同條款

在境外并購中，中國企業可以通過設計收購協議條款控制知識產權風險：

第一，在收購協議中明確界定標的企業知識產權權屬，并要求原股東作出相關保證、承諾并約定相關違約賠償責任。

第二，在收購協議中對收購后知識產權的持有和使用作出明確約定，如轉讓方是否可以繼續使用目標企業所有的技術以及如何使用等。

第三，在收購協議中要求轉讓方對于專利或其他技術的交割提供詳盡的技術清單和說明，并對后續使用提供支持，包括明確支持方式、標準和期限。實踐中，中國企業單憑說明書無法實現所收購的技術，導致知識產權收購意義大打折扣。

第四，對已有知識產權訴訟結果的承擔提前作出分配和約定。

第五，嘗試對知識產權資產約定價值減損條款，以充分保護在收購中的知識產權價值評估風險。

《聯合國國際貨物銷售合同公約》（United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods，CISG）第42條第1款明確規定了賣方的知識產權擔保義務：“賣方所交付的貨物必須是第三方不能根據工業產權或其他知識產權主張任何權利或要求的貨物，但以賣方在訂立合同時已知道或不可能不知道的權利或要求為限，而且這種權利或要求根據以下國家的法律規定，是以工業產權或其他知識產權為基礎的：（a）如果雙方當事人在訂立合同時預期貨物將在某一國境內轉售或作其他使用，則根據貨物將在其境內轉售或作其他使用的國家的法律。（b）或者在任何其他情況下，根據買方營業地所在國的法律。或者在任何其他情況下，根據買方營業地所在國家的法律。”

因此，中國企業應當在買賣合同條款中根據自身法律地位，對知識產權合規風險和責任事前進行合理分配，以減少相關合規風險。

知識產權國際注冊

知識產權具有無形性和地域性。除了著作權實行自動保護外，其他知識產權無注冊即無權利，在未注冊獲得權利的國家，他人可以自由無償使用且申請注冊。

知識產權具有期限性。一旦注冊權利過期，則該知識產權在注冊國喪失權利效力，他人也可以自由無償使用且申請注冊。

實踐中，中國企業應注意根據戰略布局、產品規劃以及海外市場拓展計劃，前瞻性地進行境外知識產權注冊布局，為中國企業產品走向境外提前做好商標、專利等知識產權的權利布局，避免因未及時注冊而被他人在境外搶注，或注冊到期后未及時申請續期而被他人搶注，產品因面臨知識產權障礙無法走向海外市場的遺憾。

筆者曾處理過中國某馳名商標在某境外區域被搶注的案件，企業因此丟失境外市場若干年。在歷盡艱辛搶回商標、打擊相關境外區域中假冒該中國馳名商標的假貨并清理市場后，中國企業正品產品才得以進入該境外區域市場。在10年多的時間內，該中國企業相關產品在該境外區域不能實現銷售。失去商標則失去品牌，失去品牌則失去市場，搶回商標后等于要重新樹立一個品牌、重建一個市場，為此付出的努力以及產生的機會成本無法估算，而導致這一后果的原因，則是企業一個非常簡單的疏漏，即沒有及時續展自己的注冊商標。

域名等新型權利國際注冊

知識產權國際注冊中，中國企業需要特別注意域名注冊。域名是互聯網上某一臺計算機或計算機組的名稱，用于在數據傳輸時對計算機的定位標識。隨著互聯網經濟飛速發展，域名具有非凡的商業價值，企業域名成為企業在網絡經濟和網絡商業中的企業商號或商品品牌，具有特定代表性和識別性，具有商業標志的意義。

在上述背景下，域名搶注或利用域名假冒其他品牌、淡化競爭對手特定品牌的問題成為中國企業境外知識產權保護新課題。域名搶注往往和域名販賣相結合，搶注者往往公開出售其搶注的域名。由于境外企業搶注中國企業域名后，跨國爭議解決的成本比較高，中國企業往往需要在權衡利弊后，被迫以高于注冊費價格買回被搶注域名。

筆者曾處理過兩個中國馳名商標同時被一家外國公司組合搶注為域名的問題。初始注冊需要幾十美元的成本，但在拍賣中買回則需要幾千美元至上萬美元。因此，筆者對域名國際注冊保護有非常深刻的感受。

域名的國際注冊由“互聯網名稱與數字地址分配機構”（ICANN）負責管理。2016年10月1日，美國商務部下屬機構國家電信和信息局把互聯網域名管理權完全交給位于加利福尼亞州的ICANN。ICANN是一家非營利社團，主要由互聯網協會成員組成，成立于1998年10月，負責管理域名、互聯網協議（IP）地址的空間分配、協議標識符的指派、通用頂級域名（gTLD）以及國家和地區頂級域名（ccTLD）系統的管理和根服務器系統的管理。

實踐操作中，ICANN只是管理其授權的域名商，域名商從ICANN批發域名再賣給相關域名申請方。中國互聯網信息中心負責中國頂級域名、二級域名和三級域名的注冊和管理。

中國法院嚴格遵行《巴黎公約》和相關中國法律，對跨國公司知識產權包括域名進行公平的國際保護。2022年1月，福建省廈門市中級人民法院二審審結“美國蘋果公司與廈門建發信息技術有限公司網絡域名權屬、侵權糾紛案”。

知識產權是一種私權利，企業往往是知識產權的權利主體，國際化的跨國公司是知識產權國際保護的最直接利益相關者。例如，2011年對外開放簽字的《反假冒貿易協定》（Anti-Counterfeiting Trade Agreement，ACTA）就是在日本、美國等國內大公司參與下完成的。因此，中國企業應當深入研究知識產權國際保護并積極支持中國政府廣泛參與知識產權國際保護提案、規則的制定與談判，確保相關知識產權國際保護規則體現多方利益、防止出現少數國家或地區控制下的立法偏倚。

（本文節選自《合規國際化：中國企業走出去合規風險防控指南》，作者現任中糧集團中國茶葉股份公司副總經理、總法律顧問、首席合規官，享受國務院政府特殊津貼專家，正高級經濟師、公司律師）

（責編 王茜）