專利審查和侵權中參數特征限定產品權利要求

劉璇斐

國家知識產權局專利局，北京 102200

《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）第六十四條第一款規定：“發明或實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。”產品權利要求和方法權利要求是權利要求的兩種基本類型，而參數特征限定產品權利要求是產品權利要求的一種特殊情況，在專利審查和專利侵權判定的解釋標準上存在差異，也引發了一些討論。

一、專利審查中的規定

根據《專利審查指南》（以下簡稱《指南》）第二部分第二章3．2．2 節的規定［1］，只有當產品權利要求中的一個或多個技術特征無法用結構特征予以清楚表征時，允許借助物理或化學參數表征，因此對于參數特征采取的是不提倡的措施。而對于參數特征的新穎性和創造性審查中，根據《指南》第二部分第三章3．2．5 節的規定［1］可以看出，在專利審查階段的參數特征采用的是產品限制論來解釋權利要求，對于一項用參數特征定義的產品權利要求來說，專利性由產品本身確定，而不是由產品的參數確定。如果專利審查員檢索到的現有技術產品和需要保護的產品相同或者沒有實質區別，那么專利審查員可以根據現有技術，以需要保護的產品不具備新穎性或創造性為理由進行駁回。上述規定實質上是相當于專利審查員在審查一項用參數特征限定的產品權利要求時，可以忽略權利要求中相關的參數特征，只要檢索到了相同的或沒有實質區別的已知產品，就可以以不具備新穎性或創造性為理由駁回該權利要求。

二、專利侵權中的規定

我國《專利法》以及最高人民法院的司法解釋沒有規定采取哪種方式來解釋以參數特征限定產品權利要求，但在《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（一）》第七條［2］和《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第五條中有涉及專利侵權的相關規定。

此外，對于其他特殊情況的解釋，例如產品權利要求中的方法技術特征、用途技術特征的解釋，司法解釋都進行了特殊規定。根據法律適用特殊優于一般來說，有特殊規定的按照特殊規定，沒有特殊規定的就按照一般規定。因此在對參數特征沒有特別規定的情況下，專利侵權中通常應該采用全面覆蓋原則，即應當考慮權利要求記載的全部技術特征，應當認定參數特征對權利要求的保護范圍具有限定作用。因此從司法解釋規定上看，專利侵權中對于產品權利要求中的參數特征采用的是參數限制論。

三、問題的提出

對于參數特征限定產品權利要求的解釋方法，目前有如下三種觀點：

（一）專利審查和專利侵權解釋方法應該統一

此觀點認為權利要求解釋的一般規則是專利審查中的解釋標準，應當與專利侵權中的解釋標準一致，這也同樣適用于參數特征限定的產品權利要求，沒有理由使專利審查中的解釋與專利侵權中的解釋不一致。

（二）應當采用參數限制論來解釋

此觀點主張除非采用產品的結構特征或者性質特征不能清楚定義其產品，否則一般不允許撰寫以參數特征限定產品的權利要求，主要理由在于：1．如果忽略參數特征，可能導致整個權利要求無法確定專利權的保護范圍，從而也談不上進行新穎性、創造性和專利侵權的判斷；2．如果忽略參數特征，可能會導致專利保護范圍的擴大，無法使公眾知道哪一些產品會落入到權利要求的保護范圍中，會損害公眾利益；3．如果采取參數限制論，能夠確保參數特征限定的產品權利要求具有合理的保護范圍，確保專利權利要求對公眾的公示作用，即使不要求產品本身不具備新穎性和創造性，也不至于損害公眾利益。

（三）應當采用產品限制論來解釋

此觀點的主要理由在于：1．專利審查的過程中采用產品限制論進行解釋，因此審查的結果必然是符合新穎性和創造性的權利要求才能夠獲得授權，在專利保護過程中，忽略權利要求中的參數特征并不能導致獨立權利要求保護范圍擴大；2．采用產品限制論并不能損害權利要求的公示作用，產品限制論雖然是忽略參數特征的限定作用，但還是受到一定條件限制；3．社會公眾可以通過權利要求以及說明書的記載知道權利要求的保護范圍是什么，可以合理確定預測權利要求保護范圍的大小，不會損害社會公眾利益。

四、對不同解釋方法合理性的思考

有觀點認為在專利審查中采用產品限制論，而在專利侵權中采用參數限制論，可能會損害專利權人的利益。一方面，在專利審查中采用產品限制論，意味著對參數特征的忽略，由此檢索覆蓋的對比文件的范圍擴大，新穎性和創造性的否定的可能性增大，獲得專利權的難度增加；另一方面，在專利侵權訴訟中采用參數限制論，使權利要求的保護范圍受到了記載的參數特征的限制，縮小了專利權人應得到專利的保護范圍，專利權人并沒有獲得相應的獨占權，與進行專利審查范圍相比，專利權人的利益受到了不合理的限制。對此，筆者有如下不同認識：

第一，對于不具有新穎性、創造性的產品而言，如果采用產品結構來限定，必然不能獲得專利權，因為其對社會公眾并沒有做出任何貢獻，權利要求的整個技術方案保護的是產品，自然對社會沒有做出任何貢獻，如果申請人認為參數特征能夠使產品帶來結構或者組成上的不同，在專利審查過程中申請人也完全有機會進行修改和意見陳述，讓專利審查員信服從而獲得授權。

第二，對于具有新穎性或創造性的產品而言，無論是采用參數限制論還是采用產品限制論，并沒有什么實質區別，都會獲得專利權，因此，對于這一類產品，也可以在專利審查階段采用參數限制論，這與在專利侵權中采用參數限制論解釋權利要求并無不一致的地方。

第三，如果產品具有新穎性和創造性，并且無法采用結構來限定，這時候申請人對社會做出的貢獻就是參數特征，從而獲得該參數特征對應的產品，因此，在專利侵權中采用參數限制論也是與申請人對社會的貢獻相適應的。

第四，如果產品具有新穎性和創造性，并且可以采用結構或組成特征來限定，而申請人卻采用參數特征來限定，一般情況下社會公眾無法通過說明書的制造方法獲得具體的產品結構或組成，這時候可以推定申請人具有故意隱瞞產品具體結構或組成的意圖，因此，申請人需要承擔故意隱瞞產品具體結構或組成所造成的不利后果。

第五，從《指南》的規定來看，并不提倡采用參數特征進行限定，而專利侵權中采用的參數限制論會導致保護范圍縮小，實際也不提倡采用參數特征進行限定，因此專利審查和專利侵權階段對參數限制這一解釋達到了辯證上的統一，即，都采取各種措施來避免申請人采用參數特征限定產品。

五、結論

專利審查和專利侵權是兩個不同的階段，不必非要求專利審查和專利侵權的權利要求解釋標準一致，這兩個階段所確立的解釋方法的出發點不一樣。在專利審查中，根據以公開換保護的原則，需要考慮其對社會的貢獻，而在專利侵權中，則需要考慮社會公眾與專利權人之間的利益平衡，要防止專利權人任意擴大自己的保護范圍，獲取不正當利益。因此對產品權利要求中參數特征的解釋，建議在專利審查中采用產品限制論，在專利侵權中采用參數限制論。

（一）在專利審查階段采用產品限制論

第一，權利要求要獲得授權，主要考慮的是該權利要求對社會的貢獻，只有對社會作出貢獻，根據以公開換保護的原則，該權利要求才能夠獲得授權。從權利要求記載的技術方案來看，對社會作出貢獻的應當是權利要求所要保護的整個技術方案，而不僅僅是其中的某一個特征。因此，從技術方案的角度來看，對于產品權利要求來說，無論是否采取參數特征的撰寫方式，對社會作出貢獻的是權利要求最終所保護的產品這一技術方案，而不是其中的參數。

第二，根據《指南》的規定，要求申請人在撰寫產品權利要求的時候盡量采用結構特征來撰寫，而不是采用參數特征，采用產品限制論可以避免申請人過多采用參數特征來限定產品，造成權利要求的不清楚或不支持。社會公眾根據說明書以及權利要求書的記載，無法得知產品的具體構成，這時候申請人對社會的貢獻，實際上不包括具體的產品構成，采用產品限制論可以保證申請人更多使用產品特征來限定具體產品，社會公眾通過申請人提交的說明書和權利要求書的記載，很容易獲得產品的具體結構，保證社會公眾通過專利申請文件的公開來獲得足夠多的信息。

第三，采用產品限制論的解釋方法可以在一定程度上減少非正常申請的存在。因為參數限制論的漏洞，申請人可以利用制造方式的不同來使得產品權利要求獲得授權，這樣申請人既可以申請產品權利要求，又可以申請參數限制的產品權利要求，兩個專利權之間因為保護的技術方案不同，不屬于重復授權，因此申請人可以通過產品結構限定和參數限定產品獲得兩個產品專利權，造成申請人可以利用此漏洞重復申請均保護產品的專利權，從而重復獲得相關資助。采用產品限制論解釋權利要求，即使參數特征是新的，申請人也無法將現有技術的產品以產品權利要求的方式獲得保護，在這種情況下，申請人無法再次獲得產品的專利權。

（二）在專利侵權階段采用參數限制論

第一，在專利侵權階段，除了考慮技術方案對社會的貢獻外，更重要的是需要維持社會公眾與專利權人之間的利益平衡，使得社會公眾和專利權人不能獲得不應該得到的利益。要防止申請人通過解釋權利要求的方式擴大專利權的保護范圍，尤其是目前專利權人惡意訴訟增加以及專利權濫用普遍增多的情況下，損害社會公眾的利益。目前的禁止反悔原則、捐獻規則都是限制專利權人通過解釋權利要求的方式來擴大專利權的保護范圍的一些方式。

第二，采用產品限制論不符合專利侵權中的全面覆蓋原則。目前我國專利侵權判定中采取的是全面覆蓋原則，該原則需要考慮權利要求記載的全部技術特征，只要被控侵權物的技術特征與權利要求記載的技術特征相同或者等同，就應當認定被控侵權人構成專利侵權。而產品限制論就是相當于刪除了權利要求中的方法技術特征，在違反了專利侵權中的全部技術特征原則的前提下來追究行為人的法律責任，與專利法原理不一致。

第三，采用產品限制論的本質是整體等同。等同原則是目前專利侵權的一個重要原則。所謂整體等同，就是指在適用等同原則時，應當將權利要求所保護的發明作為一個整體來判斷，這就意味著在等同原則的判斷中可以忽略某一些技術特征。與整體等同相對應的是全部特征等同，指的是在適用等同原則時，必須對待權利要求中的每一個技術特征。我國等同原則采取的是全部技術特征的等同，而不是整體等同，而采用產品限制論，就是相當于將所有技術方案作為一個整體的技術方案來進行整體等同的判斷，違反了專利侵權中的全部技術特征等同的原則，而參數限制論則很好地符合了全部技術特征等同說。

第四，采用產品限制論，實質上是多余指定原則的再現。多余指定原則是我國過去在司法實踐中出現的一個專利侵權規則，其主要內容是在專利侵權中可以忽略記載的權利要求的非必要技術特征，僅根據權利要求中記載的必要技術特征來確定專利權的保護范圍。多余指定原則的出現在專利制度初期是為了避免申請人撰寫失誤而給予申請人一個補救的措施，曾經受到過批評。該原則目前基本上已不被法院采納。因此，目前多余指定原則在我國已經沒有適用余地，而采用產品限制論，實質上就是將其中的參數特征當作非必要技術特征，而給予忽略。

第五，采用產品限制論，不符合先申請原則。申請人之所以采用參數來限定產品，一個重要的原因在于目前很可能無法得知產品的具體結構，社會公眾根據說明書和權利要求書的記載，也無法獲得產品的具體結構。如果申請人或者他人在申請日之后獲得了產品的具體結構，而在侵權判斷中采用產品限制論，相當于采用申請日以后的相關文件來解釋權利要求，不符合專利申請的先申請原則，可能導致申請人對社會的貢獻與其獲得的回報不匹配，損害社會公眾的利益。

第六，采用產品限制論，可能擾亂正常的生產秩序。根據前面所描述，申請人目前很可能無法得知產品的具體結構，社會公眾根據說明書以及權利要求書的記載也無法獲得產品的具體結構。如果采用產品限制論，社會公眾無法得知自己的發明創造是否會落入權利要求的保護范圍。如果申請日之后確定了專利所保護的產品的具體結構，社會公眾卻發現自己采用其他方法生產的產品與專利權人保護的產品的具體結構相同，社會公眾在權利要求無法得出具體產品結構的情況下卻侵犯別人的專利權，對社會公眾不公平。