IEEE標準必要專利政策演化分析

陳 崢，崔維軍

(1.上海師范大學人文學院，上海 200000；2.南京信息工程大學商學院，江蘇 南京 210044)

0 引言

當前，標準必要專利 (Standards Essential Pat-ents，SEP)成為國家核心競爭力的關鍵因素，行業專利標準化對市場經濟的重要性日漸突出[1]。從企業角度而言，如果其在某一行業內獲得標準必要專利，就會形成一定程度的行業壟斷，可以主導市場，制定市場競爭規則，具有較高的市場勢力[2-4]，從而可以促使其實現經濟利益最大化。從行業來看，標準必要專利的形成不僅可以促進行業的創新活動，而且直接決定著一個行業的技術生命力[5-6]。從國家角度來看，本國企業獲得標準必要專利數越多，該國家在這一行業的主動權就越大，國際地位越高[2]，話語權與決定權也隨之提升。雖然中國有許多企業參與了國際專利組織，但國內對標準必要專利的重視整體程度仍舊較低，除了少數企業外，很多企業的知識產權和技術標準結合不緊密，技術標準制定落后，很少有標準必要專利[7]。

從發展歷程來看，國際上標準必要專利幾乎都是基于團體標準產生。為了推進標準必要專利發展，充分發揮標準必要專利在驅動創新中的作用，中國于2018年1月1日正式實施的 《標準化法》明確賦予了團體標準法律地位。2019年12月，中國標準化協會和中國專利保護協會聯合發布了 《團體標準涉及專利處置指南》，對標準涉及專利的披露和運用給出了指導性意見。在此背景下，有必要對國外典型標準化組織的標準必要專利政策開展深入研究。

本文基于IEEE相關政策文件，從分析IEEE標準必要專利政策的產生入手，探討IEEE標準必要專利政策的演化過程，總結IEEE政策變動的成功經驗與失敗教訓，以期為中國標準必要專利政策優化提供借鑒。

1 IEEE標準必要專利政策的產生

IEEE是電氣與電子工程協會 (Institute of Electrical and Electronics Engineers)的簡稱，前身為成立于1884年的美國電氣工程師協會 (American Institute of Electrical Engineers)，于1963年1月1日由美國電氣工程師協會 (AIEE)和美國無線電工程師協會 (IRE)合并而成。IEEE-SA是IEEE下專門設置的IEEE標準協會，負責標準化工作，向用戶提供了一套既定的標準開發程序，其下設標準局，標準局下又設置新標準制定委員會和標準審查委員會兩個分委員會。

1993年12月，IEEE出版了 《IEEE-SA 標準委員會章程》，在本章程中，IEEE首次提到 “標準必要專利”這一名詞，從專利和免責兩個角度出發，指出只有在沒有等效的方式來實現標準的目標、技術原因正當且專利權人同意以合理的價格非歧視性許可這三種情況下，IEEE標準才可以包括專利技術。另外，該章程還強調，技術使用者雖然獲得了IEEE的批準，但并不意味著也獲得了專利權人的授權，所以仍然需要向專利權人申請獲得所有必要的許可。

《IEEE-SA 標準委員會章程 (1993)》有效實施時間為1993年到1994年12月，該章程雖提及 “標準必要專利”相關內容，但并未給出明確定義，且僅涉及專利與免責兩個方面。

2 IEEE標準必要專利政策的歷年演化

IEEE標準必要專利政策的演變主要有三個重要的時間節點：1993年、2007年和2015年。1993年，IEEE首次在其政策中提到 “標準必要專利”這一概念。值得一提的是，直至2007年第一次對專利政策進行大改前，IEEE都沒有完善的標準必要專利政策，在此期間均遵循美國國家標準學會 (United States of America Standards Institute)的專利政策，即鼓勵成員披露專利信息和在合理無歧視原則基礎上進行許可[8]。由于2007年的版本在某些關鍵問題上的定義仍有模糊，2015年IEEE-SA在其基礎上第二次對標準必要專利政策進行了大規模修改。另外，有些年份IEEE對其章程進行了不止一次的修改，本文僅依據標準必要專利政策上的修改進行分析與闡述。

2.1 1993—2006年政策變動

IEEE首次在 《IEEE-SA 標準委員會章程 (1993)》中專門提到 “標準必要專利”這一概念，并將其單設一欄進行說明。此版本規定了IEEE標準必須在 “如果沒有實現標準目標的同等方式，或如果標準是合理的，并且專利持有人同意以合理的價格獲得非歧視性許可”的條件下，才可以包括標準必要專利。另外，該政策還特別明確了免責聲明，指出標準必要專利會得到IEEE的批準，并不意味著為符合該標準而使用該技術會得到專利所有人的授權。該政策專門指出，所有IEEE標準中均應出現這個通知。

《IEEE-SA 標準委員會章程 (1994)》相較1993年版在標準必要專利的政策上未有改動，繼承了 《IEEE-SA 標準委員會章程 (1993)》的所有內容。 《IEEE-SA 標準委員會章程 (1995)》相較之前兩個版本有較大的改動，除了繼承1993年版專利內容外，還明確了有關保證書的內容，詳細內容如表1所示。其中，在1993年版的基礎上將免責聲明細分為 “一般免責聲明”和 “聲明”。 “一般免責聲明”是指專利權人不會強制任何個人或實體執行其當前或未來任何需要實施擬議的IEEE標準的專利，這點較1993年版在內容上有較大修改，具體到約束對象。 “聲明”是指所有申請人均可無償或以合理的費率獲得許可證，并且在申請時所需要的條款和條件是合理的，不存在任何歧視。1996—2001年，IEEE的標準必要專利政策均未發生改動，其內容與 《IEEE-SA 標準委員會章程 (1995)》一致。

表1 《IEEE-SA 標準委員會章程 (1995)》的部分改動

《IEEE-SA 標準委員會章程 (2002)》沿襲了之前政策的大部分內容，進一步完善了聲明的定義，修改了保證書的獲得條件，將原本的條件 (上文已提及)修改為 IEEE 從專利權人或申請人那里獲得關于遵守標準所必需的專利保證。另外，該版本還增加了保證書的具體有效期限，即保證書至少從標準批準之日起適用至標準撤回之日，并且在此期間不可撤銷。自烏拉圭回合談判 (UR)后，美國于1999年修改了專利法，將專利年限從原來的17年修改至20年。IEEE在其2002年的專利政策中，對保證書的有效期限做出規定的這一行為也在意料之中。2003年的IEEE標準必要專利政策未發生改動，其內容與 《IEEE-SA 標準委員會章程 (2002)》一致。

《IEEE-SA 標準委員會章程 (2004)》較之前版本，在標準必要專利條件以及專利申請的保證書獲得前提這兩方面有較大改動，將原有的條件變更為：IEEE從專利權人或申請人處獲得關于專利侵權的保證，或者在專利申請時，申請人聲稱未來由于標準的強制性或在可選部分合標實施過程中不可避免會發生潛在侵權。2005年的IEEE標準必要專利政策未發生改動，其內容與 《IEEE-SA 標準委員會章程 (2004)》一致。2006年的IEEE的標準必要專利政策基于 《IEEE-SA 標準委員會章程 (2004)》在內容上稍作修改，但大意不變。

2.2 2007年政策變動

《IEEE-SA 標準委員會章程 (2007)》相較以往版本有很大改動，該版本從定義和政策兩個維度對專利進行規定。不同以往在一些關鍵概念上的模棱兩可，該版本對 “已接受的保證書” “關聯公司” “控制權” “總括保證書” “使能技術” “標準必要專利要求書” “保證書” “標準必要專利要求” “合理、誠信調查”和 “產權負擔聲明”等多個概念進行了定義，具體內容如表2所示。

表2 《IEEE-SA 標準委員會章程 (2007)》的部分改動

在政策方面，主要修訂內容有以下幾點。

(1)保證書的形式。繼承了原保證書的兩種形式，一般性免責聲明和聲明。但對兩者所包含內容進行了較大修改。針對一般性免責聲明，由原來的 “專利權人不會對任何符合IEEE標準的個人或實體強制執行其現有或未來的專利”修改為 “專利權人在無條件的情況下不會對任何已經制造、使用、銷售、提供銷售、進口、配銷或合規執行標準實施的個人或實體強制執行目前或未來的任何必要專利要求”；針對聲明，在繼承原有 “提供符合標準的實施許可并證明不存在任何不公平歧視的定義”基礎上，增加了提交人可自行選擇提供保證的內容，即不超過許可費用或費率承諾、許可協議樣本、一個或多個實質性許可條款。

(2)保證書表格許可限定。提交人和所有關聯方 (保證書中排除的關聯方除外)不得讓渡或以其他方式轉讓任何標準必要專利要求的保證書中的任何權利，即其持有、控制或有能力許可的權利，以規避或否定該保證書中做出的任何聲明和承諾。

(3)保證書表格提交人行為要求。保證書提交人應同意 (a)通過產權負擔聲明，或通過約束受讓人遵守保證書條款的方式，提供保證書通知； (b)要求其受讓人 (i)同意提供類似的通知，以及 (ii)約束其受讓人同意提供 (a)和 (b)中所述的此類通知。本保證書應適用于提交方及其關聯方，但提交方在相關保函中明確排除的關聯方除外。

(4)過程中保證書表格信息變更與完善。如果現有的保證書未涵蓋提交人所擁有、掌控或可獲許可的專利要求，而這些專利要求可能是或變成該IEEE標準的必要專利要求時，提交人應重新提交保證書，說明其對該標準必要專利要求執行或許可的立場

(5)保證書有效期。明確規定保證書有效時期為從IEEE-SA批準之日開始至標準撤回之日適用，且保證書一經提交和接受即不可撤銷。

(6)過程中IEEE的職責。IEEE不負責識別需要許可的標準必要專利要求書，不負責調查這些標準必要專利要求的法律效力或范圍，也不負責確定任何許可條款或條件是否合理或非歧視性。

上述專利修訂在一些例如 “什么是合理的許可費率”或 “互惠許可”等敏感問題上未做出實質性解釋，仍存在一些模棱兩可的定義和專利政策。對此，首席執行官康斯坦丁諾·卡拉卡琉斯指出：在過去的這些年里，由于2007年修訂版的模糊性導致人們對專利政策的解釋五花八門，這是促使IEEE進行2015年政策變動的主要原因[9]。

2008—2014年的IEEE標準必要專利政策未發生過大改動，其內容與 《IEEE-SA 標準委員會章程 (2007)》基本一致，只是在有些定義和內容上稍作修改，但大意基本不變。

2.3 2015年政策變動

《IEEE-SA 標準委員會章程 (2015)》是繼2007年之后，IEEE對標準必要專利政策的第二次較大改動。由于美國當局者在反壟斷和公共利益立場上的舉棋不定，致使部分大公司借助其市場地位，試圖主導壟斷市場，以高通為首的許可方陣營和以蘋果為首的被許可方陣營你來我往，暗戰不斷，前者希望能夠保護專利權人利益，后者則希望專利許可能夠做到公平合理無歧視，于是IEEE在2015年的政策修訂過程中，一直試圖澄清公平、合理和非歧視性 (FRAND)條款許可標準基本專利[10]。

在定義方面，本次修訂繼承了原有定義內容，并在此基礎上增加了 “申請人” “合標實施方案” “禁制令” “合理費率” “互惠許可”的相關定義，詳細內容見表3。

表3 《IEEE-SA 標準委員會章程 (2015)》的部分改動

在政策方面，主要修改內容有以下幾點。

(3)渣中SiO2含量控制在2.0%～2.5%對渣流動性影響較小，有利于雜質鉛的造渣脫除。正常生產除銅锍自身夾帶SiO2量外，需要量可在入爐銅锍粉中添加一定粒度的石英砂補充。

(1)保證書形式。繼承了原保證書的兩種形式，一般性免責聲明和聲明，但對聲明的定義有了較大修改，在原有基礎上剔除了提交人可選擇提供的保證書形式這一內容，增加了 “如果已接受的保證書包含聲明，那么默認已對使用這些必要專利要求的許可做了合理 (包括無賠償或在合理費率下)補償，之后不允許尋求或設法執行禁止令 (本政策中規定的除外)”這一要求。

(2)提交人可選擇提供的保證。之前版本將該內容劃分到聲明一項中，該版本單獨劃分一段介紹了這一內容。其中，可選擇提供的保證有許可費用或費率承諾、示例許可協議、一個或多個實質性許可條款。

(3)過程中IEEE的職責。在原有基礎上細化具體情況，并增添不負責確定兼容實現這一項，主要為以下四方面：確定可能需要許可的必要專利要求書；確定權利要求書的有效性、要件或解釋；確定提交保證書、許可協議有關的所有許可條款或條件是否合理或非歧視；確定實施是否為合標實施。

(4)禁制令。先前版本未對可向標準必要專利實施禁制令的情況做出明確限制，2015版對權利人可訴諸禁制令的條件進行規定并明確了禁制令的實施流程 (見圖1)，實施者與權利人若對某一標準必要專利存在矛盾，雙方首先應進行協商，再由權利人決定是否訴諸禁制令，在訴諸過程中，需由一個或多個有權確定合理費率和其他合理條款的法院，在該司法管轄區內 (如果任何一方在適用期限內訴諸)進行上訴復審；裁定專利的有效性、重要性和是否構成侵權；裁定賠償金額；解決任何抗辯和反訴。若未訴諸請求禁止令，則代表放棄以后訴諸禁止令的權利。值得一提的是，在2023年1月正式更新的專利政策削弱了對禁制令的限制。

圖1 禁制令訴諸流程圖

(5)參與者要求。此項為新增加項，該政策要求接受的保證書副本可以提供給標準開發會議的參與者。在IEEE-SA標準開發會議或其他正式授權的IEEE-SA標準開發技術會議期間，禁止討論標準必要專利要求的重要性、解釋或有效性活動。

(6)保證書可包含內容。此項為新增加項，在保證書上提交人可以指明互惠許可的條件。如果申請人在互惠許可下要求對其標準必要專利進行補償，那么提交人也可以要求該申請人對其標準必要專利進行補償，即使提交人另有說明，也將在沒有補償的情況下提供許可。

(7)相互許可。之前版本僅提到專利權利人可向專利實施者提出授予自己的許可，并且對方已有的同一IEEE標準中的必要專利權利，但沒有明確指出該項行為的明確實施標準。在新版本中明確指出，提交者和所有關聯方 (保證書中排除的關聯方除外)不得讓渡或以其他方式轉讓其持有、掌控或有能力授權并在已接受的保證書中提供了許可保證的專利，來規避或否定在已接受的保證書中做出的任何陳述和承諾。

(8)合理費率。該版本除了在定義上增加了有關 “合理費率”的內容，在政策中也確定該等合理費率應包括但不限于考慮的因素：首先，標準必要專利要求書中要求保護的發明或發明特性的功能價值，對實施標準必要專利要求的、可銷售的、最小合標實施方案的相關功能價值的貢獻程度；其次，標準必要專利要求對實踐該權利要求的最小合標實施方案所貢獻的價值，考慮到所有標準必要專利要求對該合標實施方案中實踐的同一IEEE標準所貢獻的價值；最后，涉及標準必要專利要求書使用的現有許可，是在沒有明示或暗示的禁制令威脅的情況下取得的，且其情況和產生的許可與預期許可的情況相當。

(9)可實施標準必要專利政策的情況。此為新增項，主要包括的情況為：提交人和實施者同意就專利有效性、可執行性、重要性或侵權進行仲裁；合理的價格或者其他合理的許可條件；對未支付的過去版稅或未來版稅的補償；抗辯或者反訴；互惠義務；當事人選擇訴諸的其他事項。

2015年至今的IEEE標準必要專利政策幾乎沒有較大改動，內容與 《IEEE-SA 標準委員會章程 (2015)》基本一致。盡管IEEE在本次政策修訂中一直強調公平、合理和非歧視性，但由于其在一些政策上的修改缺少公平性，事實上 《IEEE-SA 標準委員會章程 (2015)》在行業內被大部分的權利人架空：多數專利權人都表示放棄執行2015年IEEE的政策，即針對2015年的專利政策發布負面保障書LOA，表明這些專利貢獻者不準備根據2015年專利政策授予許可證[13]。

3 IEEE標準必要專利政策演化的啟示與問題

通過對歷年 《IEEE-SA 標準委員會章程》中相關內容的研究，我們發現IEEE在標準必要專利政策的修訂上有以下幾點值得參考與借鑒。

第一，過程嚴格公開。在政策修訂中，IEEE-SA標準協會遵循嚴謹、公開、透明的原則，在官網上發布草案，以便公眾提出意見。最新版本的 《IEEE-SA 標準委員會章程》在官網上可以很容易獲取，歷年政策信息可以通過發送郵件至負責人郵箱獲取。

第二，吸引公眾參與。在修改標準必要專利的過程中，IEEE-SA注重采納公眾意見。例如在2015年政策修訂過程中，共收集公眾意見超680條，開放公眾評審的草稿有四個，所有審評資料都向公眾開放，公眾可在官網上輕易獲得相關信息[11]。

第三，聚焦現實問題。1993年至今，IEEE-SA標準協會幾乎每年都對標準必要專利政策進行修改，并于2007年和2015年在內容上做出兩次大規模修改。每次修改均聚焦于之前版本存在的問題，有目的性地修改。例如，就兩次大改而言，2007版在 “合理許可費率”和 “互惠許可”等敏感問題上未做出清晰解釋和界定，這些問題在2015版均得到了合理解釋。

第四，強調 “保證書”。自1993年IEEE首次在其政策中提到 “標注必要專利”以來，標準必要專利政策日趨完善，總覽歷次相關政策修改所聚焦的對象，不難發現 “保證書”及其相關條件是IEEE標準必要專利政策修改的一大熱點，其相關政策的演化過程如圖2所示。幾十年間，IEEE的保證書要求幾經演變，逐漸成熟，1991年開始，專利授權量和專利訴訟案件數量持續增長，關于設立具有一致性的保證書的要求迫在眉睫。自1995年首次確立保證書內容后，IEEE先后5次對內容進行細化，包括保證書的獲得、性質、形式、有效期等。

圖2 保證書政策演化流程

同時，我們也發現IEEE在標準必要專利政策的修訂上存在以下問題。

第一，相關定義模糊。就現版標準必要專利政策而言，仍存在某些定義上的不清晰。例如，在 “其功能價值的貢獻程度”中提到的評判標準是 “最小合標實施方案”，但本次修訂未對什么是最小合標方案做進一步規定。

第二，相關政策與法律相違背。在2017年12月愛立信TCL案中明顯反映了這一缺點，IEEE標準必要專利政策中對標準必要專利的合理費率的 “自上而下”計算方法與法院認可的 “各標準必要專利價值相同”的理念存在沖突[12]。

第三，對權利人不公平。政策認為凡出于IEEE標準必要專利的實施方案均應被提供許可，這雖然保護了專利實施者的權利，卻忽視了權利人的權益；有關禁制令的訴諸方面，本次修改對權利人可訴諸情況有所限制，且本次修改明顯偏向專利實施者，對權利人不太友好。

4 結語

2022年9月30日IEEE宣布，新的 《IEEE-SA 標準委員會章程》將于2023年1月1日正式實施，新政策主要就禁令以及上文提及的 “最小合標實施方案”的描述重新定義[13]。

中國在2013年12月發布了國際上首個由標準化管理部門與專利管理部門聯合發布的標準與知識產權政策 《國家標準涉及專利的管理規定》，該政策聚焦處理國家標準中所涉及的專利問題，以及推動國家標準合理采用新技術。2018年1月1日正式實施新修訂的 《中華人民共和國標準化法》明確規定了開展全國范圍內標準化試點示范組織與實施工作的相關內容。另外，為了推動創新型國家建設，國家通過利用 《中國制造2025計劃》 《中國標準2035計劃》和 “一帶一路”倡議等戰略規劃，全面優化知識產權標準 (標準必要專利)體系。

在現有政策基礎上，我們還要向IEEE學習，一方面加大公眾的參與性，在公開公眾的標準政策制定過程中，依據具體問題對標準必要專利政策進行修改；另一方面也要注意政策制定不可脫離法律實際，在一些敏感問題上要清晰定義，充分考慮政策中各角色的權利，正確處理好專利和反壟斷之間的關系。