企業(yè)在專利運營中的法律風(fēng)險及其防范

　　摘要：專利運營是企業(yè)運用其無形知識產(chǎn)權(quán)的一個重要方法，良好的專利運營不僅可以保持企業(yè)資產(chǎn)的良性發(fā)展，同時還可以在今后的商業(yè)競爭中為企業(yè)提供有利的武器和堅實的后盾。因此對專利運營中可能發(fā)生的法律風(fēng)險提高防范意識是企業(yè)確保其穩(wěn)定快速發(fā)展所需的戰(zhàn)略必備思想。專利運營的主要方式包括專利轉(zhuǎn)讓和專利許可兩種。其風(fēng)險集中發(fā)生在主體瑕疵、客體瑕疵、以及支付費用的瑕疵。
　　關(guān)鍵詞：專利運營；專利轉(zhuǎn)讓；專利許可；企業(yè)防范
　　
　　在如今科學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展，全球經(jīng)濟一體化的知識經(jīng)濟大環(huán)境下，專利作為無形資產(chǎn)成為了企業(yè)資產(chǎn)的重要組成部分，它不僅是一種重要的法權(quán)和無形資產(chǎn)，同時還是企業(yè)在商業(yè)競爭中獲得巨大優(yōu)勢的有利的武器。良好的專利運營不僅可以保持企業(yè)資產(chǎn)的良性發(fā)展，同時也保證了企業(yè)在今后的參與競爭和生存發(fā)展的道路上擁有了堅強的后盾，是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的重要組成部分，為企業(yè)的可持續(xù)性長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
　　專利是發(fā)明創(chuàng)造，是一種合法壟斷，是公開的技術(shù)、法律和經(jīng)濟信息。一般情況下專利是指符合專利條件的發(fā)明創(chuàng)造或者是具有專利性的發(fā)明創(chuàng)造，其專利性就包括新穎性、使用性、創(chuàng)造性。專利運營主要包括以下兩種方式：專利轉(zhuǎn)讓和專利許可。因此主要針對這兩種方式談?wù)勂髽I(yè)在專利運營中可能發(fā)生的法律風(fēng)險，包括：主體瑕疵的風(fēng)險、客體瑕疵的風(fēng)險、支付費用的風(fēng)險。
　　
　　一、主體瑕疵的風(fēng)險
　　
　　(一)形成原因
　　任何法權(quán)的要素里都會有主體，專利轉(zhuǎn)讓和專利許可過程中如果主體存在瑕疵，也即是權(quán)力交易人存在瑕疵將會導(dǎo)致專利運營狀態(tài)不穩(wěn)定，結(jié)果不明確，權(quán)屬不清晰，也將引發(fā)后續(xù)鏈條式的法律風(fēng)險，合同效力不明確，產(chǎn)生責(zé)任承擔(dān)問題。在實踐中形成主體瑕疵風(fēng)險的原因主要有以下幾種：
　　1、并非真實專利權(quán)人。比如某發(fā)明創(chuàng)造的專利權(quán)人死亡時立遺囑將其專利權(quán)權(quán)屬無償轉(zhuǎn)讓給其學(xué)生，其學(xué)生成為該項發(fā)明創(chuàng)造的合法專利權(quán)人，而發(fā)明者的兒子擅自與某企業(yè)簽訂專利轉(zhuǎn)讓合同將該項專利予以轉(zhuǎn)讓，企業(yè)將這項專利運用于其產(chǎn)品之后與其學(xué)生發(fā)生法律糾紛。
　　2、設(shè)計者轉(zhuǎn)讓職務(wù)作品專利權(quán)。比如不具備民事主體資格的某研究所的從事技術(shù)研究開發(fā)、轉(zhuǎn)讓等活動的課題組、工作室或者個人擅自以自身名義與企業(yè)簽訂專利轉(zhuǎn)讓或者專利許可合同，將職務(wù)作品專利權(quán)予以轉(zhuǎn)讓或者許可。實踐中這種法律糾紛發(fā)生較多，在此需要對職務(wù)作品的權(quán)屬進行說明。根據(jù)法律規(guī)定，所謂職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造是指為執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要利用本單位提供的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位，申請被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人，當(dāng)然發(fā)明人或者設(shè)計人也可以與單位就發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利歸屬進行特別約定。
　　3、專利權(quán)屬約定不明。比如某高校與某研究所簽訂一項委托技術(shù)開發(fā)合同，合同中沒有約定專利技術(shù)成果的權(quán)屬或者沒有明確約定權(quán)屬劃分以及責(zé)任承擔(dān)的權(quán)屬補救，這樣就導(dǎo)致了專利技術(shù)主體資格模糊，究竟歸屬于某高校還是歸屬于某研究所，是否是共同享有專利權(quán)。委托技術(shù)開發(fā)只是約定不明的一種情形，在實際生活中還有其他權(quán)屬約定不明的情況造成主體資格有瑕疵，因而在以后的專利運營中就產(chǎn)生了法律風(fēng)險。
　　（二）防范措施
　　企業(yè)該如何防范在專利運營過程中因為主體資格的瑕疵而引發(fā)的法律風(fēng)險？針對以上總結(jié)出的實踐中引發(fā)風(fēng)險的原因，企業(yè)在專利運營中最主要的就是審查轉(zhuǎn)讓人或者許可人的主體資格。
　　1、查閱登記資料。法律規(guī)定專利申請或者轉(zhuǎn)讓都必須向國務(wù)院專利行政部門提交相關(guān)文件以及向?qū)＠姓块T進行登記，由專利行政部門進行公告，因此在許可或者轉(zhuǎn)讓之前可以到相關(guān)專利行政部門查詢該項專利的登記資料。
　　2、審查權(quán)屬證書。仔細(xì)審查專利權(quán)屬證書上的權(quán)利人是否與相對人一致。企業(yè)在受讓某項技術(shù)專利之前會接觸到與該專利相關(guān)的各項文件，要防范主體瑕疵引發(fā)的法律風(fēng)險就要仔細(xì)審查該項專利的權(quán)屬證書上到底誰是權(quán)利人，權(quán)屬證書具有排它公證的官方權(quán)威性。
　　3、審查其他文件。在相對人并非原始專利權(quán)人的情況下就要審查其授權(quán)轉(zhuǎn)讓或者許可的證明文件，并且要審查其證明文件的合法性，主要從文件形式、文件內(nèi)容、文件時間性、文件效力、文件證明單位、取得該文件的手段或者方式來審查它的合法性。只有在相對人取得合法的授權(quán)轉(zhuǎn)讓或者許可的文件的情況下，他才是合法的專利權(quán)人，才具有專利運營主體的適格性。
　　4、避免與身份模糊主體簽訂契約。在與科研單位進行專利運營的活動時應(yīng)盡量避免與其內(nèi)部不具備資格的課題組、工作室、個人簽訂專利運營合同。一般情況下職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位，申請被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人，發(fā)明人或者設(shè)計人也可以與單位就發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利歸屬進行特別約定。企業(yè)在作為外部第三人時要審查清楚其內(nèi)部的特別約定較為困難，所以在進行專利運營活動時應(yīng)盡量避免與不具有資格的內(nèi)部設(shè)計者簽訂合約。
　　
　　二、客體瑕疵的風(fēng)險
　　
　　（一）形成原因
　　專利運營中的客體也即是作為標(biāo)的的專利及專利權(quán)本身，如果專利存在瑕疵將直接導(dǎo)致專利運營目的無法實現(xiàn)，專利受讓方或?qū)＠辉S可方所要追求的預(yù)期效果無法實現(xiàn)，在XAhAuyr6eqgLwmca5IFTHysH4ibcCBHaEl7UFFgMr9k=前序工作中投入的成本和精力都將白費。在實踐中形成客體瑕疵風(fēng)險的原因主要有以下幾種：
　　1、專利期限風(fēng)險。專利一個最大的特點即是時間性，這一特點是所有知識產(chǎn)權(quán)與有形財產(chǎn)權(quán)的主要區(qū)別之一，知識產(chǎn)權(quán)僅在法律規(guī)定的期限內(nèi)受到保護，一旦超過法律規(guī)定的有效期限，這一權(quán)利就自行消滅，相關(guān)知識產(chǎn)品即成為整個社會的共同財富，為全人類所共同使用。《專利法》第42條對專利權(quán)保護期限的規(guī)定如下：“發(fā)明專利的期限為20年，實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)的期限為10年，均自申請日起計算。”專利運營圍繞的客體可能已經(jīng)超過其保護期限進入公共領(lǐng)域而不具有合法壟斷性，或者相對方隱瞞了有關(guān)專利期限方面的真實信息，導(dǎo)致企業(yè)所受讓或者許可的專利與其預(yù)期利益不符，這些都是引發(fā)專利期限風(fēng)險的原因。
　　2、專利不完整風(fēng)險。法律規(guī)定專利轉(zhuǎn)讓人所轉(zhuǎn)讓的專利應(yīng)該完整、無誤、有效，能夠達到約定目標(biāo)。專利不完整通常是指技術(shù)上的不完整，而不是指法律手續(xù)方面的不完整，技術(shù)的不完整將直接導(dǎo)致專利運營無法達到約定目標(biāo)。專利資料不完整，比如缺乏其中某一項技術(shù)資料，缺乏某一項工業(yè)流程的操作方案，缺乏對某一個必備關(guān)鍵設(shè)施的使用說明，這些都會導(dǎo)致企業(yè)無法很好的實施專利，運營專利，無形地給企業(yè)增加了成本。
　　3、專利狀態(tài)不穩(wěn)定風(fēng)險。專利狀態(tài)不穩(wěn)定的風(fēng)險與專利無效宣告制度有關(guān)。國務(wù)院專利行政部門按照《專利法》規(guī)定的程序授予的專利權(quán)被推定為有效，但是，由于各方面的原因，有可能對不該授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造授予了專利權(quán)。《專利法》第45條規(guī)定，任何單位或者個人都可以在規(guī)定的時間內(nèi)請求專利復(fù)審委員會宣告不符合法律規(guī)定的專利權(quán)無效。以及由于審查失誤、異議未及時提出，外觀設(shè)計、實用新型專利申請無須經(jīng)過審查等原因也可能導(dǎo)致專利無效。各種原因都可能會導(dǎo)致專利狀態(tài)不穩(wěn)定，繼而影響到專利運營狀態(tài)也不穩(wěn)定，專利運營效果可能隨時受到任何外來第三人的干擾，一旦被宣告無效將給企業(yè)帶來極大的損失。
　　4、專利地域風(fēng)險。地域性是專利的一個最主要的特點，因為專利權(quán)是權(quán)利人依據(jù)不同國家的法律分別付出了不同的代價而取得的，因而依據(jù)不同法律產(chǎn)生的專利權(quán)是相互獨立的，不依賴于其他國家的法律。《巴黎公約》關(guān)于專利的獨立性解釋就可以很好的解釋地域性原則，認(rèn)為不同國家對同一項知識產(chǎn)權(quán)提供保護時，專利權(quán)是否窮竭，其受保護的程度以及為專利權(quán)人提供的司法救濟方式等同樣具有地域性，完全取決于提供保護國家的法律。專利地域性特點可能導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)轉(zhuǎn)讓或許可所得的專利在其將要使用或者運營該專利的地方是不合法的，是毫無專利可言的，專利產(chǎn)品在他國的使用、制造、銷售以及允諾銷售變成了侵權(quán)行為，專利產(chǎn)品在保護地域外被大量復(fù)制，絲毫不受保護，甚至該專利產(chǎn)品在保護地域外要向同一專利的專利權(quán)人繳納許可使用費用，對企業(yè)來說也就要進行二度專利運營，前一次的將成為無用功，甚至為此背負(fù)侵權(quán)責(zé)任。
　　
　　（二）防范措施
　　客體的瑕疵風(fēng)險相對于主體瑕疵風(fēng)險來說更復(fù)雜，針對以上列舉的風(fēng)險企業(yè)應(yīng)該有順序的全面地進行審查防范。
　　1、查閱登記資料。同主體瑕疵風(fēng)險的防范方法一樣，企業(yè)首先應(yīng)該到國務(wù)院專利行政部門查閱該專利的全面信息，查閱其申請日、批準(zhǔn)日，是否有經(jīng)過轉(zhuǎn)讓或者許可、是否為有效專利，查閱保護期限截止日期等信息。
　　2、專業(yè)審查。企業(yè)在專利運營過程中應(yīng)該配置有自己專業(yè)的專利運營技術(shù)專家，在交易過程中運用其專業(yè)的技術(shù)知識經(jīng)驗來審查該項專利本身是否完整，是否有效，是否能夠在正常的環(huán)境條件下有效的實施，審查是否缺乏關(guān)鍵的技術(shù)資料或者核心的操作方案。
　　3、保證性約定。自行審查是企業(yè)防范風(fēng)險的一個方面，在仔細(xì)審查的基礎(chǔ)上有些風(fēng)險是仍然無法被規(guī)避的，那么事前的保證性約定就成了必要。企業(yè)可以與相對方明確約定相對方應(yīng)該完整提供所轉(zhuǎn)讓專利的全部技術(shù)資料，包括工藝流程、技術(shù)操作方案等書面資料，明確約定該專利是有效專利，在有效期內(nèi)且符合企業(yè)所預(yù)期的運營時間，違反上述約定將承擔(dān)一定的法律責(zé)任。同時為避免專利狀態(tài)不確定可與相對方約定責(zé)任分擔(dān)，若相對方出于惡意則由其承擔(dān)企業(yè)的損失，若非惡意則雙方責(zé)任適當(dāng)分擔(dān)。
　　4、運用國際保護。針對專利的地域性風(fēng)險，企業(yè)要善于關(guān)注和靈活運用專利國際保護的法律規(guī)范，密切關(guān)注專利保護地域與專利即將運用地域的專利法律規(guī)范方面有何沖突。當(dāng)然企業(yè)首先要確知相對方轉(zhuǎn)讓或許可的這項專利在主要運營地是不存在地域保護差異的。其實為了促進國際貨物貿(mào)易的發(fā)展，保證專利產(chǎn)品跨國流動的快速增長趨勢，許多國家組織締結(jié)了一些頗有成效的條約來擴大專利的保護范圍，使專利更快捷、更方便的在另一國或幾國得到專有權(quán)的保護，比如專利合作公約（PCT）。如果企業(yè)所得到的該項專利是經(jīng)過這種國際申請程序所獲得批準(zhǔn)的將大大減少其將來的風(fēng)險，特別是對于將用該項專利做大范圍的跨國貿(mào)易的企業(yè)來說更是極大的便利。
　　
　　三、支付費用的風(fēng)險
　　
　　（一）形成原因
　　專利運營中無論是轉(zhuǎn)讓和許可都可以看作是對專利這種特殊商品的一種貿(mào)易，簡單來說貿(mào)易的買賣雙方的義務(wù)分別就是支付費用和交付貨物。支付費用是專利運營中至關(guān)重要的一個環(huán)節(jié)，企業(yè)在專利運營中如果作為專利出讓方或者專利許可方就應(yīng)該對支付費用風(fēng)險予以謹(jǐn)慎的防范，否則等于將自己長時間的腦力資金投入的成果白送于人，更嚴(yán)重的是透露自己更多的商業(yè)機密，威脅到本身的生存地位。導(dǎo)致這種風(fēng)險的主要幾個原因有：
　　1、相對人惡意逃避其支付費用的義務(wù)。實踐中經(jīng)常會出現(xiàn)相對人惡意逃避支付義務(wù)的情況，或者只是支付小額的費用再拒絕支付或者實施拖欠政策，這不僅僅是在專利運營過程中會出現(xiàn)的情況，這在任何交易中都有可能會出現(xiàn)。主觀動機當(dāng)然會存在多樣性，在專利運營過程中出現(xiàn)這種惡意逃避有一種特殊的惡意動機就是套取該專利的技術(shù)信息以及該企業(yè)的商業(yè)秘密及其長期的商業(yè)規(guī)劃。
　　2、相對人的財產(chǎn)狀況惡化。相對人主觀上并非惡意逃避其支付費用的義務(wù)，只是在其主觀范圍之外發(fā)生了財產(chǎn)狀況惡化的情況，導(dǎo)致其無法支付專利運營過程中發(fā)生的費用，或者只能支付一部分，或者按照法律規(guī)定企業(yè)與相對人因為專利運營而發(fā)生的債權(quán)不具有優(yōu)先性，無法優(yōu)先受償。
　　3、專利估價引發(fā)的風(fēng)險。專利運營交易的前提就是對標(biāo)的進行準(zhǔn)確的估價，專利的估價相對于有形商品的估價來說要復(fù)雜許多。估價過低對企業(yè)來說是做虧本生意，虧到什么樣的程度，引發(fā)什么樣的風(fēng)險也是無法預(yù)期的；估價過高對企業(yè)來說要隨時準(zhǔn)備承擔(dān)相對方的合同糾紛，高到一定程度會引誘相對方找各種理由使合同無效或可撤銷。
　　（二）防范措施
　　針對以上幾種引發(fā)支付費用風(fēng)險的原因，企業(yè)可以從幾個方面予以防范：
　　1、考查相對人。對專利運營相對人進行有效的事前考察措施，考察其所在區(qū)域，考察其財產(chǎn)狀況，考察其信用程度，考察其主要經(jīng)營范圍以及進行專利運營的主要目的。最主要的是考察其財產(chǎn)狀況，其財產(chǎn)的構(gòu)成以及組成形式，有多少壞賬死帳，其信用程度是否良好等等。
　　2、提供擔(dān)保。要求專利運營相對人提供必要的財產(chǎn)擔(dān)保，針對其專利的價值提供一定比例的擔(dān)保，減少因相對人的財產(chǎn)狀況變化引發(fā)的一系列交易風(fēng)險，至少能保證企業(yè)的債權(quán)能夠具有優(yōu)先性，享有優(yōu)先受償權(quán)。同時也可以遏制某些惡意的交易相對人做出逃避支付費用義務(wù)的可能性。
　　3、準(zhǔn)確地技術(shù)估價。從技術(shù)上對該項專利進行準(zhǔn)確的估價，對影響專利成本極其實施的各個方面都做出全面的評估，當(dāng)然首先最重要的兩項就是專利里包含的“技術(shù)”和“權(quán)利”，其次要對以下的幾個要素進行標(biāo)準(zhǔn)估算：專利和其他知識產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)信息；人員；硬件、軟件和設(shè)施；客戶、供應(yīng)商；外部合約、外部許可；專利訴訟與維護；侵權(quán)執(zhí)行和侵權(quán)防衛(wèi)；研發(fā)/咨詢服務(wù)；行政管制支持服務(wù)；一般陳述和擔(dān)保書。另外為了給準(zhǔn)確的估價作一定的鞏固效果可以在定價協(xié)議中作一些補充說明，說明在定價實施后對某方顯失公平的情況下該如何由向?qū)Ψ窖a償，比如建立長期的合作關(guān)系，或者補償支付一部分費用，或者給予實施自己的專利，實現(xiàn)雙方專利使用自由等補償措施，以此來使支付費用的風(fēng)險最小化。
　　企業(yè)在專利運營過程中會遇到很多風(fēng)險，包括技術(shù)風(fēng)險、資金風(fēng)險、和法律風(fēng)險，相對于技術(shù)風(fēng)險和資金風(fēng)險來說，法律風(fēng)險的隱秘性更強，可能埋伏于任何階段，一旦爆發(fā)將帶來致命的打擊，因此在現(xiàn)時代的知識經(jīng)濟和法制經(jīng)濟的時代，企業(yè)要善于運用法律這個武器來保護自己，給自己的商業(yè)活動和企業(yè)發(fā)展保駕護航，進而促進整個社會經(jīng)濟環(huán)境的良性發(fā)展，增強中國企業(yè)與國際商業(yè)巨頭的對沖能力，從而融入到全球經(jīng)濟一體化的大潮中。
　　參考文獻：
　　1、陳曉峰.企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險防范[M].中國檢察