從日本再生墨盒案看專利產品的修理與再造

　　摘要：日本再生墨盒案掀起了國內外學者關于專利產品的修理與專利侵權問題的討論熱潮。通過正當途徑獲得專利產品的購買者、使用者有權維護該產品，使之處于能夠正常使用的狀態。這種維護包括修理、更換零部件等。但是這種維護行為不能超過一定的界限，否則就會變成重新制造或者組裝專利產品而構成侵權。究竟如何把握和確定這個“界限”，是否存在一定的判斷標準？文章要將通過這個案例對此進行探討。本案雖然發生在日本，但其判決結果關乎廣大中國通用耗材企業，乃至修理、再生行業的生存和發展，意義重大。
　　關鍵詞：專利產品；修理；再造；專利侵權
　　
　　一、案情概要
　　
　　日本佳能公司擁有BCI－3e噴墨墨盒專利。該專利有兩個獨立權利要求：一是產品權利要求：液體收納容器（墨盒）；二是方法權利要求：液體收納容器（墨盒）的制造方法。產品權利要求的主要技術特征為要素H和K，要素H為：“壓接部界面的毛管力高于第1及第2負壓發生構件的毛管力”；要素K為：“向負壓發生構件收納室填充一定量的液體，使墨盒無論如何放置整個壓接部界面都可以保持在液體里”。原告佳能公司利用專利方法生產專利產品墨盒，并在日本及其他國家進行銷售。中國澳門的某公司收集由佳能公司及其許可的公司在北美、歐洲以及包含日本在內的亞洲市場上銷售的、已被消費者用完墨水的墨盒，清洗墨盒后，重新灌墨制成再生墨盒。Recycle Assist公司（以下簡稱RA公司）從該公司進口再生墨盒并在日本銷售。佳能公司生產的墨盒在制造時原本帶有一個墨水注入口，但其將之密封，一般很難打開。可是，一旦打開后，就能很容易從該注入口充墨。而中國這家公司是在墨盒的其他地方重新開了一個口灌墨，并沒有使用墨盒原有的注入口。2004年4月，佳能公司以RA公司進口、銷售的再生墨盒侵犯其JP3278410號日本專利為由向東京地方法院提起訴訟。
　　
　　二、法院的判決
　　
　　2004年12月8日，東京地方法院做出一審判決，駁回了原告的訴訟請求，認為：填充墨水的行為只是對專利產品進行修理，而不屬于新的生產，因而應適用權利用盡原則，專利權人不能主張權利。
　　佳能公司不服一審判決，向日本知識財產高等法院提出上訴。二審高等法院認為，專利權不用盡有兩種類型：一是專利產品壽命終結后再使用它，屬于專利權不用盡；二是更換或者修理專利產品的本質部分，使它再延續它的生命，這屬于專利權不用盡。本案承認墨盒仍然有使用壽命，法院認為本案屬于第二種專利權不用盡的類型——“修理或更換了本質部分”，即再灌墨恢復了要素H和K。二審高等法院同時認為被控侵權物侵犯了方法權利要求。因此，該法院判決RA公司侵犯了佳能的專利權。
　　RA公司不服二審判決，上訴至日本最高法院。2007年11月8日，日本最高法院第一法庭做出終審判決，認定RA公司侵權成立，駁回其上訴請求，令其停止銷售該回收墨盒，維持知識財產高等法院的二審判決。最高法院在此案審理中首次引入“再生品專利侵權”的構成要件——“新的生產”，并據此認定RA公司進口銷售回收墨盒侵權。認定RA公司進行了“新的生產”的判斷要素為：正品的屬性—功能、結構、材質和用途；正品專利技術內涵；正品被加工情況（被加工時的狀態、加工程度）；再生品的銷售情況。佳能專利墨盒的特點為：一次使用、無充填墨粉用開口；用于滲墨的兩塊海綿緊密相連，以防止墨粉滲漏。RA公司為利用墨粉用盡的佳能墨盒，在回收墨盒上開孔（使墨盒外形改變）、清洗、再灌墨，即為“佳能墨盒專利效能恢復”，RA公司回收、加工墨盒應被認定為“新的產品的生產”。
　　
　　三、由本案引發的思考
　　
　　通過正當途徑獲得專利產品的購買者、使用者有權維護該產品，使之處于能夠正常使用的狀態。這種維護包括修理、更換零部件等。但是這種維護行為不能超過一定的界限，否則就會變成重新制造或者組裝專利產品而構成侵權。本案中，如果被告清洗墨盒、填充墨水的行為被認定為維護專利產品，使之恢復原有功能，達到能夠正常使用狀態的修理行為則為合法行為。如果該行為被認定超過了一定的“界限”，則屬于侵犯專利權的再造行為。問題的關鍵就在于，如何把握和確定這個“界限”。
　　日本學者吉藤幸朔認為是否侵犯專利權的基本標準在于其修理或改造是否僅屬于專利權人有權進行的“生產”。具體來說，可以從修理的內容及修理的程度方面分析：第一，將專利部分的一部分或全部分解、清污、再組裝（即雖是大修但不換零件），不構成專利部分的新的“生產”，當然不侵犯專利權。第二，將專利部分全部換件，應構成專利部分的新的“生產”，如無特別情況，構成專利侵權。第三，換件部分已基本上將專利部分全部換去，其行為構成專利部分的新的“生產”，除特殊情況外，應當構成專利侵權。因為這種情況下，權利用盡說講的效果因專利部分的全部換件實質上在該專利部分已不復存在。第四，更換部分未超過專利部分的一半，原則上應解釋為未侵犯專利權。因為這種情況下，更偏向于考慮消費者的利益而不是專利權人的利益。第五，如修理的程度處于第三種及第四種情形之間，則看其行為與哪種情形更為接近，以便判斷是否侵權。總的說來，吉藤幸朔教授主要是從專利產品專利部分部件更換的程度來判斷是否構成“新的生產”。專利權人對專利產品的專利部分享有專有權利，同時也要受到權利用盡原則的限制。當專利部分被完全更換時，專利權人則無需受到權利用盡原則的限制，更換行為構成“新的生產”。
　　以專利部分部件被更換的程度來決定側重于考慮專利權人的利益還是消費者的利益，從而判定更換行為屬于修理還是再造。這樣的判斷方式有一定參考價值，但是標準過于簡單和單一，難以應對復雜多變的情況。如1882年發生在美國的棉包捆扎帶案（Cotton-TieCo.v.Simmons），顧客用專利產品棉包捆扎帶將棉包捆扎后從種植園運到棉花加工廠。在棉花加工廠，這種帶子被分割成若干段。而被告將分割后的碎片收集起來，并鉚接在一起，再加上原來的金屬扣，作為新的棉包捆扎帶出售。很顯然，雖然被告未更換其中的任意一個零部件，只是將分解后的專利產品再組裝，但是由于該專利產品分解后就已報廢，完全喪失了原有的功能，被告將其重新拼接的行為實際上是再“生產”了專利產品，應認定為侵犯專利權的“再造”行為，而不應認定為修理。因此，簡單地從量化的角度來區分專利產品的修理與再造是行不通的。在本案中，日本知識財產高等法院認為本案中的再生墨盒屬于“修理或更換了本質部分”，即再灌墨恢復了要素H和K。因此侵犯了方法權利要求，從而判決RA公司侵犯了佳能的專利權。即按照修理或者更換的部分是否構成專利的“本質部分”來判決是否構成專利權侵權。事實上，日本也有其他類似案例的判決采用的這一標準，如發生在2000年的“一次性相機”案等。
　　那么，通過“本質部分”的替換來認定侵權，這種從技術構思角度來確定專利權保護范圍的做法，是否可取呢？關鍵在于如何去認定這個“本質部分”。現在專利法要求專利權利要求有公示作用，所有寫入權利要求的內容按我們國家來講，是一個必要技術特征。我們認為，任何部分都是關鍵部分。所以判定是否侵權的時候，一個權利要求的任何要件都是同樣重要的。美國最高法院也認為：無論這個部分在發明中多么重要，在區分修理或再造中都不起任何作用。因此，在美國一百多年有關的判例中，更換的部件是不是發明的實質或本質部分，在認定修理與再造時不予考慮。
　　
　　因此，對于紛繁復雜的情形，正如美國聯邦巡回上訴法院在“鉆頭案”中講到的：“沒有區分修理與再造的確切標準。”本案中，日本最高法院從多個方面的要素判定被告的行為構成了“新的生產”是有進步意義的，也是值得我們借鑒和參考的。盡管其構成要素還有值得商榷的地方。
　　可以從以下方面的要件對專利產品的修理進行界定：
　　第一，主體方面。只有通過正當途徑獲得專利產品的購買者、使用者或經其授權的個人或單位才有權對該專利產品進行維護和修理。因為只有這種情況下，權利用盡原則才有適用的余地。
　　第二，客體方面。只有沒有完全報廢的專利產品，才有修理使之恢復原有功能的必要。若專利產品已完全報廢而失去了專利權人原本設計的使用功能，再對其進行“修復”的行為實際上構成了“新的生產”。當然也要考慮到產品本身的屬性，如功能、結構、材質、用途等。這個“完全報廢”應該主要從客體的角度即產品本身的情況而不是專利權人原本設想的報廢情況。這樣更利于防止壟斷，平衡專利權人和消費者之間的利益，提高經濟效益。至于如一次性注射器、隱形眼鏡等一次性專利產品的回收利用行為，應該用其他法律法規調整，而不宜認定為專利侵權行為。
　　第三，內容方面。由于修理形式的多樣性和情況的復雜多變性，內容上要考慮到多方面的標準和因素。如正品本身的屬性、正品專利部分被更換或加工的程度、正品被更換或加工部分占其整體價值的比例、正品的專利技術內涵、再生品與正品的相似度、再生品的銷售情況、對專利權人預期利益影響的程度、社會的需求情況等。
　　回到本案當中，再生的墨盒為正品通過正當程序出售后合法回收，回收者享有修理的權利，主體合格。客體方面，雖然專利權人設計時希望墨盒為一次性使用，但是根據墨盒本身的性質，墨盒是設計的核心部分，且原本就有墨粉注入口，只是很難打開，具有重新灌墨恢復正常功能的可能性，沒有完全報廢。從價值上看，墨盒的價值是遠大于墨粉的，是具有可重復使用性的。從產品屬性上來說，墨粉的價格相對于墨盒是很便宜的，使用壽命也短得多，重新灌裝符合經濟效益的要求，也符合一般消費者的普遍認識和需求。從技術上，在墨盒上鉆孔并未導致墨盒的毀損，專利權人仍要受到權利用盡原則的制約，合法所有人或使用人有權對產品進行恢復原有功能的修理行為。對于再生墨盒對佳能公司市場份額造成的影響方面，由于產品市場是分層的，在再生品與純正品存在明顯標志及區分的情況下，從理性上說不會影響佳能公司的市場。因此，日本高等法院和最高法院判定RA公司的行為構成對專利產品的“再造”，從而判定其構成侵權是不妥當的，有故意保護其本國公司，保護本國公司在本國市場的利益之嫌。其必定會助長壟斷，影響自由競爭，影響廣大消費者的利益。
　　
　　參考文獻：
　　1、(日)吉藤幸朔著;