“侵權”還是“不侵權”？

案情回放

2004年12月20日，佛山海關駐禪城辦事處經查驗發現，佛山市某貿易公司（以下簡稱A公司）以一般貿易方式向海關申報出口的機動車用鹵鎢燈附有“HENKEL”標識，涉嫌侵犯深圳市恩同實業有限公司（以下簡稱恩同公司）在海關總署備案的商標專用權。恩同公司向我關提交采取知識產權保護措施的申請及擔保后，2004年12月28日，我關依法扣留了上述侵權嫌疑貨物。

經調查查明，佛山某照明有限公司（以下簡稱B公司）于2004年底接到阿聯酋史丹利貿易有限公司（以下簡稱史丹利公司）的訂單，史丹利公司委托其定牌加工生產機動車用鹵鎢燈。史丹利公司向B公司出示了注冊國為阿聯酋的商標證，顯示史丹利公司已于2002年1月20日向阿聯酋申請取得HENKEL商標專用權。B公司按訂單要求加工生產了機動車用鹵鎢燈，并在燈體、外包裝上印制“HENKEL”注冊商標標識。B公司委托A公司負責將生產的產品報關出口，A公司委托了佛山某報關公司以一般貿易方式向佛山海關駐禪城辦事處申報出口該批機動車用鹵鎢燈。而恩同公司早于2002年4月21日已在我國獲得“HENKEL”商標注冊，并于2002年9月4日經海關總署核準備案該商標，核定使用商品是11類，包括：車輛燈，車燈，車輛照明設備，車輛遮光裝置（燈具），燈泡，汽車燈，汽車轉向提示燈，汽車前燈，車輛反光鏡，汽車后燈。恩同公司向我關確認，上述出口車用鹵鎢燈共145750只全部不是該公司及其授權單位生產的產品，侵犯了該公司的商權專用權，上述車用鹵鎢燈不符合權利人的產品品質標準，全部屬于假冒產品。2005年1月24日，海關認定A公司出口的上述機動車用鹵鎢燈為侵權貨物，并于2005年2月7日向當事人送達行政處罰告知單，擬作出沒收侵權貨物、科處當事人罰款的行政處罰決定。A公司向海關申請聽證，經過聽證，海關作出維持原處罰決定。A公司又向海關總署廣東分署申請復議，海關總署廣東分署經請示海關總署作出維持復議決定?！北景附浺粚?、二審，人民法院都支持我關的答辯意見，認定我關作出的行政處罰合法合理，予以維持。但認為我關行政處罰決定書中沒有提供認定侵權貨物的法律依據存在瑕疵，要求引用《中華人民共和國商標法》（以下簡稱《商標法》）作為認定侵權貨物的依據。

焦點問題

本案中，權利人恩同公司確認該批出口貨物不是其授權生產的產品，屬于假冒產品，已侵犯了其商權專用權，要求海關扣留侵權貨物。而B公司則解釋，其應阿聯酋客商史丹利公司要求定牌加工生產的該批貨物不是在中國境內銷售，而是出口到阿聯酋進行銷售的。史丹利公司在阿聯酋國內是“HENKEL”商標所有人，因此認為不構成侵權，要求海關給予貨物通關放行。B公司與恩同公司各執一詞。

該案焦點問題是：B公司的定牌加工（英文簡稱OEM（Original Equipment Manufacture））行為是否構成侵權行為，其加工產品是否為侵權貨物成為本案的關鍵。一旦證實其加工生產的產品為侵權貨物，那么A公司出口侵權貨物行為就成立，海關依據知識產權保護相關法律、法規的處理就依法有據了。

（一）一種觀點認為定牌加工行為不構成侵權行為，生產貨物不屬侵權貨物，理由主要是：

1.定牌加工不符合知識產權侵權行為構成要件。從傳統的民事侵權理論角度來看，侵權行為有四個構成要件：①損害行為；②損害后果；③損害結果與損害行為之間因果關系；④行為人主觀過錯。侵權行為成立的構成要件之一是損害結果，缺少這一要件則侵權行為不成立。本案中，由于該產品出口后將在阿聯酋銷售，權利人（恩同公司）在阿聯酋并不擁有合法的商標使用權，該產品出口到阿聯酋并銷售的行為并不會對原告造成損害，因此本案不存在“損害后果”，不應構成侵權行為。

2.從《商標法》的本質理解，認為不構成侵權?！渡虡朔ā反驌羯虡饲謾嗟母灸康氖蔷S護權利人的利益和正常的市場競爭秩序。而商標的根本作用是區分不同廠家生產的同類產品，消費者根據商標來選擇不同廠家的產品，避免相似相近的產品對消費者造成消費誤導?！渡虡朔ā飞纤v的制造是和銷售相關聯的，是指企業在制造過程中預見到在這個市場銷售會對消費者造成混淆，給商標持有人造成經濟上的損失，所以《商標法》要從源頭上阻攔這種侵權行為的發生。而本案中，史丹利公司在阿聯酋是HENKEL商標的合法注冊人，史丹利公司委托當事人在中國生產、加工，生產出成品之后再返銷阿聯酋。按照國際慣例，視同為中國的工人在阿聯酋生產，這批產品和中國市場“無關系”，只是一種國際間的勞務輸出，不會造成相關公眾的誤認、混淆。這和《商標法》上規定的一般侵權行為是不同的。

3.部分司法機關也認為該類行為不侵權。 2004年2月18日，北京市高院制定的《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第十三條規定：“受境外商標權人委托定牌加工的商品僅用于出口，其商標與權利人的注冊商標相同或者近似的，其行為是否構成侵權？造成相關公眾的混淆、誤認是構成侵犯注冊商標專用權的前提。定牌加工是基于有權使用商標的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品不在中國境內銷售，不可能造成相關公眾的混淆、誤認，不應當認定構成侵權?！?/p>

（二）另一種觀點認為定牌加工行為構成侵權行為，生產的貨物屬于侵權貨物，理由如下：

1.定牌加工是一種商標使用行為。商標的使用方式有多種，直接使用于商品、商品包裝、商品容器，或者間接使用于商品交易文書，廣告宣傳、展覽和其他業務活動中，還可以是通過軟件界面上使用商標、服務商標的方式。至于“定牌加工”這種受他人委托使用商標的行為是否屬商標使用？國家工商行政管理總局《關于商標行政執法中若干問題的意見》第十五條規定：“在定牌加工中，加工方生產并銷售帶有委托方注冊商標的商品的，雙方應當簽訂商標使用許可合同。”前對外貿易經濟合作部和國家工商行政管理局《關于對外貿易中商標管理的規定》第十條明確指出：“對外貿易經營者在從事進出口活動中，對他人指定或者提供使用的商標，應當要求對方出具真實有效的商標專用權證明文件或者被許可使用該商標且未超出許可范圍的證明文件，并予以核查。該商標不得與已在我國相同或者類似的商品上注冊的商標相同或近似?！痹撘幎m然并未明確指出適用于定牌加工業務，但由于定牌加工業務中往往涉及對外貿易業務，因此該規定對于定牌加工業務是具有相當意義的。由此可見，定牌加工是一種商標使用的行為，需獲得商標權人的許可，否則即構成了對商標權人的侵權。

2.定牌加工已符合《商標法》侵權行為界定。根據我國《商標法》第三條規定，經商標局核準注冊的商標為注冊商標，商標注冊人享有商標專用權，受法律保護。恩同公司作為“HENKEL”注冊商標所有人，其商標專用權在中國依法受保護。由于知識產權保護具有地域性，史丹利公司在阿聯酋的注冊商標專用權由于未經我國商標局核準注冊，并不直接在中國受保護。根據《商標法》第52條第（一）項的規定，未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與注冊商標相同或者相似的商標的，即屬于侵犯注冊商標專用權。權利人恩同公司確認B公司的商標使用未獲得其授權或許可，屬于侵權行為。

3.當事人以獲得境外權利人授權為由主張抗辯理由不成立。我國是《巴黎公約》成員國。根據《巴黎公約》，成員國國內享有國民待遇的人，就同一項發明、同一商標在不同成員國享有的專利權、商標權，彼此互相獨立、互不影響。故權利人在外國取得的專利權、商標權在我國不具有效力，被控侵權人不能以其使用的技術、外觀設計、商標等是經他人依外國專利權、商標權授權為由進行抗辯。

筆者同意第二種觀點。本案中，史丹利公司未經權利人恩同公司的許可，以商業目的在中國境內委托B公司加工生產“HENKEL”牌機動車用鹵鎢燈；B公司未經國內權利人的許可接受史丹利公司的委托，加工生產了“HENKEL”牌機動車用鹵鎢燈并委托A公司負責報關出口。史丹利公司、A公司、B公司共同實施了一個完整的侵權行為，生產的產品屬侵權產品。海關依據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第二十五條第一款之規定，以A公司作為當事人，對其出口侵權貨物行為作出“沒收侵權貨物，科處罰款”行政處罰是依法有據的。

再思考

“定牌加工”涉及侵犯知識產權的情事在海關知識產權執法中并不少見。本案反映的問題具有一定的代表性，一些問題值得再思考。

（一）對定牌加工企業加強引導的再思考

由于《商標法》未對“制造”行為加以明確的區分或限定，除了生產假冒偽劣產品的行為毋庸論述以外，此類定牌加工生產究竟算不算侵權在理論界、司法界、行政執法界存在不同理解。根據《海關行政處罰實施條例》規定，海關一旦認定侵權，就應科處當事人“沒收貨物并處罰款”的處罰。這表面上是處罰貿易公司，實際上往往落在加工企業身上。我國作為一個“世界加工廠”，定牌加工企業數量多、競爭激烈，對于知識產權法律意識不強，“只收取了微薄的定金便開始從事生產”的加工企業而言，“貨物被沒收，繳納罰款，還面臨權利人的索賠”的負擔著實不輕。因此，海關不僅應“事后把關”，“事前預防”——加強對定牌加工企業的指導更具有積極意義。針對從事定牌加工的加工貿易企業生產、出口涉嫌侵權貨物的情況有所增多的趨勢，建議：一是加工貿易監管部門在其登記備案時向其宣傳海關知識產權保護的有關規定，引導其守法經營；二是在實際監管中發現加工貿易企業涉嫌加工侵犯他人商標權的，應向商務部門反饋，以便商務部門及時了解情況，把好審批關。

（二）對出口環節保護重點的再思考

TRIPs協議只要求成員國（地區）海關對有知識產權問題的進口貨物進行扣留，但并沒有要求對有類似問題的出口貨物進行扣留。比如TRIPs協議的發起人之一美國，就并沒有在制定其本國知識產權海關保護條例時將對出口貨物的盤查、扣留包含進去。美國的規則是，認為自己的知識產權被侵犯的權利人可以謀求通過司法程序來表達自己的訴求，若有侵權嫌疑的產品申請出口，知識產權權利人不能要求美國海關對其加以扣留，美國海關沒有這樣做的義務。我國對外承諾在出口環節保護知識產權，但由于“出口環節”特殊性，使得海關查辦此類案件時面臨不少難題。一方面貨物處于“出口環節”仍屬我國境內，應遵守我國法律、法規規定是毫無疑問的；另一方面由于其目的國是境外，其法律關系往往是涉外法律關系，甚至是涉及極為復雜的國際私法問題。對此，筆者認為：我國目前出口假冒貨物嚴重、我國政府對國際社會作出承諾的情況下，海關確需針對出口環節實施知識產權海關保護，但是海關在出口環節知識產權保護重點應該落在查處有損我國形象的假冒商標權貨物，把那些當事人之間爭議大、涉及專利權等復雜的知識產權糾紛留給司法機關去解決。

（三）對執法模式的再思考

根據我國《海關知識產權保護條例》的規定，在主動保護模式下，不論案情復雜程度，海關必須在30個工作日內作出下列調查認定結果之一：認定侵權、認定不侵權或不能認定是否侵權。被動保護模式下，海關則不行使調查認定權，等待當事人尋求司法救濟。對主動保護模式下，爭議較大、案件情況復雜的侵權案件作出認定，海關確實具有一定難度。有人認為，海關可以作出“不能認定”的結果來回避矛盾。事實上海關作出不能認定結論，壓力是非常大的：一方面權利人可能會認為海關“不作為”而對海關工作產生誤解，甚至起訴海關，據悉海關發生的首起由知識產權權利人提起的行政訴訟案件就是針對海關作出的“不能認定是否構成侵權”具體行政行為；另一方面，收發貨人認為這是海關“扣錯貨”了，執法水平低，對其造成損失應該賠償。值得再思考的是：僅以知識產權保護模式來區分海關是否行使“調查認定”權是否合理？筆者認為：對于被動保護模式下簡單的侵權案件，例如假冒商標權案件，海關應該有權展開調查認定；在主動保護模式下部分涉及專利權等復雜知識產權糾紛的侵權案件，海關也應該有權選擇讓當事人雙方尋求司法救濟。

（四）對侵權處罰的再思考

根據《海關法》及《海關行政處罰實施條例》規定，海關對認定侵權案件的處罰是：沒收侵權貨物，并處貨物價值30%以下罰款。由于侵權案件的復雜性，一律沒收侵權貨物的處理比較僵化。舉例說明，查獲一批空調，空調的發動機是侵權產品，那應該沒收整批空調，還是僅沒收發動機？如果僅是外包裝上使用了侵權商標，空調整機上并沒有使用，這種情況下，仍處沒收整批空調機是否過于嚴重？筆者認為，在現有的規范框架下，僅處罰款不沒收侵權貨物于法無據，可以思考對于侵權情節很輕微的案件，適用《行政處罰法》第二十七條規定，“違法行為輕微并及時糾正，沒有造成危害后果的，不予行政處罰”。能否對認定侵權，但侵權情節輕微的減輕或免于處罰，建議參考其他國家的邊境保護法律法規對侵權貨物的處理方法，引入清除侵權標識放行的處理方式。

（五）關于法律適用的思考

在法律適用方面，海關在制發有關進出口侵犯商標專用權貨物行政處罰決定書時，大多未引用《商標法》作為認定侵權貨物的依據，原因是：《商標法》規定：“工商行政管理部門商標局主管全國商標注冊和管理的工作”，認為海關并不是商標主管機關，無權引用《商標法》；另外進出口侵犯商標權貨物的行為不屬于《商標法》第五十二條所列的侵犯注冊商標專用權行為。筆者認為，《商標法》是商標管理方面的主要法律，而《海關法》第九十一條、《中華人民共和國知識產權海關保護條例》第二十七條等明確授予海關在進出口環節實施知識產權保護職能，具有調查認定權。海關作為邊境知識產權執法機關，理應有權引用《商標法》，且由于《海關法》、《中華人民共和國知識產權海關保護條例》及其實施辦法均未對“何為侵權貨物”、“怎樣認定侵權貨物”作出明確規定，隨著海關查處的商標權案件日益復雜，海關認定侵權貨物已經成為認定違法事實的主要內容，引用《商標法》作為認定侵權貨物的法律依據，有利于增加海關執法的嚴肅性和透明度。