美國知識產(chǎn)權擔保變現(xiàn)的法律與實踐

祝寧波 吳 玲/文

美國知識產(chǎn)權擔保變現(xiàn)的法律與實踐

祝寧波 吳 玲/文

由《動產(chǎn)擔保法》和相關知識產(chǎn)權判例規(guī)則組成的美國知識產(chǎn)權擔保變現(xiàn)制度在保障債權人利益的同時，也注重保護債務人對知識產(chǎn)權價值的進一步利用。在實務中，美國通過多樣的知識產(chǎn)權變現(xiàn)途徑，如公開拍賣和網(wǎng)絡交易的新型交易模式，來確保知識產(chǎn)權擔保品的未來收益能夠更快和最大化地實現(xiàn)。我國知識產(chǎn)權質(zhì)押貸款中變現(xiàn)知識產(chǎn)權擔保品一直是困擾理論和實務部門的難題之一，美國的法律與實踐提示我們，知識產(chǎn)權的特性決定了它的擔保變現(xiàn)不同于一般的擔保品，必須關注知識產(chǎn)權擔保品的未來變現(xiàn)收益，在確保被擔保知識產(chǎn)權的價值發(fā)揮和拓展知識產(chǎn)權擔保變現(xiàn)的途徑方面應當引起重視。

美國 動產(chǎn)擔保法 知識產(chǎn)權擔保變現(xiàn) 知識產(chǎn)權拍賣

一、美國知識產(chǎn)權擔保變現(xiàn)的法律現(xiàn)狀述評

在美國，由于專利、商標、版權等知識產(chǎn)權被視為是動產(chǎn)（Personal Property）之一，因此也適用 《統(tǒng)一商法典》(UCC）第9編即《動產(chǎn)擔保法》關于動產(chǎn)擔保的設定、擔保權益實現(xiàn)時的救濟措施等方面的規(guī)定來調(diào)整知識產(chǎn)權擔保及其變現(xiàn)。

動產(chǎn)擔保經(jīng)當事人之間有效的擔保協(xié)議而成立。不過，擔保權人并沒有因此而獲得全面的保障。當債務人破產(chǎn)時，擔保權人的擔保利益可能會受到該動產(chǎn)擔保設定后的受讓人、動產(chǎn)留置權人、無擔保債權人和潛在的破產(chǎn)財產(chǎn)受托人或破產(chǎn)保護債務人（Debtor in Possession）等利益各方的挑戰(zhàn)。對此，擔保權人往往采用登記的方式來確保其擔保權益的優(yōu)先受償?shù)匚弧Ｅc一般動產(chǎn)擔保品不同的是，知識產(chǎn)權的無形性、時間性、地域性以及可復制性等使其較容易被侵權，因此，其未來現(xiàn)金收益不及一般動產(chǎn)擔保品穩(wěn)定，對知識產(chǎn)權擔保權人的權益實現(xiàn)構成巨大威脅。由此，在知識產(chǎn)權擔保品的登記方面，美國不但考慮擔保權人的利益，也盡可能確保知識產(chǎn)權不會因為被擔保而影響其價值的發(fā)揮和進一步利用。

美國知識產(chǎn)權擔保品的登記及其效力的規(guī)定，主要源于司法判例規(guī)則，且對不同的知識產(chǎn)權規(guī)定各異。此外，《商標法》、《專利法》、《版權法》等知識產(chǎn)權法屬于聯(lián)邦法的范疇，與作為州法的《動產(chǎn)擔保法》存在適用上的協(xié)調(diào)問題。這就使得在知識產(chǎn)權擔保品的登記上經(jīng)常存有爭議。

在商標方面，多數(shù)法院認為《商標法》僅涉及商標所有權的轉讓，沒有規(guī)定擔保權益的轉移問題。1.如In re TR-3 Industries案，In re Roman Cleanser案，法院都確認了擔保權人在州登記部門的登記效力。這就意味著，《商標法》授權州《動產(chǎn)擔保法》調(diào)整知識產(chǎn)權擔保品的登記。因此，州登記機關的登記足以保障擔保權人對抗日后的留置債權人（Lien Creditors）。不過新的案例也顯示，如果商標擔保權益在美國專利商標局（USPTO）登記也可以對抗擔保設定后的善意買受人[1]。在專利方面，也存在類似爭議。直至1973年的一起判決才確立了專利的轉讓不包含專利擔保權益轉讓的原則[2]。有關專利擔保權益的設定應適用州《動產(chǎn)擔保法》，而不是聯(lián)邦《專利法》。因此，專利的擔保權益在州登記機關的登記就足以對抗日后抵押債權人；不過，如果它在專利商標局登記還可以對抗日后善意買受人或抵押人的抗辯。而版權領域的做法則截然不同。由于美國《版權法》明確將抵押作為版權轉移的一種方式，因此很多法院都支持此種方式：在美國版權局進行版權擔保權益的登記就可以對所有人產(chǎn)生推定通知的效力，可使擔保權人享有充分的優(yōu)先受償順序。2.這一原則形成于 In re Peregrine Entertainment,Ltd.案、In re AEG Acquisition Corp.案以及 In re Avalon Software Inc等案件。

美國知識產(chǎn)權擔保品登記效力不易確定的狀況與考慮知識產(chǎn)權擔保品價值的發(fā)揮與利用不無關系。以專利轉移的規(guī)定為例，在“City Bank&Trust Co.v.Otto Fabric,Inc.”一案中，法院有一段精辟的評論。法院認為《專利法》中的轉讓是指專利所有權的轉讓，這種轉讓登記必須到美國專利商標局完成。這樣，如果要求專利擔保權益的登記也在專利商標局進行的話，就意味著專利抵押擔保交易在性質(zhì)上等同于轉移了專利所有權[3]。換句話說，如果專利擔保權益在美國專利商標局登記，專利擔保權人將獲得專利的所有權，那么專利的原所有權人就不能再就該專利技術進行許可，這樣會限制專利的進一步利用。但是，必須看到，美國知識產(chǎn)權擔保品登記制度的混亂直接影響了擔保權人的優(yōu)先受償順序。這使得知識產(chǎn)權的貸款人常常不得不在州和聯(lián)邦登記機關都進行擔保權益的登記，來確保擔保變現(xiàn)的優(yōu)先受償順序。

知識產(chǎn)權擔保的債務人不及時還款或者破產(chǎn)時，有效變現(xiàn)知識產(chǎn)權擔保品對擔保權人十分重要。當債務人違約時3.債務人是否違約取決于當事人之間的擔保協(xié)議。見U.C.C.§9-601。，擔保權人享有多種救濟措施4.詳細內(nèi)容參見《統(tǒng)一商法典》U.C.C. §9-601(a),U.C.C. §1-201(34)。：（1）可以就債務人未清償?shù)馁J款提起訴訟；（2）可以請求司法干預以取得擔保品；或（3）也可以自行取得擔保品，只要是以和平手段。如果擔保權人通過訴訟方式不能完全實現(xiàn)債權，他可以繼續(xù)行使對擔保品的追償直至實現(xiàn)債權。

擔保權人也可以自行購買擔保品，甚至可能實行嚴格的取消擔保品贖回權的權利(Strict Foreclosure)，以擔保品的價值來實現(xiàn)自己的債權。擔保權人將擔保品處置后，應該將債務人的剩余貸款和變現(xiàn)擔保品的費用扣除后的剩余部分返還給債務人；如果不足抵償剩余貸款和變現(xiàn)擔保品費用的，擔保權人有權繼續(xù)向債務人追索。5.詳細內(nèi)容參見《統(tǒng)一商法典》U.C.C. §9-615(d)。不過，如果擔保權人擬行使嚴格的取消擔保品贖回權的話，他必須事先通知債務人和其他相關利益人。嚴格的取消擔保品贖回權的行使意味著債務人徹底履行了其債務，而無論擔保權人是否通過擔保品足以償還債務人的債務。對于雙方而言，意味著擔保品的所有權轉移給了擔保權人。如果擔保權人事后將擔保品出售給第三方，債務人也無權要求擔保權人返還該擔保品的任何盈余。6.詳細內(nèi)容參見《統(tǒng)一商法典》U.C.C. §9-622。可見，該法有關賦予擔保權人就擔保品有抗辯債務人和其他第三方的恢復占有、處置以及嚴格的取消擔保品贖回權的規(guī)定，使擔保權人擁有了對擔保品的所有權。

二、美國知識產(chǎn)權擔保變現(xiàn)的途徑

盡管美國法律和判例規(guī)定了知識產(chǎn)權擔保權人的優(yōu)先受償順序以及實現(xiàn)擔保權益的救濟措施。但是，擔保權人依然會面臨知識產(chǎn)權擔保品的變現(xiàn)風險。知識產(chǎn)權的價值受制于其商業(yè)價值，而非其本身的價值。某一知識產(chǎn)權的價值也并非保持不變，而是會隨著開發(fā)利用后的利益大小而增加或減少[4]。擔保權人如不盡快變現(xiàn)知識產(chǎn)權，一方面會面臨高額的維護費用；另一方面，新技術可能會隨時取代既有的知識產(chǎn)權或者減損其價值。

美國對于被擔保的知識產(chǎn)權的變現(xiàn)方式規(guī)定多樣。擔保權人可以通過司法方式處理，也可以自行處分。而自行處分主要是通過市場化交易來實現(xiàn)。傳統(tǒng)的知識產(chǎn)權交易主要由知識產(chǎn)權的買賣雙方“一對一”的銷售或許可，這種零星、不確定性的交易模式，交易費用大7.這里的交易費用主要指知識產(chǎn)權的談判費用，具體而言，至少包括獲取交易信息的費用、討價還價的費用、起草、討論、確定交易合同的費用等。、成本高、風險大，而且不能滿足知識產(chǎn)權變現(xiàn)的迅速增長的需求[5]。為此，美國知識產(chǎn)權的市場參與者嘗試采用公開拍賣或者借助網(wǎng)絡等交易模式，使知識產(chǎn)權價值能夠最快和最大化地實現(xiàn)。

（一）知識產(chǎn)權拍賣市場

對知識產(chǎn)權采用拍賣的方式交易無論對于賣方還是買方都會帶來好處。從賣方角度來看，拍賣會的結構和運行模式將為其提供一些預先設定的條款和條件（如底價），從而事實上將知識產(chǎn)權的交易風險轉移給了買方。其次，拍賣可以使知識產(chǎn)權置于競爭性買賣的環(huán)境中，給賣家?guī)碚嬲摹笆袌鲣N售”，實現(xiàn)價值的最大化。第三，即使并未實現(xiàn)最終的銷售目的，現(xiàn)場拍賣的模式也可為知識產(chǎn)權提供相對充分展示的機會[6]。這些都是傳統(tǒng)的遠離公眾視線的知識產(chǎn)權交易市場所無法實現(xiàn)的。對于買方而言，拍賣為其提供了開放的知情渠道和平等的購買機會，避免因為公共數(shù)據(jù)的不足對知識產(chǎn)權缺乏準確的市場定價。此外，拍賣也為買賣雙方尋找交易伙伴節(jié)約了時間、降低了成本。

當然，知識產(chǎn)權的拍賣不同于其他一般有形商品的拍賣。一般商品的拍賣，買賣雙方可以不透露姓名和其他身份資料，而知識產(chǎn)權買方往往需要仔細了解賣方及其知識產(chǎn)權本身。為此，有必要為知識產(chǎn)權拍賣制定特殊的規(guī)則。目前，美國已有成功案例可供參考。2006年美國一家公司在舊金山開創(chuàng)了全球首個現(xiàn)場知識產(chǎn)權的拍賣案例，其銷售額達300萬美元[7]。分析現(xiàn)有知識產(chǎn)權拍賣實例，我們發(fā)現(xiàn)拍賣交易的組織者往往會在拍賣前從技術和法律角度對提交的知識產(chǎn)權進行綜合分析和篩選，確保拍品以公平的市場價格進行交易。

不過，目前美國知識產(chǎn)權的拍賣并未占據(jù)整個知識產(chǎn)權交易的大多數(shù)；而且成交率也不是很高。為此，美國有學者批評這種拍賣并未實現(xiàn)預期的目的。8.在Ocean Tomo公司首個知識產(chǎn)權拍賣會后的第二天，《華爾街日報》就有文章認為公開拍賣并沒有影響買方。當然，更多的學者仍然對這種新型的交易模式予以肯定，認為它是一種有待完善和發(fā)展的模式。

（二）知識產(chǎn)權在線交易市場

網(wǎng)上交易是美國企業(yè)家們尋求的又一種知識產(chǎn)權買賣模式。它通常憑借網(wǎng)上中央數(shù)據(jù)庫供知識產(chǎn)權交易人使用：或者在網(wǎng)絡平臺上完成知識產(chǎn)權交易，9.例如Yet2.com網(wǎng)站的服務模式，知識產(chǎn)權買賣雙方可以直接在該網(wǎng)上從事技術交易。http://www.yet2.com/app/about/usingsite，2009年10月11日訪問。或者僅提供一個知識產(chǎn)權信息交易平臺。10.例如TAEUS公司網(wǎng)站的介紹，它們僅提供信息供參考。http://www.taeus.com，2009年10月11日訪問。現(xiàn)在，網(wǎng)上交易的服務內(nèi)容越來越豐富，不僅涉及知識產(chǎn)權的轉讓、許可使用、投資管理咨詢服務、侵權許可或訴訟、專家證人服務，有的還提供知識產(chǎn)權在線評估服務等。

不過，知識產(chǎn)權在線交易也存在一些問題。即使是那些初創(chuàng)者可能也沒有充分考慮到的一個因素，就是完整的信息交流。網(wǎng)絡交易的買方和賣方可能都不愿透露自己的真實信息，如何進行盡職調(diào)查和進行標準化的知識產(chǎn)權評估是在線知識產(chǎn)權交易市場急需解決的難題。

除上述知識產(chǎn)權擔保品的變現(xiàn)模式外，美國還由政府牽頭積極引導、參與建立國家交易市場、地區(qū)性市場和各專業(yè)門類的交易市場等多層次的市場交易體系，并鼓勵知識產(chǎn)權信托、知識產(chǎn)權證券化等多種途徑實現(xiàn)知識產(chǎn)權擔保品的變現(xiàn)。

三、美國知識產(chǎn)權擔保變現(xiàn)制度對我國的啟示

美國知識產(chǎn)權擔保變現(xiàn)實踐為我們展示了新思路，有助于我國完善知識產(chǎn)權擔保融資制度，特別在以下方面可資參考：

（一）如何確保被擔保知識產(chǎn)權的價值發(fā)揮

當知識產(chǎn)權被設定擔保后，使用價值勢必受到影響。為此，美國的立法和實踐都已注重確保知識產(chǎn)權擔保品的利用。這一點不但可以從前述有關專利轉移登記的效力方面的探討中得到印證，也可從美國有關動產(chǎn)登記制度的設計方面得以體現(xiàn)。

對擔保的動產(chǎn)，美國《動產(chǎn)擔保法》采取的是登記對抗原則。這一原則簡化了設立擔保的手續(xù)，增加了擔保融資的靈活性。最為重要的是，登記僅影響擔保權人擔保權益的優(yōu)先受償順序，并不影響債務人對動產(chǎn)的進一步利用或者將其再轉讓或轉移給他人，從而有利于充分發(fā)揮擔保品的使用價值，有助于債務人盡快償還債務。《動產(chǎn)擔保法》的這一規(guī)定對于設定擔保的知識產(chǎn)權可能具有更為明顯的作用。因為知識產(chǎn)權作為擔保品的擔保價值并非如一般擔保品那樣僅僅是基于擔保品的一般交易價值，而是基于知識產(chǎn)權擔保品的未來現(xiàn)金流入。作為債務人的知識產(chǎn)權人如果可以繼續(xù)使用和轉讓或者許可該知識產(chǎn)權，將更有助于發(fā)掘其價值及再利用。

（二）如何拓展知識產(chǎn)權擔保品變現(xiàn)的途徑

知識產(chǎn)權擔保品的變現(xiàn)固然可以考慮借助司法途徑折價、變賣或者拍賣。但是，這種非市場化的處置方式不利于實現(xiàn)知識產(chǎn)權價值的最大化，且周期較長。因此，知識產(chǎn)權擔保品的變現(xiàn)需要一個完善的知識產(chǎn)權交易市場。而完善的知識產(chǎn)權交易市場的建立必須考慮以下因素：（1）知識產(chǎn)權交易必須在不損害任何交易參與者的商業(yè)秘密的基礎上，保持交易的透明度；（2）必須給予買方以足夠的機會對交易的知識產(chǎn)權進行充分的盡職調(diào)查，因此知識產(chǎn)權交易需要提供足夠的事先通知和完整的信息披露；（3）知識產(chǎn)權的價值必須被準確評估[6]。美國知識產(chǎn)權拍賣市場和網(wǎng)上交易市場的出現(xiàn)和健康發(fā)展正是注重遵循以上各因素才取得了驕人的成績。

我國目前正在積極建立我國的知識產(chǎn)權交易市場11.例如，成立于2009年10月的上海知識產(chǎn)權交易中心的重要的功能之一就是促進知識產(chǎn)權質(zhì)押物進行評估和流轉等[8]。，國內(nèi)也出現(xiàn)了知識產(chǎn)權的網(wǎng)上交易平臺[9]，而且也有了知識產(chǎn)權拍賣的案例[10]。這些成果表明我國知識產(chǎn)權交易已經(jīng)取得了一些可喜的成績。不過，與美國的實踐相比，我們還有許多需要改進和完善的地方。例如，知識產(chǎn)權的拍賣市場和網(wǎng)上市場亟待相關法律的鼓勵與規(guī)范；國內(nèi)知識產(chǎn)權交易有必要與國際市場合作，學習先進的經(jīng)驗和做法，促使知識產(chǎn)權的交易國際化，實現(xiàn)知識產(chǎn)權價值的最大化。EIP

（作者單位：華東理工大學；上海市第二中級人民法院）

[1]David J.Silvia.Perfecting Security Interests In Intellectual Property In An Imperfect World[J/OL]Edwards&Angell Intellectual Property Bulletin，2004[2009-08-17].http://www.eapdlaw.com/files/News/6e531d7f-f620-4c8b-927d-66c8923199 7d/Presentation/NewsAttachment/a30095dc-c8e1-4dd9-b167-672a257284c4/media.207.pdf.

[2]Holt v.United States[G].73-2 U.S.T.C.D.D.C,1973：9680.

[3]City Bank&Trust Co.v.Otto Fabric,Inc.[G]7 U.S.P.Q.2d.D.Kan,1988:1719.

[4]Michael Anthony Arciero.Part Four:Review Essay:The Growing Risk of Self-Dilution，University of San Diego School of Law[J].Journal of Contemporary Legal Issues，2001(12):213.

[5]Kevin J.O'Brien.Licenses,Once Protected,Are Now Up for Auction[J/OL].Int'l Herald Trib.[2009-08-09].http://iht.com/articles/2007/05/13/business/ip14.php.

[6]Ian David Mcclure，Wyatt,Tarrant.Commoditizing Intellectual Property Rights:The Practicability of a Commercialized and Transparent International IPR Market and the Need for International Standards[J].Buffalo Intellectual Property Law Journal.Buff.Intel.Prop.L.J,2008(fall):6.

[7]Ocean Tomo公司網(wǎng)站介紹[EB/OL].[2009-12-21].http://www.ocean-tomo.com/auctions.html.

[8]謝倫丁，王艷.湖南爭取國內(nèi)首家知識產(chǎn)權交易市場落戶[EB/OL].(2009-04-21)[2009-08-14].http://www.cs.com.cn/cqzk/02/200904/t2 00-90421_1826729.htm.

[9]中國知識產(chǎn)權交易網(wǎng)站介紹[EB/OL].[2009-08-14].http://www.zhiyiwang.com/.

[10]相聲拍賣會[EB/OL].[2009-12-14]http://www.hudong.com/wiki/%E7%9B%B8%E5%A3%B0%E6%8B%8D%E5%8D%96%E4%BC%9A.