許諾在專利期限結(jié)束后銷售專利產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)
——從德國聯(lián)邦最高法院的“辛伐他汀”案說起

張韜略/文

許諾在專利期限結(jié)束后銷售專利產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)
——從德國聯(lián)邦最高法院的“辛伐他汀”案說起

張韜略/文

我國《專利法》第11條規(guī)定，在專利保護期結(jié)束之前，未經(jīng)權(quán)利人許可不得許諾銷售專利產(chǎn)品。然而，許諾在專利期限結(jié)束后銷售專利產(chǎn)品，是否屬于該條的侵權(quán)行為，需要進一步解釋和澄清。2006年德國聯(lián)邦最高法院的辛伐他汀案對這個問題給出明確的答復。不過，透過該案能看到德國歷史文獻中的其他不同意見。

許諾銷售 許諾提供 專利侵權(quán)

一、問題的提出

自從2001年從TRIPs協(xié)議引入許諾銷售（offering for sale）的概念之后，我國專利制度對許諾銷售的規(guī)范，體現(xiàn)在現(xiàn)行《專利法》第11條和《最高人民法院關(guān)于審理專利權(quán)糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第24條上。根據(jù)前者，發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計專利權(quán)被授予后，除法定的例外情形，在專利保護期結(jié)束之前，排他地保留給專利權(quán)人的針對專利產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營性行為共有五種，即制造、使用、許諾銷售、銷售、進口。依據(jù)后者，《專利法》第11條的許諾銷售，是“以做廣告、在商店櫥窗中陳列或者在展銷會上展出等方式作出銷售商品的意思表示。”

那么，依據(jù)我國上述法律規(guī)定，（1）如果涉嫌侵權(quán)人在專利保護期限行將屆滿之前，向特定人或者公眾許諾，在專利屆滿之后，將向他們提供、銷售有關(guān)的專利產(chǎn)品的，是否構(gòu)成專利侵權(quán)？（2）國內(nèi)涉嫌侵權(quán)人向不存在專利保護的國外發(fā)出銷售的許諾（或者從國外向國內(nèi)做出上述意思表示，或者許諾在兩個外國國家間銷售），是否構(gòu)成專利侵權(quán)？（3）許諾專利產(chǎn)品的租賃或者許諾專利許可（而非銷售），是否構(gòu)成專利侵權(quán)？這些諸多的問題，并不能從我國上述規(guī)定中直接得出明確的答案，或至少依賴于法律具體適用時的解釋。同樣，業(yè)界和學界在2001年修法之后對許諾銷售問題的熱烈探討，1.筆者在2010年6月9日以“許諾銷售”為關(guān)鍵詞檢索萬方和維普數(shù)據(jù)庫，發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)涉及許諾銷售的論文都是發(fā)表在2001年至2003年之間，2005年之后沒有新的相關(guān)文章發(fā)表。也由于我國專利實務(wù)歷史短、“故事”不多的緣故，沒有探究到這么細致的層面。

就上述第一個問題，德國聯(lián)邦最高法院（以下簡稱BGH）在2006年12月做出了一個可資借鑒 的 典 型 判 例 （BGH -X ZR 76/05–Simvastatin，以下簡稱“辛伐他汀案”），2.BGH,Urt.v.5.Dezember 2006-X ZR 76/05，http://www.rechtliches.de/urteile/BGH_Simvastatin.html，最后訪問時間2010-5-23.而且，查閱德國歷史文獻，也可看到與之相關(guān)的頗為豐富的理論探討。因此，本文首先介紹該案件的事實經(jīng)過和裁判說理，接著梳理德國《專利法》歷史文獻對該問題的分析，以期在這個問題上獲得對許諾銷售規(guī)制的進一步了解。限于篇幅和時間，其他問題不在此評述。

二、德國聯(lián)邦最高法院的“辛伐他汀案”

1.案件事實和經(jīng)過3.BGH,Urt.v.5.Dezember 2006-X ZR 76/05，ss.2～4.

原告K.L.&Co.是一家世界知名的美國藥品企業(yè)，是一種名為“辛伐他汀”的降血脂藥品的所有權(quán)人。就該藥品，原告持有覆蓋德國的歐洲專利（EP 0 033 583）。在該專利期限屆滿之后，原告又從德國專利商標局獲得補充保護證書（SPC 193 75 002），有效期至2003年5月6日。原告自己銷售同時也進行專利許可，其中包括兩個所謂的“提前進入”許可（“early entry”-Lizenzen），即允許被許可人在2003年3月13日將仿制藥上市。被告BE GmbH是德國一家舉足輕重的仿制藥制造公司，該公司提前推銷一種名為“Sim”的、含有辛伐他汀活性物質(zhì)的降血脂藥品，具體行為包括：（1）在辛伐他汀SPC屆滿前數(shù)周時間里，于2003年3月12日、21日、22日、24日，4月10日，在醫(yī)藥報紙上通告，它很快在5月7日開始就可以上市其降血脂藥品；（2）在2003年4月9日之前直到5月1日，在IFA數(shù)據(jù)庫中登錄名為“Sim”的藥品，并且在面向醫(yī)生、藥劑師和藥商的藥品信息系統(tǒng)“Lauer-Taxe”上登記該藥品，提供藥品獲取和價格的信息。

原告認為被告的行為侵犯了其補充保護證書，于是向杜塞爾多夫地方法院申請臨時禁令，禁止被告在保護期內(nèi)許諾提供含有辛伐他汀的藥品，并要求被告對其在“Lauer-Taxe”系統(tǒng)上的廣告行為所引起的包括以后產(chǎn)生的損害，承擔賠償責任。被告則請求法院駁回有關(guān)損害賠償?shù)恼埱蟆?004年杜塞爾多夫地方法院基本依照原告的申請做出了裁判；2005年上訴法院維持了一審判決。被告于是向BGH提起上訴，理由主要有兩點：（1）其在廣告中并沒有具名原告的專利藥品；（2）其唯一目的是為了讓市場知悉在補充保護證書結(jié)束后會提供新藥，從而加強其市場地位，由于完全沒有在權(quán)利保護期內(nèi)銷售、提供藥品的意思，因此不構(gòu)成《專利法》第9條的許諾提供（Anbieten）侵權(quán)。在2006年的終審裁判中，BGH同樣駁回了德國公司BE的上訴。

2.BGH判決的說理

針對被告第一個抗辯理由，BGH認為，盡管被告在廣告中沒有明確地提到受保護的專利產(chǎn)品的名稱，也沒有提到藥品所包含的活性成份辛伐他汀，但通過本案所查明的各項事實和情節(jié)，相關(guān)的受眾應(yīng)該已經(jīng)形成這樣的印象，即被告的廣告活動指向的就是受到補充保護證書所保護的藥品。因此，在認定被告于廣告中許諾提供含有辛伐他汀活性物質(zhì)的降血脂藥品的事實上，上訴法院在法律和程序上都是正確的。4.BGH,Urt.v.5.Dezember 2006-X ZR 76/05，s.5.，Rdn 6.

針對第二個抗辯理由，即不存在德國《專利法》第9條中的許諾提供，BGH認為被告誤解了許諾提供的概念。BGH指出，一項要約（Angebot）即便僅針對保護期屆滿之后締結(jié)的法律行為或者提供行為的，也屬于《專利法》第9條的范疇。5.BGH,Urt.v.5.Dezember 2006-X ZR 76/05，s.6.，Rdn 7.BGH承認，許諾在專利保護期屆滿之后的銷售，是否構(gòu)成專利侵權(quán)，在德國判例中存在爭議，例如漢堡法院就曾做出不構(gòu)成侵權(quán)的判決。6.例如OLG Hamburg,Beschl.v.2.8.2001-3 W 151/01,PharmaRecht 2004,335-Ciplofloxacin,以及被告所引用的 LG Hamburg,Beschl.v.26.7.2001-315 O 435/01，參見 BGH,Urt.v.5.Dezember 2006-X ZR 76/05，s.6.，Rdn 10.不過，BGH認為，上訴法院（杜塞爾多夫州高等法院）的觀點更加符合有代表性的主流見解。7.同上注。BGH認為，根據(jù)德國和歐洲層面（尚未生效的《共同體專利條約》）專利立法，許諾銷售是一項獨立的實施樣態(tài)，必須獨立加以判定。即便一個沒有結(jié)果的要約，沒有導致真正的銷售行為，也不妨礙構(gòu)成專利侵權(quán)。從禁止許諾提供專利產(chǎn)品的意義和目的出發(fā)，審判團確信，專利權(quán)人在保護權(quán)存續(xù)期間，對所有侵權(quán)行為（因此也包括許諾銷售）都應(yīng)該享有一樣的救濟權(quán)。無論是狹義的侵權(quán)行為諸如制造或者進口行為，還是準備階段的行為如許諾銷售，只要符合了法定要件而并非仍屬于預(yù)備狀態(tài)的，在專利保護和補充保護證書期間，都應(yīng)不予區(qū)分地給予保護。8.BGH,Urt.v.5.Dezember 2006-X ZR 76/05，s.9.，Rdn 10.因此，BGH認為，根據(jù)德國《專利法》第16條a（2）關(guān)于補充保護證書參照適用專利保護的規(guī)定，以及《專利法》第9條有關(guān)專利權(quán)排他效力的規(guī)定，被告的廣告行為已經(jīng)屬于許諾銷售，構(gòu)成德國《專利法》第9條第2句第1項的法律禁止的侵權(quán)樣態(tài)。

三、德國專利法文獻中的相關(guān)論述

1.許諾銷售“入法”

德國立法者很早就關(guān)注到許諾銷售這一需要法律規(guī)制的環(huán)節(jié)。由俾斯麥頒布的全德第一部《專利法》（1877年）在第4條第1款中，就將許諾銷售與制造、投入流通（in Verkehr bringen）并列在一起：“專利權(quán)具有下述效力，即任何人未經(jīng)專利權(quán)人許可，不得營利性地對發(fā)明客體進行制造、投入流通或者許諾銷售（Feilhalten）”。9.原文是：“Das Patent hat die Wirkung,dass niemand befugt ist,ohne Erlaubnifs des Patentinhabers den Gegbnstand der Erfindung gewerbsmaessig herzustellen,in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten.”有意思的是，在這部立法中，另外一種實施專利權(quán)的行為樣態(tài) “使用”（Gebrauch），并沒有與上述三種實施樣態(tài) （制造、投入流通或者許諾銷售）放在一起，而是單獨出現(xiàn)在第二款的規(guī)定中，且僅針對方法和工業(yè)裝置類發(fā)明。10.該款規(guī)定，“如果一項方法、機械或者其他工廠設(shè)備（Betriebsvorrichtung）、儀器或者勞動工具（Arbeitsger.t）構(gòu)成發(fā)明的主題，則專利尚具有效力，任何人未經(jīng)專利權(quán)人許可，不得使用該方法或者使用發(fā)明的主題。”第二款的這種作法，在德國第一次修改專利法時被廢除，根據(jù)1890年修法文獻的記載，廢除理由是該款規(guī)定將專利權(quán)的“使用排他權(quán)”不適當?shù)叵拗圃诜l列舉的數(shù)種客體上，縮小了專利權(quán)的保護范圍，造成了實踐上的困難。11.見《專利法》修改理由對第4條的解釋，Entwurf einer Novelle zum Patentgesetz,Reichsanzeiger,No.68,17,Maerz,1890.于是，德國《專利法》第4條的規(guī)定在1890年后就變成現(xiàn)在我們所熟悉的樣子了：“專利權(quán)賦予專利權(quán)人排他的、營利性地對發(fā)明客體進行制造、投入流通、許諾銷售或者使用的效力。如果專利授予給一項方法，則該效力也擴展到由方法所直接制造的產(chǎn)品上。”爾后這一規(guī)定基本沒有變化，12.1961年德國《專利法》新版時，該條保持原樣，只是標號變成第6條。直到1984年 《專利法》（現(xiàn)行德國專利法）第9條才又做了點內(nèi)容的變化，增加了對進口行為以及占有行為的規(guī)范，并首次正式使用Anbieten（許諾提供）一詞。13.1984年德國《專利法》第9條第2句第1項規(guī)定“任何其他人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得以下列方式實施其專利：1．制造、許諾提供、投入流通、使用其專利產(chǎn)品，或者為上述目的進口、占有其專利產(chǎn)品；.……”德國《實用新型法》第11條第1項以及《外觀設(shè)計法》第38條第1項的規(guī)定也與此相同或者類似。

2.立法術(shù)語從Feilhalten到Anbieten的更替

從立法術(shù)語來看，1984年 《專利法》用Anbieten來對應(yīng)英文的offering for sale（許諾銷售），而在此之前的各版德國《專利法》都采用了Feilhalten一詞。從Anbieten到Feilhalten的改變，并不意味著立法者對許諾銷售這種行為樣態(tài)的內(nèi)涵理解出現(xiàn)了重大變化。比較同樣用德語的瑞士和奧地利，可以發(fā)現(xiàn)，瑞士《專利法》第8條第2款與德國一樣，也用Anbieten一詞來對應(yīng)英文的offering for sale（許諾銷售）14.PatG§8，http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.14.de.pdf.，但是奧地利現(xiàn)行《專利法》第22條第1款依然采取Feilhalten的表述。15.PatG§22（1），http://www.jusline.at/22_PatG.html.此外，從德國權(quán)威學者們不同時代的論述中，我們也可以得出這樣的結(jié)論。例如，Jsay 在1932出版的《專利法評論》中指出，F(xiàn)eilhalten既非要約邀請，也不是要約，它是一種讓第三人知曉，有意進行營利性財產(chǎn)讓渡的行為，讓渡的法律形態(tài)可以是銷售、租賃或者其他形式[1]；在立法術(shù)語更替為Anbieten之后，由Benkard編著的當代最具影響力的《專利法評論》也有類似表述，即Anbieten是一種能讓第三人明確其有意進行產(chǎn)品和方法的財產(chǎn)讓渡或者實施許可的行為，例如陳列、展示庫存商品進行報價[2]；Krasser法官在其久負盛名的德國專利法教科書（2009）中更是直接地指出，“Anbieten的構(gòu)成要件，與舊法的Feilhalten 一致”[3]。

不過，從 Feilhalten（許諾銷售）到 Anbieten（許諾提供）的變化，似乎也從另外一面印證了德國司法和立法對許諾銷售理解的深入。例如，Busse（1999）在贊同F(xiàn)eilhalten對應(yīng)于Anbieten的同時也指出，根據(jù)判例，舊法的Feilhalten已經(jīng)被理解為不僅是 “許諾以售出”（zum Verkauf halten）而且也指“Feilbieten”，即“許諾出售或購買”（zum Verkauf oder Kauf anbieten）， 或者指涉“許諾提供……以締結(jié)買賣、租借、租賃協(xié)議可以讓渡的該類客體”[4]。也即，在1984年立法術(shù)語變更之前，德國是通過判例解釋來擴大Feilhalten一詞的內(nèi)涵的。相比之下，Anbieten一詞明顯比前者更具有包容力，能夠覆蓋更廣泛的行為類型，因此這一術(shù)語的更替也在常理之中。

3.許諾在專利期限屆滿后銷售的合法性討論

對這一問題，在辛伐他汀案之前，德國文獻已經(jīng)不乏相關(guān)的討論。這些由知名法官和學者所編撰的學術(shù)文獻，盡管主流意見與BGH的辛伐他汀判例是一致的，但也出現(xiàn)了截然不同的聲音，與歷史上曾經(jīng)出現(xiàn)過的司法判例相呼應(yīng)。

（1）不構(gòu)成專利侵權(quán)

Heinrich Tetzner（1972）是這一觀點的大力支持者。他認為，如果在專利保護期內(nèi)締結(jié)一份涉及受專利保護的機器供貨合同，且根據(jù)該合同，供貨行為僅在專利保護期滿之后才出現(xiàn)的，并且機器制造僅發(fā)生在專利期限屆滿之后的，不侵犯專利權(quán)。他認為專利期限屆滿之后的時間是一個自由時間，指向自由時間的法律行為，不應(yīng)被認定非法。而且，既然專利期限屆滿后的制造和提供行為不違法，那么認為這些合法行為的準備行為（許諾提供或者銷售）非法，就是自相矛盾的[5]451。他指出，如同著作權(quán)領(lǐng)域允許在著作權(quán)保護時間屆滿之前的準備性印刷一樣，只要行為的目的是指向權(quán)利失效之后的，那么準備行為本身不構(gòu)成侵權(quán)[5]451。

Heinrich Tetzner還引用了德國帝國法院以前的兩個判例（RG 28.12.10和RG 9.4.43），前一判決認為，如果在德國國內(nèi)的交易行為涉及專利方法或者由此制造的產(chǎn)品，但交易指向沒有專利保護的國外的，并不侵犯專利權(quán)；后一判決認為，如果合同明確規(guī)定，僅在專利保護期間屆滿后供給專利產(chǎn)品的，并在專利保護期內(nèi)沒有制造行為的，締結(jié)合同本身不構(gòu)成專利侵權(quán)，因為這類行為明確地指向?qū)韺＠皇鼙Ｗo的時期[5]451。他指出，前一判例雖然針對空間效力，但也可以類推適用在時間效力上；而后者說明了，既然合同本身不構(gòu)成侵權(quán)，則合同準備行為如許諾銷售，更不屬于侵權(quán)行為[5]451。他甚至指出，在這種情形下，許諾銷售的并非是一個受專利保護的客體，而是一個 “已然不受專利保護的物品 （eine patentfrei gewordene Sache）”[5]451。

Heinrich Tetzner的另一個理由在于促進市場透明和競爭。他認為，假如認定這種行為違法，無疑將實際地延展了專利權(quán)人的壟斷地位的期限，因為競爭者無法快速有效地在專利期限之后供應(yīng)專利產(chǎn)品。相反，如果允許競爭者在專利權(quán)行將結(jié)束之前進行制造準備，并允許其通告相關(guān)利益人，則相關(guān)消費者將面對更加透明的市場，這有助于削弱專利權(quán)人在專利保護期屆滿之后初期的壟斷保護[5]452。

（2）特殊情況下構(gòu)成專利侵權(quán)

這類觀點也以帝國法院以前的判例為基礎(chǔ)，認為應(yīng)在個案中判斷許諾在專利期限屆滿后銷售的合法性，并主張這類行為在特殊情況下會構(gòu)成專利侵權(quán)。例如，Karl Nastelski（1968）指出，根據(jù)帝國法院判決（RG 19.6.1918），在專利保護結(jié)束之前，允許締結(jié)制造專利產(chǎn)品的合同，只要制造行為僅出現(xiàn)于專利保護期結(jié)束之后。據(jù)此當可推論，帝國法院同樣支持競爭者在專利期滿行將結(jié)束之前的許諾銷售行為。因為既然締結(jié)合同本身是合法的，那么至少也適用其預(yù)備階段即許諾銷售[6]。但是，他又指出，締結(jié)合同是合同雙方的內(nèi)部行為，公眾一般關(guān)注不到，但許諾銷售除了單一報價行為，一般是針對公眾的。因此，最好不要一般地認定專利屆滿之前的許諾銷售是合法的或者非法的，而是根據(jù)案情的細節(jié)做出判斷。例如許諾銷售的方式擾亂市場并因而對專利權(quán)人造成商業(yè)損害，則應(yīng)當認為構(gòu)成專利侵權(quán)。就此，如果有諸如價格比較等伴隨情形，許諾銷售會被視為不合法[6]。

（3）構(gòu)成專利侵權(quán)

這是主流的觀點。其核心理由是許諾銷售（提供）屬于獨立的實施形態(tài)，因此，被許諾銷售的商品是否投放市場、何時投放市場、在哪里投放市場，都不影響許諾銷售的構(gòu)成。根據(jù)BGH的陳述，在辛伐他汀案出現(xiàn)之前，該觀點已經(jīng)為德國大多數(shù)學者和法院所接受。例如，Jsay（1932）認為，如果商品說明書在國內(nèi)分發(fā)，即便商品位于國外，則在國內(nèi)同樣存在一項許諾銷售；另外，即便在要約中通知，商品的銷售僅在專利終止后才開始，如果該要約的擴散發(fā)生在專利屆滿之前的，也構(gòu)成實施專利的許諾銷售[1]。Guenter Wilde（1971）認為，主張不構(gòu)成侵權(quán)的觀點沒有注意到，許諾銷售行為自身已經(jīng)是一種實施行為，立法者考慮到該行為對專利權(quán)的危害，已經(jīng)將實施許諾銷售的排他權(quán)，保留給了專利權(quán)人。他指出，正是基于這樣的理由，帝國法院后來修正了之前所持的簽訂合同（Vertragsabschluss）不侵犯專利權(quán)的觀點，認為僅當與許諾銷售無關(guān)時，締結(jié)一份涉及在專利期限屆滿后銷售的合同才具有合法 性 （RG GRUR 1943，247，248）[7]。 Karl Bruchhausen（1981）也持同樣觀點，認為許諾在專利保護期結(jié)束之后制造并銷售的，構(gòu)成實施專利的行為[5]347-348,Rdnr.42。

四、結(jié)語

隨著BGH辛伐他汀案裁判的做出，許諾在專利期限結(jié)束后銷售專利產(chǎn)品的合法性問題，已經(jīng)在德國塵埃落定。明顯的佐證是最新的德國專利法教科書[3]和《專利法評論》[8]都徑直指出其屬于侵犯專利權(quán)的許諾銷售，而不再像上世紀80年代之前的著述一樣，詳細論證其利弊和合法與否。不過，即便已蓋棺論定，辛伐他汀案以及相關(guān)的論辯仍可啟發(fā)我們?nèi)ニ伎紝＠麢?quán) （甚至著作權(quán)）行將結(jié)束之前這個特殊時期的利益調(diào)整問題。那些非主流看法，例如Heinrich Tetzner有關(guān)促進專利期限屆滿初期的市場競爭和價格透明觀點，以及Karl Nastelski從不正當競爭視角來區(qū)分個案的合法性，在今天看來仍舊閃耀著智慧的光芒。我國《專利法》在2008年第三次修改時增加的第69條第（5）項（即所謂的“Bolar例外”），16.《專利法》第69條第（5）項：“有下列情形之一的，不視為侵犯專利權(quán)：……（五）為提供行政審批所需要的信息，制造、使用、進口專利藥品或者專利醫(yī)療器械的，以及專門為其制造、進口專利藥品或者專利醫(yī)療器械的。”允許仿制藥競爭者在專利保護期內(nèi)提前實施專利，獲取行政審批的信息，以便在專利保護期結(jié)束后馬上將藥品上市，其本質(zhì)不正是出于避免專利期限屆滿初期的競爭不足嗎？EIP

（作者單位：同濟大學法學院）

[1]Herrmann Jsay.Patentgesetz[M].Verlag von Franz Vahlen，1932:241，Anm.40.

[2]Georg Benkard,Werner BallhausKarl Bruchhausen,Ruediger Rogge,Eike Ullmann.Patentgesetz[M].7 Auflage.Verlag C.H.Beck:1981,§9,S.347～348,Rdn42.

[3]Rudolf Krasser.Patentrecht[M].6 Auflage.Verlag C.H.Beck,2009:763.

[4]Rudolf Busse,Alfred Keukenschrijver,Klaus Schwendy,Thomas Baumgaertner.Patentgesetz[M].5 Auflage.Walter de Gruyter GmbH&Co.Kg,1999:§9,Rdn72-73.

[5]Heinrich Tetzner.Das Materielle Patentrecht der Bundesrepublik Deutschland[M].Fachverlag Dr.N.Stoytscheff,1972.

[6]Eduard Reimer,Karl Nastelski,Rudolf Neumar,Ernst Reimer,Wilhelm Truestedt.Patentgesetz[M].3 Auflage.Carl Heymanns Verlag KG,1968:365.

[7]Philipp Moehring,Guenter Wilde,Franz Wuesthoff,Rudolf Nirk,Helmut Bendler,Hans Gerd Hesse, Hans-Juergen Technau. Klauer-Moehring Patentrechtskommentar[M].Verlag Franz Vahlen，1971:352,§6,Rdnr.112.

[8]Peter Mes.Patentgesetz[M].2 Auflage.Verlag C.H.Beck,2005:114,Rdn33.