我國創新主體在日本、韓國的專利申請與保護
——以日韓專利制度的特點為視角

張 鵬 龐 謙/文

我國創新主體在日本、韓國的專利申請與保護
——以日韓專利制度的特點為視角

張 鵬 龐 謙/文

日本、韓國是我國創新主體海外市場拓展及對外專利申請的主要目的國。我國創新主體在海外市場拓展過程中需要解讀日本、韓國的相關專利制度，以便于保護自身合法權益。日本、韓國的專利制度既與我國專利制度有相似之處，也存在一些特點。通過介紹日本發明專利申請的加快審查程序、實用新型與發明的相互轉化制度、外觀設計實質審查制度、無效審判中較為特殊的程序以及專利侵權判斷中具有特點的等同侵權判斷規則和抗辯等制度，并對比介紹韓國“三軌制”審查程序、實質審查與形式審查并行的外觀設計審查制度以及權利范圍審判制度，為我國創新主體在日本、韓國的專利申請、確權與保護提供意見。

日本 韓國 專利申請 專利授權 專利保護

引言

日本、韓國是我國創新主體海外市場拓展及對外專利申請的主要目的國。據統計，我國創新主體2008年在國外提交發明專利申請95 259件，實用新型專利申請1 641件，外觀設計專利申請14 284件。其中在日本提交發明專利申請33 264件，實用新型專利申請362件，外觀設計專利申請4 782件；在韓國提交發明專利申請8 022件，實用新型專利申請111件，外觀設計專利申請1 187件[1]。可見，我國創新主體對外的發明專利申請和外觀設計專利申請中，近一半是向日本、韓國提交的；實用新型專利申請中四分之一以上是向日本、韓國提交的。然而，由于日本、韓國專利制度與我國專利制度存在一些差異，給我國創新主體的海外市場拓展帶來一些挑戰。對于我國創新主體而言，有必要深入了解日本、韓國的相關法律制度，以更好地維護合法權益。

一、日本專利申請與授權的相關法律制度

與中國相同，日本專利制度包含發明、實用新型和外觀設計三種專利，只是其針對三種專利分別立法。下面針對日本三種專利的申請與授權制度的特點加以解讀。

（一）發明專利申請與授權的相關法律制度

日本發明專利制度有關專利授權的實質條件、申請文件的構成、審查程序等方面的規定，與我國專利法較為相似。然而具有特點的是，日本發明專利申請的實質審查具有優先審查、早期審查和超早期審查等加快審查程序，我國創新主體可以根據海外市場開拓的總體規劃加以利用。

根據日本《特許法》第48條之六的規定，特許公開后，申請案公告前已被非特許申請人實施的屬于申請特許之發明，特許廳長官認為有必要時，可責成審查官先于其它特許申請案，優先對其進行審查[2]。如果申請人提出優先審查的請求，需要提供證據材料證明該專利申請已經實施，如果申請人之外的其他人1.“申請人之外的其他人”主要是指受到專利申請人侵權警告的民事主體。提出優先審查請求，需要證明其所實施的技術與專利申請的技術方案不相同并且仍然遭到申請人的警告。優先審查僅僅將該專利申請在等待審查的序列中提前，審查流程本身并不優化，所以相對于早期審查和超早期審查而言，審查周期仍然較長。

日本特許廳于1986年發布了《早期審查·早期審判指南》，設立早期審查程序。中小企業、科研院所、個人、公益機構、已經做好實施準備的其他主體可以要求盡早對于專利審查加以審查[3]，其適用條件為已經提交實審請求但尚未進行實質審查的專利申請，并且屬于下述情形之一：即將實施的專利申請，涉及對外申請的專利申請2.即向日本特許廳提出了專利申請，也以上述專利申請為優先權向其他國家提出了專利申請的情形；或者向日本特許廳提出PCT專利申請的情形。，或者屬于中小企業、科研院所、個人、公益機構的專利申請。早期審查不僅在等待審查的序列中提前，并且有單獨的審查流程。

日本特許廳于2008年10月1日起開始試行相對于早期審查更為快速的超早期審查程序，如圖1所示。

圖1 早期審查程序與超早期審查程序的流程

超早期審查的適用對象是已經提出實質審查請求并且尚未收到駁回決定或授權決定的專利申請。除了滿足早期審查的相關條件之外，超早期審查的適用對象還需要滿足下述條件（如圖2所示）[4]：（1）相關聯的專利申請得以實施并且相關聯的專利申請已在國外提出3.日本出于支持日本國內創新主體在海外市場拓展過程中的專利布局需要，提出并積極推進PPH等國際審查結果共享項目，并配合國內的早期審查和超早期審查程序，從而有利于推進日本特許廳的審查結果對于其他國家或者地區的審查結果的影響。；（2）超早期審查申請的所有手續必須在網上提出；（3）不是國際專利申請進入日本國內階段的情況。

圖2 超早期審查的適用對象

如果我國創新主體具有急迫的海外市場拓展需求，那么可以在上述審查程序中加以選擇，以便于專利保護與市場拓展同步。

（二）實用新型專利申請與授權的相關法律制度

日本實用新型制度有關保護客體以及創造性高度等方面的規定與我國專利法較為相似，保護客體限于 “產品的形狀、結構或者二者的結合”，創造性高度低于發明創造性高度；另外，日本現行實用新型制度也采用形式審查與檢索報告制度。然而具有特點的是，日本具有實用新型專利申請與發明專利申請相互轉化的制度。

1.實用新型專利申請向發明專利申請轉化的制度。

日本《特許法》第46條規定，實用新型專利申請人可以自申請日起三年內將實用新型專利申請轉換為發明專利申請。提出轉換為發明專利申請后，原實用新型專利就被視為放棄；轉換申請必須從實用新型申請日起三年內提出；實用新型申請人提出檢索報告請求后或者非實用新型申請人提出檢索報告請求，且收到檢索報告請求受理通知書超過三十天后，不得提出轉換申請；轉換為發明申請的內容必須限于實用新型原申請所記載的范圍；轉換為發明專利申請后，允許提出分案，但該發明申請及其分案申請不得再轉換為實用新型；如果該實用新型被提出無效請求，超過了無效審判答辯的期限，就不能將該實用新型轉換為發明專利申請[5]。

2.發明專利申請向實用新型專利申請轉化的制度。

根據《實用新型法》第10條的規定，在發明專利申請日起五年零六個月的期限內，發明專利申請人可以將其申請轉換為實用新型申請?；蛘咴谑盏今g回決定之日起三十天內，可以將其申請轉換為實用新型申請。

創新主體在專利申請過程中，需要分析該技術方案的市場情況、侵權風險和保護力度。在存在較高經濟價值并且需要盡快實現市場化的情況下，如果選擇發明專利申請可能因為未經事前檢索而欠缺新穎性或創造性而最終導致被駁回，最好是先申請實用新型，隨后再根據情況看是否需要利用實用新型轉化成發明專利申請的這一規定[6]。對于發明專利申請而言，如果提出專利申請之后發現該技術方案的產品生命周期較短，而時間較長的發明專利實質審查程序不利于該技術方案的知識產權保護，或考慮到費用的原因，則可以采用發明專利申請向實用新型專利申請轉化的制度。

（三）外觀設計專利申請與授權的相關法律制度

日本外觀設計申請與授權制度與我國存在較大差異。日本外觀設計專利申請的審查采用實質審查制度，外觀設計專利授權條件包括工業上可利用、新穎性和創造性。對于我國創新主體而言，需要在提出專利申請前對外觀設計的創造性進行分析。另外，日本《外觀設計專利法》亦存在關聯設計制度和部分外觀設計制度，我國創新主體在進行專利申請及保護時可以加以選擇。

1.新穎性與創造性

日本1998年修改后的《外觀設計法》第3條規定：“創作了能夠在工業上應用的外觀設計者，除下列外觀設計以外，得就其外觀設計，取得外觀設計注冊：一、外觀設計注冊申請前，在日本國內或國外已公知的外觀設計；二、在外觀設計注冊申請前，在日本國內或國外發行的出版物上已刊載的或公眾能夠通過電信線路進行利用的外觀設計；三、與前兩款所列外觀設計類似的外觀設計。在外觀設計注冊申請前，具有該外觀設計所屬領域的一般知識者，基于在日本國內或國外已公知的形狀、圖案、色彩或其結合，容易創作出的外觀設計（前款各項所列者除外），不受前款規定所限，不能取得外觀設計注冊。”

就判斷主體而言，在上述新穎性的判斷中，判斷主體是一般消費者，從其視角來判斷外觀設計與在先設計是否相同或者相類似。在上述創造性的判斷中，根據《外觀設計法》第3條第二款，評價一項外觀設計的創作是否容易時，判斷的主體是 “該外觀設計所屬領域的一般知識者”，即“本領域設計人員”，在制造或銷售與該外觀設計有關物品的特定領域具有普通知識的人[7]。

不具有創造性主要包括如下情形：將現有設計中的組成部分置換得到的外觀設計、構成比率變更或連續的單位數增減的外觀設計、基于公知的形狀或圖案得到的外觀設計、基于自然物以及公知的建筑物等得到的外觀設計等。

2.關聯設計制度

另外，根據日本《外觀設計法》的規定，同一申請人在同一申請日可以將多項相近似的外觀設計作為關聯設計加以申請。如圖3所示，三個外觀設計具有相近似的形狀、圖案和色彩，故可以作為關聯設計提出申請。其關聯設計制度與我國《專利法》第31條第二款所規定的外觀設計合案申請制度不同，其基本設計及其關聯設計的專利權必須同時轉讓和許可，即使基本設計專利權已不存在的情況下，其余所有關聯外觀設計專利權仍必須同時轉讓和許可。

圖3 關聯設計示例（第1316169號意匠登錄）

3.部分外觀設計制度

所謂部分外觀設計是指對產品上的某一部分的形狀、圖案及位置關系進行的新設計，不是對組成該產品的零部件進行的外觀設計[8]。我國對于部分外觀設計申請不予授權，日本則不然。日本對于部分外觀設計專利申請的要求是，在提交六面視圖時，要求保護的部分應用實線表示，其余部分用虛線表示。而且其優先權必須是部分外觀設計專利申請，即包含該部分外觀設計的整體產品的外觀設計不能作為部分外觀設計的優先權基礎[9]。在日本，我國創新主體在產品部分（例如部分部件等）有所創新時，可以采用部分外觀設計專利申請的方式尋求保護。

二、日本專利確權的相關法律制度

日本專利確權的法律程序與我國存在顯著不同，這一點值得我國創新主體關注。在日本作為專利確權程序的無效審判屬于當事人系審判，諸多程序事項都適用民事訴訟法的規定。在日本現行的法律體系下，特許廳審判部作出的審查決定是行政決定，對特許廳審判部作出的審查決定不服的，當事人可以直接向知識產權高等法院提起訴訟，這種訴訟被稱為無效審查決定撤銷訴訟。4.由于專利審判根據其性質可以分為審定系審判和當事人系審判，審查決定撤銷訴訟相應地也可分為審定系審查決定撤銷訴訟和當事人系審查決定撤銷訴訟。審定系訴訟包括對復審的審查決定提起的訴訟和對訂正審判的審查決定提起的訴訟，當事人系訴訟包括對無效審判的審查決定提起的訴訟。該訴訟采取了以審查決定對其有利的一方當事人為被告的雙方當事人對立的結構，但其審理的對象仍然是特許廳審判部的行政處分決定，實質上屬于行政訴訟。

由于審查決定撤銷訴訟是就審查決定是否存在撤銷事由進行審理，因此，審理范圍僅限于在審判程序中經過審理且在審查決定中作出判斷的無效理由或駁回理由，當事人不得主張在審判程序之外的無效理由或駁回理由。5.日本最高法院于1976年3月10日在“最高裁昭和51年3月10日大法庭判決”中明確上述觀點。

在我國創新主體海外市場拓展的過程中，在遭遇專利侵權訴訟的情況下，首先應當分析涉案專利權是否符合日本專利確權標準，將提出專利無效審判請求作為專利侵權抗辯的重要手段。另外，由于日本本國創新主體的專利申請量較大且多采用專利池加以管理和運用，我國創新主體在突破競爭對手專利池的封鎖時，亦需要考慮統籌規劃專利戰略，分析專利池中專利權的有效性。

三、日本專利權保護的相關法律制度

（一）專利侵權的判斷

日本專利侵權包括字面侵權和等同侵權，但在等同侵權的認定方面與我國專利制度存在一些不同。日本最高法院在“花鍵滾動軸承”案中，提出了適用等同原則的五個要件：非本質部分、置換可能性、置換容易性、非現有技術和特別事由（禁止反悔）[10]。第一，存在差異的部分不是專利發明的本質部分；第二，即使將被控侵權物中的不同部分與專利發明中的相應部分進行替換，也能產生相同的作用效果、實現發明的目的；第三，上述替換對本領域的普通技術人員來講在制造被控侵權物時是容易想到的；第四，被控侵權物與專利發明申請時的公知技術或者本領域普通技術人員能夠在專利申請日之前從公知技術容易推導出的技術并不相同；第五，沒有諸如在專利申請過程中將被控侵權物從權利要求中有意識地排除之類的特別事由[11]。

與我國等同侵權判斷中所采用的“以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果”標準相比，日本法院更趨于嚴格，根據第一至第三要件界定的等同侵權范圍小了很多。6.從1998年2月至2005年10月，日本地方法院與高等法院包括一審與二審涉及等同認定判決的181件案件中，沒有認定等同侵權的判決168件[12]。第四個要件所規定的現有技術抗辯制度則比我國更為寬松，我國采用近似新穎性標準，即“被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異”7.參見《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第14條。，日本采用創造性標準，即“與專利發明申請時的公知技術或者本領域普通技術人員能夠在專利申請日之前從公知技術容易推導出的技術相同”。

（二）專利侵權的抗辯

對于專利侵權抗辯而言，日本所特有的“無效理由抗辯制度”值得關注。2000年4月11日，日本最高法院在Kilby案的判決中指出，即使是在專利的無效審查決定生效之前，審理專利侵權的法院也可以對是否存在明顯的專利無效理由進行判斷。如果審理的結果認為存在明顯的專利無效理由，那么，只要沒有極其特殊的情況，基于該專利權提出的停止侵權、賠償損失等訴訟請求屬于權利的濫用，不能被允許[12]。2004年日本《專利法》修改所增加的第104條之三明確規定了對于存在無效理由的專利權侵權請求不能成立。

我國創新主體在遇到專利侵權訴訟的情況下，應當充分研究涉案專利權是否存在無效理由，提出上述合法抗辯事由，可更高效地維護合法權利。

四、韓國專利申請與授權的相關法律制度

韓國發明專利申請的實體審查條件與我國類似，但是在審查程序方面具有特點：韓國采用面向專利申請人需求的“三軌制”審查程序，包括加快審查程序、正常審查程序和延遲審查程序。另外，在2009年10月開始推行針對“綠色技術”的超快審查程序。韓國加快審查程序的適用條件較為寬泛，并且適用范圍較大，2007年加快審查案件占實審請求量的8.22%，2008年為10.15%。對于我國創新主體而言，對于電子類、通信類產品等生命周期較短的專利申請或者亟需技術成果轉化的專利申請，可以使用加快審查程序；對于醫藥類專利申請，鑒于需要藥品監督管理部門的行政審批方能實現技術成果的市場化，所以可以結合藥品審批的進度選擇延遲審查程序。在復審程序中，請求人可以根據自己的需要選擇申請預復審程序[13]，即選擇是否需要原審查部門首先加以審查。

韓國實用新型專利申請與授權制度與日本類似，不再贅述。

韓國外觀設計制度與我國存在較大差異，采用實質審查與形式審查并行的審查制度。對于產品生命周期較短的產品，如衣物、紡織物等，申請人可以請求采用形式審查制度，僅針對該申請是否違反公序良俗進行形式審查。兩種制度所得到的專利權效力相同，只是穩定性存在差異，我國創新主體可以根據產品特點，配合產品上市策略加以分析和選擇。

五、韓國專利確權與保護的相關法律制度

韓國專利確權程序系由韓國知識產權局專利審判院以及專利法院、最高法院構成的三審制度。對于涉及無效宣告請求的訴訟請求，韓國知識產權局專利審判院不作為被告，專利法院依據民事訴訟法對案件進行開庭審理。如果專利法院撤銷了知識產權局專利審判院的決定，專利審判院應對無效請求重新進行審查，但是，專利法院無權對專利權的有效性直接做出判定。如當事人不服專利法院的判決，還可以向最高法院上訴。在韓國的專利無效程序中，具有特點的是，專利權人可以針對自己已經得到授權的專利權提出訂正請求，通過無效程序實現專利文件的授權后修改。

韓國專利權保護的相關制度與日本類似。具有特點的是權利范圍審判制度。在韓國可以向地方專利法院提起審判來確認專利權的范圍，該審判基于專利的權利要求與可能構成侵權技術的對比，確定該可能構成侵權的技術是否落入專利權的保護范圍，從而確定專利權的效力所涉及的具體范圍。

在我國創新主體海外市場的拓展過程中，在遭遇專利侵權訴訟的情況下，需要分析涉案專利權是否符合韓國專利法規定的確權標準，以及與被控侵權技術的對比情況，將請求專利無效審判和權利范圍審判作為維護合法權利的重要手段。

結語

日本、韓國是我國創新主體海外市場拓展及對外申請專利的主要目的國，我國創新主體在海外市場拓展過程中需要解讀日本、韓國的相關專利制度。本文通過對于日本發明專利申請的加快審查程序、實用新型與發明的相互轉化制度、外觀設計實質審查制度、無效審判中具有特點的程序、專利侵權判斷中具有特點的等同侵權判斷規則和抗辯制度等介紹，并通過對于韓國“三軌制”審查程序、實質審查與形式審查并行的外觀設計審查制度、權利范圍審判制度等介紹，為我國創新主體在日本、韓國的專利申請、確權與保護提供意見。EIP

（作者單位：國家知識產權局專利復審委員會）

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[3]日本特許廳.（日）專利申請的早期審查·早期審理的制度概要（早期審査·早期審理(特許出願)の運用の概要）[EB/OL].[2010-02-20].http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/shinpan-00.htm.

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