搶注未注冊商標之“在先使用”的司法認定評“索愛”商標案

文 / 王東勇 儀軍

搶注未注冊商標之“在先使用”的司法認定評“索愛”商標案

文 / 王東勇 儀軍

商標的價值在于使用，因此，已使用的未注冊商標亦應獲得法律的相應保護。我國2001年修訂的《中華人民共和國商標法》（簡稱《商標法》）第31條是目前保護未注冊商標最為上位的法律條文之一1. 我國對于未注冊商標的保護由《商標法》與《反不正當競爭法》兩個部門法組成，其中《商標法》中對于未注冊商標的保護主要見諸于第13條未注冊馳名商標、第15條代理人搶注及第31條搶注有一定知名度未注冊商標等條文。，在該規定的后半段具體明確了：“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”。在目前的司法實踐中，由于對《商標法》第41條第1款的適用進行了限制性理解，因此相應的對《商標法》第31條后半段的理解，我們認為不宜過于教條、僵化，對其適用條件應當適當地放寬。

搶注 在先使用 主動使用 被動使用

一、案情介紹2. 本案還涉及對《商標法》第10條所規定的“有害于社會主義道德風尚或者有其他不良影響”的判斷，第13條規定馳名商標的認定問題等多個法律問題。但關鍵在于如何理解、適用《商標法》第31條所規定的“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”。因此，本文主要分析關于《商標法》第31條的問題。

2005年6月7日，索尼愛立信移動通信產品（中國）有限公司（簡稱索尼愛立信（中國）公司）對爭議商標提出撤銷注冊申請，其在爭議裁定申請書中提出：“索愛”是索尼愛立信（中國）公司在中國擁有的馳名商標，劉建佳惡意注冊爭議商標將侵害索尼愛立信（中國）公司的合法權益，且違反《商標法》第10條第1款第8項和《中華人民共和國反不正當競爭法》（簡稱《反不正當競爭法》）第5條第2項的規定3. 《反不正當競爭法》第5條第2項規定的行為，體現于《商標法》第31條“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”規定的情形。。2007年11月28日，商標評審委員會于作出商評字〔2007〕第11295號《關于第3492439號“索愛”商標爭議裁定書》（簡稱第11295號裁定），裁定索尼愛立信（中國）公司所提復審理由不能成立，爭議商標予以維持。

2008年1月23日，索尼愛立信（中國）公司向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，其理由為：一、劉建佳注冊爭議商標具有明顯的主觀惡意，屬于《商標法》第31條規定的“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”的情形，商標評審委員會的評述明顯錯誤。二、爭議商標的注冊和使用將使消費者對商品的來源產生混淆或誤認，擾亂公平的市場競爭秩序，侵害消費者的利益，也侵害了索尼愛立信（中國）公司的利益和商譽，造成不良影響。而且，如果爭議商標的注冊得以維持，將在一定程度上鼓勵目前社會上存在的惡意搶注之風，有違誠實信用的公序良俗。商標評審委員會的認定不僅與證據和事實不符，而且有悖于商標局和商標評審委員會在以往類似案件中所確立的“不良影響”的審查標準，限制了《商標法》第10條第1款第8項的適用范圍，不符合商標法的立法目的和本意。綜上，請求判決撤銷第11295號裁定，并由商標評審委員會做出撤銷爭議商標的裁定。

2008年8月1日，北京市第一中級人民法院作出（2008）一中行初字第196號行政判決，認為“索愛”已被廣大消費者和媒體認可并使用，具有了區分不同商品來源、標志產品質量的作用，這些實際使用效果、影響自然及于索尼愛立信（中國）公司，其實質即等同于他們的使用，爭議商標的注冊屬于《商標法》第31條規定的“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”的情形，遂判決撤銷第11295號裁定，并由商標評審委員會重新就索尼愛立信（中國）公司對爭議商標提出的爭議申請做出裁定。

一審判決作出后，劉建佳不服該判決向北京市高級人民法院提出上訴。北京市高級人民法院于2009年3月12日作出（2008）高行終字第717號行政判決，認為《商標法》第31條所規定的“在先使用”的必須為“應當由被搶注人自己在商業活動中予以了使用”，本案中索尼愛立信（中國）公司并未主動將“索愛”商標用于商業使用，因此爭議商標的注冊并不屬于《商標法》第31條所規定的情形。因此，判決撤銷北京市第一中級人民法院作出的（2008）一中行初字第196號行政判決，維持第11295號裁定。

二、本案法律適用的困境

司法實踐中，商標局、商標評審委員會以及法院對于《商標法》第31條關于“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”規定的一般適用條件已經形成共識，即：第一，被搶注的商標的必須為未注冊商標且屬于可注冊商標；第二，被搶注的商標必須已為在先使用的商標，且該使用必須為真實、合法、有效地使用，達到“使相關公眾對商標、商標所標示的商品及商品提供者有所認識”4. 此種觀點亦體現于《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第2條的規定中。；第三，被搶注商標經過使用已經獲得一定的知名度；第四，搶注人采取了不正當手段并具有主觀惡意。需要說明的是，對于尚未達到“有一定影響”沒有知名度的未注冊商標，即便搶注人明知該商標已經在先使用，但是由于該商標知名度尚未樹立，其并未實際發揮商標的作用不會對相關公眾的認知產生實質影響，即該商業標志上并沒有法律需要保護的利益基礎，因此，實踐中，對于此類未注冊商標，一般不給予提供保護。5. 當然，對于未達到一定知名度的商標是否需要保護，也存在其他觀點。詳見孔祥俊著：《商標與不正當競爭法：原理和判例》，法律出版社2009年7月第1版，第120頁。

在本案中，可以確定的事實如下：首先，“索愛”商標為未注冊商標且屬于可注冊商標。其次，“索愛”商標已經被較為廣泛地應用于手機產品上，在互聯網上存在大量的介紹廣告，且“索愛”商標是由相關公眾主動賦予索尼愛立信（中國）公司的，這已足以說明“索愛”商標影響性，即“索愛”商標已經具有一定的影響。再次，劉建佳“從事電子行業生產經營已有十幾年歷史”，索尼公司與愛立信公司在組成索尼愛立信通訊集團之前均為電子行業的大型集團公司，其沒有理由不知曉上述兩家公司在2001年合并組成索尼愛立信集團的信息。劉建佳作為相關領域的專業人員理應知曉“索愛”即為“索尼愛立信”/“Sony Ericsson”的簡稱，理應知曉“索愛”標志的權利歸屬；同時，考慮到劉建佳搶注爭議商標后，隨即在2004年10月1日出版的《慧聰商情廣告》上刊登廣告，欲以200萬元人民幣高額起拍價拍賣爭議商標，因此，劉建佳知道“索愛”作為索尼愛立信（中國）公司的未注冊商標，且該商標已經具有一定的影響的情況下，仍然在電話機等類似商品上申請注冊爭議商標，應當認定其具有不正當性并具有主觀惡意。

根據以上事實，我們可以發現劉建佳注冊爭議商標的行為似乎完全符合司法實踐中適用《商標法》第31條關于“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”規定的一般適用條件。但是，我們忽略了一個事實，即本案中“索愛”商標具有一定的影響是由于大量的廣告、媒體宣傳以及消費者主動將其指向本案原告，并形成了一一對應的關系。雖然此時“索愛”商標的知名度已經樹立，且劉建佳的惡意明顯，但是上述對于“索愛”商標的在先使用行為并非索尼愛立信（中國）公司主動所為，而且在北京市高級人民法院補充查明的事實中，索尼愛立信（中國）公司的負責人曾明確表示希望消費者不要將其成為“索愛”，而應成為“索尼愛立信”。6. 劉建佳在北京市高級人民法院二審期間不中提交的2008年9月10日廣東省廣州市廣州公證處出具的（2008）粵穗廣證內經字第97690號公證書載明：在2007年10月起，搜狐IT、科技資訊網、北青網、太平洋電腦網、人民網等登載有如下相關內容：索尼愛立信集團副總裁兼中國區主管盧健生稱：……索尼愛立信是索尼集團跟愛立信集團兩大公司的合資，……我們不是索愛，我們是索尼愛立信……；我請求大家稱我們為索尼愛立信或Sony Ericsson，而不是索愛等。此種情況下，劉建佳將“索愛”商標搶先注冊為自己所有的商標是否應當予以規制，對此問題，存有以下不同的意見：

第一種意見如北京市高級人民法院的認定，報道、評論均非索尼愛立信（中國）公司所為，索尼愛立信（中國）公司不存在在先使用的行為，不符合《商標法》31條后半段規定的情形，不應當予以保護。

五四時期，中國的各派軍閥依靠不同的帝國主義列強不斷混戰，社會亟需一次徹底的革命，推翻腐朽倒退的軍閥暴政，而不是進行漸進緩慢的社會改良，馬克思主義主張采取革命斗爭的方式對社會進行徹底的改造，重建一個全新的公平社會，因為自近代以來的屢次改良沒能使既存政治系統煥發活力，反而貽誤了一次又一次融入世界現代化潮流的歷史機遇，馬克思主義的出現，為中國社會指明了前行的道路，特別是蘇俄十月革命的勝利，讓探索中的仁人志士看到了中國革命的曙光，中國共產黨在馬克思主義指引下，開始了中國化的實踐歷程，成為中國革命的中流砥柱，馬克思主義的影響也因此不斷擴大，傳播力不斷增強。

第二種意見是，雖然對于“索愛”商標的在先使用主體存在一定的瑕疵，但是“索愛”與“索尼愛立信”已經形成一一對應的關系，且 “索尼愛立信”商標在爭議商標注冊前屬于在先使用而具有一定知名度的商標，法院可以直接引用“索尼愛立信”商標，適用《商標法》31條而支持索尼愛立信（中國）公司的訴訟請求。

第三種意見是，本案明顯屬于《商標法》第41條第1款規定的“以其他不正當手段取得注冊的”行為，劉建佳惡意明顯，違反了誠實信用原則，侵犯了他人的合法權益，爭議商標應當予以撤銷。

首先，第三種意見在法律適用上存在一定障礙顯然無法適用，目前司法界的統一觀點是《商標法》第41條第1款“涉及的是撤銷商標注冊的絕對事由，這些行為損害的是公共秩序或者公共利益，或者是妨礙商標注冊管理秩序的行為，所以該款規定商標局可以直接依職權撤銷商標注冊，其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標，而且無時間限制”7. 參見(2006)行監字第118-1號駁回再審申請通知書，同時上述意見也是目前北京市法院系統審理商標行政案件，包括商標確權、商標異議及商標爭議案件等司法實踐過程中所遵循的基本規則。，也就是說對于基于私權而選擇適用該條有了明確的限制，此即排除了被搶注人選擇《商標法》第41條第1款為依據，以私權受到侵害為由提起行政訴訟的可能。

其次，索尼愛立信（中國）公司并未將“索尼愛立信”商標作為在先使用并具有一定影響的商標在本案中予以主張，而“無論在商標授權確權的行政訴訟中，還是在商標侵權的民事訴訟中，法官都是以中立于當事人雙方的角色作出不偏不倚的判斷和結論”【1】，對于當事人未明確主張的事實與理由法官一般不宜主動將其引入而作為裁判的依據，除非該事實與理由涉及到商標法規定的絕對禁注理由。

最后，對于第一種意見，雖然北京市該級高級人民法院作出了終審判決，但是對于劉建佳將具有一定影響并已經與固定的商品生產者形成一一對應的“索愛”商標搶先注冊的行為不加以規制明顯不符合商標法的立法本意，亦不符合我國社會主義市場經濟有序發展的現實需求。

三、被動使用概念的引入

法律的規定往往不能與社會的發展變化保持一致的步伐，因此，法律工作者，尤其是司法工作者在進行具體的司法裁判時，需要根據法律的基本精神及基本原則對具體的法律條文作出合理的解釋，從而實現“法官不能拒絕裁判”的基本要求。因此，本案中對于《商標法》第31條關于“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”的理解不宜過于僵化、嚴格。法官可以在結合商標法的基本原則，在考察商標法立法本意的基礎上，結合市場實際情況，根據在先使用主體的不同，將在先使用分為被動使用和主動使用兩種不同的情形。所謂被動使用，即一般消費者或相關公眾主動地將某一標志在特定的商品或服務上特定的指向某一生產者或者服務者，從而使相關公眾客觀上對商標、商標所標示的商品或服務以及商品或服務提供者之間形成唯一聯系的認識，而實際發揮了商標的作用的行為。與其對應的即為主動使用，生產者或者服務者主動地將某一標識作為商標進行宣傳等《商標法》第3條所認可的使用行為，從而使該標識實際發揮了商標的作用的行為。原因在于：

首先，從理論上講，商標的功能主要體現在兩點：一是區分商品或者服務的來源，便于消費者進行選擇，維護社會正常的經濟秩序；二是基于消費者對商標或者服務之信賴利益而產生的商品或者服務所承載的品牌價值，即商譽。保護未注冊商標的立法本意不但在于保護在先使用人本人的利益，更重要的是保護商標所載有的商譽及其一般公眾基于該商譽對特定生產商或服務提供者的信賴利益，以及依據誠實信用原則維護正常的市場交易秩序。被動使用的情形下，相關公眾主動在商標、商標所標示的商品以及商品的提供者之間形成了相應的認識，從而使相關的標志起到了商標區分商品或服務來源的基本功能，客觀上可以認定為在先的商標使用行為；同時，相關公眾基于該標志對特定商品或服務提供者提供的特定商品或服務的信賴已客觀存在，基于誠實信用的基本原則，法律亦應對該種客觀存在提供相應的保護。

其次，結合我國目前的司法實踐，如前所述，根據我國商標法對于采取不正當手段進行搶注商標的行為，被搶注人可以選擇第31條或者第41條第1款維護自己的合法權益。但是如前所述目前司法實踐已經明確排除了被搶注人選擇《商標法》第41條第1款為依據，以私權受到侵害為由提起行政訴訟的可能。因此，如果對于《商標法》第31條施以過于苛刻的條件，被搶注人的利益將難以維護，將不符合商標法“保護商標專用權，促使生產、經營者保證商品和服務質量，維護商標信譽，以保障消費者和生產、經營者的利益，促進社會主義市場經濟的發展”的立法本意。8. 該立法本意為《中華人民共和國商標法》第1條明確規定。本案即是典型案件之一。

再次，參照商標立法及司法起步較早的國家的司法經驗，被動使用的概念在美國的司法實踐中亦被采用。在“BUG”案中，大眾公司一經典性轎車的正式名稱為“TYPE1”（一型）或者后來使用的“BEETLE”（甲蟲）。但是公眾一般叫它“BUG”。問題的關鍵是最先使用這個名稱的是消費者，而非大眾公司。但是在該案中，法院的傾向性觀點是：消費者建立的這種聯系在這種情形下應當得到保護。【2】在另一典型的ACE一案中，美國聯邦巡回上訴法院認為：“即使權利請求人沒有直接使用商標的縮寫，法院及商標評審與申訴委員會通常認定相關公眾對商標或商號的簡稱與別名的使用產生了一種可受保護的權利，這種可受保護的權利應當歸屬于原始的商標或商號的權利人。這種他人的公開使用應保證權利請求人的利益。從某種意義上說，這種相關公眾的使用可以合理地被認為是相關公眾代表權利請求人使用該標識。”【3】

當然，可能會有兩種擔憂：一是當相關公眾將帶有貶義色彩或其他不良含義的詞匯主動賦予特定商品或服務提供者時，依然堅持被動使用的概念，將會損及該特定商品或服務者的利益。對此我們認為，首先，權利的對象為某種利益，上述帶有貶義色彩或其他不良含義的詞匯并不會給特定商品或服務的提供者帶來某種法律上可保護的利益，不屬于權利的對象；其次，退一步講，《商標法》第31條所提供的是一種阻卻他人在先申請的權利，該種權利是否行使的選擇權屬于該標志的在先使用人。可以想象得到的是，如果相關公眾將帶有貶義色彩或其他不良含義的詞匯主動賦予特定商品或服務提供者，該特定商品或服務提供者不會主動行使該項法律的“權利”。因此，該種擔憂缺乏邏輯及現實基礎。

二是如果僅在《商標法》第31條中引入被動使用的概念，將導致商標法中關于“使用”的概念不統一，認定屬于商標法意義上的使用將會出現標準不一致的現象。對此，我們認為，商標法中涉及到商標使用概念的條款主要涉及《商標法》第13條、第28條、第31條、第44條第4款、第52條等，上述條款對于使用的要求本身就不同。如第44條第4款的立法本意在于督促商標權利人對商標的盡快使用，防止有限的商標資源的浪費，其對于使用的要求不宜過嚴；而第13條認定馳名商標時，對于使用的要求不宜過寬，而應從嚴掌握。可見，上述擔憂亦缺乏相應的法律依據。

綜上，無論從理論上講，還是從解決我國目前司法實踐遇到的困境來看，抑或參照國外的司法經驗，將被動使用的概念引入我國的商標法，從而將《商標法》第31條“在先使用”的概念予以擴大解釋，都是必要的。

四、結語

此案即為被動使用的典型案例。本案中，首先，雖然索尼愛立信（中國）公司在爭議商標申請注冊之前沒有主動將“索愛”作為其商標在其手機產品上使用，但是，在漢語的語言習慣直接影響下，經過媒體、經銷商以及消費者等社會各類主體的相互之間“默契”的認同并使用，電話、手機產品的相關公眾已經將“索愛”唯一地、確定地與某移動通訊公司聯系起來，也就是說“索愛”已經具有了標識商品或服務來源的作用，即起到了商標的作用。其次，相關公眾“將‘索愛’唯一地、確定地與索尼愛立信（中國）公司聯系起來”的這種實際認知狀況相對于經營者所做的廣告宣傳以及產品的銷售而言，更能直接表明其對“索愛”商標的使用情況和達到的效果。最后，在本案中，法官在判斷是否存在使用行為時，更加注重的是使用行為的結果，而不是使用的具體方式。且需要強調的是，相關公眾“將‘索愛’唯一地、確定地與某移動通訊公司聯系起來”的這種認知結果是直接對索尼愛立信（中國）公司的產品聲譽產生了影響，而不涉及其他企業或個人。

綜合上述幾個方面的分析，劉建佳注冊爭議商標損害了在先使用人索尼愛立信（中國）公司的合法權益，北京市第一中級人民法院在綜合我國目前法律現狀及具體案件實際情況的前提下，將被動使用的概念引入商標法，從而在最高人民法院對于《商標法》第41條第1款的使用作出限制性理解的情況下，對《商標法》第31條的理解和適用是適當的，既符合我國商標法的立法本意，又解決了我國司法實踐過程中的實際困難，是值得肯定的。

對于具有一定影響的未注冊商標，我國商標法給與了其在先使用權及阻卻他人在先申請的權利。在本案中，如果準予爭議商標予以注冊，不僅會損害索尼愛立信（中國）公司的商業利益及其付出巨大努力而獲取的商譽，也必將使廣大消費者對已經建立的“索愛”與“索尼愛立信”的唯一對應性產生質疑，從而損害消費者對“索愛”商標所依附索尼愛立信公司既得商業信譽的信賴利益，最終損及消費者的合法權益，并可能會損害正常的社會經濟秩序，引發不必要的糾紛9. 本案中，原告亦提供了（2007）滬黃一證經字第3747號、5986號公證書所附的網頁打印頁以證明由于第三人對爭議商標的使用而導致消費者混淆誤認的現象的發生。，而有違商標法的立法本意。

（作者單位：北京市第一中級人民法院知識產權庭）

【1】孔祥俊.商標與不正當競爭法：原理和判例[M] .北京：法律出版社，2009.

【2】 [美]羅伯特·P·墨杰斯等著，齊筠等譯.新技術時代的知識產權法[M] .北京：中國政法大學出版社，2003.

【3】 National Cable Television Ass’n. v. American Cinema Editors Inc.[DB/OL],937 F.2d 1572(Fed. Cir 1991).