中國企業如何應對美國專利法修訂

對美國專利法領域來說，2011年9月16日已成為一個具有歷史性意義的日子。在這一天，美國總統奧巴馬簽署了對美國專利法進行大幅度修訂的《美國發明法》（America Invents Act）。美國專利商標局局長David Kappos說: “這是自1837年以來對美國專利系統的最大改變。”

《美國發明法》凸顯三大變革

本次專利法改革體現在《美國發明法》中，主要有以下三點改變。

發明人先申請制

長期以來，美國專利法中一直采用先發明制，即專利授予最先做出發明創造的發明人，以體現美國專利制度下發明人地位的重要性，而目前世界上其他國家都采用先申請制。此次專利法改革，為保持美國對發明人地位的肯定，并融入國際先申請制的系統，美國將先發明制改成了發明人先申請制，即專利授予先申請的真正的發明人。

因為采用了發明人先申請制，《美國發明法》對“現有技術” 這一重要概念進行了新的定義，其標準不再是發明日，而是申請日，并采用了絕對新穎性。此前的美國專利法規定，世界范圍內的以專利、公開出版物形式公開，以及在美國境內公開使用、銷售的技術構成現有技術。修改之后取消了地域區分，世界范圍內以專利、公開出版物公開使用、銷售或其他方式為人所知的技術均構成現有技術。從實踐角度來看，此次修訂擴大了現有技術的范圍。

根據《美國發明法》的規定，這一方面的改變要到2013年3月16日之后，即法案簽署后18個月后正式實施，其目的是給美國專利商標局一定的時間準備、制定相應的實施細則，采取實施手段以使其順利執行。

對專利提出質疑的新機制

在美國對專利的有效性提出挑戰，可以通過法院和侵權訴訟一起解決，也可以通過行政途徑在美國專利商標局對專利的有效性提出質疑。此前，專利授予后通過行政途徑對專利的有效性提出質疑的主要方法是單方復審程序(Ex Parte Reexamination)和雙方復審程序(Inter Parte Reexamination)。此次專利法改革，美國保留了單方復審程序，取消了雙方復審程序，并增加了專利授予后的重審程序（Post-Grant Review）和雙方重審程序（Inter Parte Review）。

新設立的兩個程序的啟動時間和理由有所不同。啟動專利授予后的重審程序的時間為專利授予之日起9個月以內，啟動此程序的理由可以基于任何無效性理由。例如對新穎性、創造性、實用、專利適格性、賦能、書面描述、明確性提出異議。這比可提起復審程序或雙方重審程序的理由更廣泛。而啟動雙方重審程序的請求則需在專利授予后9個月以后，或者在專利授予后的重審程序終止之后方可提出，并且只能以專利或出版物為證據，以新穎性、創造性為理由。

專利授予后的重審程序具有很多優勢: 例如，比修改前的復審程序對專利有效性的挑戰具有更廣泛的理由，比訴訟更低的舉證責任，比訴訟更低的成本，比訴訟更短的時間獲得對專利有效性的判定 (新法下，專利審判和上訴委員會需要在1～1.5年內做出最終裁決)。但也有它的劣勢，即必須確認真實利害關系方。如同專利授予后的重審程序，雙方重審程序同樣具有比訴訟更低的舉證責任，更低的費用及更短時間(1～1.5年內做出最終裁決)的優勢。而它的劣勢在于，除了必須確認真實利害關系方及禁反言的規定以外，還要求比專利授予后的重審程序和單方復審更高的門檻。

根據《美國發明法》的規定，這兩個新程序要到2012年9月16日之后，即法案簽署后12個月后正式實施。美國專利商標局目前正在積極準備、制定相應的實施細則，并為其專利審判和上訴委員會計劃招募100名新的行政法官，以順利執行新設立的這兩個程序。

補充審查程序

《美國發明法》增加了對專利的補充審查程序， 即允許專利權人在獲得專利后提交在先技術信息， 以滿足其對美國專利和商標局披露與其發明技術相關信息的義務。在《美國發明法》下，專利權人提出補充審查并提交與專利相關的信息之后，美國專利和商標局需要重新考慮或修正和專利相關的信息。專利商標局有3個月時間指出提交信息是否產生可專利性的實質新問題 （Substantial New Question of Patentability）。如果不是，專利不得被裁定為不可執行。新法還規定，如果專利訴訟已發生，專利權人不得利用補充審查程序提交在訴訟中已經提出的在先技術信息。

《美國發明法》規定，補充審查程序也要到2012年9月16日之后，即法案簽署后12個月后正式實施。

有針對性應對《美國發明法》

創新型進出口企業如何應對新法

鑒于新設立的專利授予后的行政程序，在美國挑戰專利有效性的機會增加，成本降低。因此，中國創新型進出口企業需要提高對專利質量的重視，以保證專利權的穩定性，從而用來保持在市場上的地位。

另外，中國創新型進出口企業要參照新法的相關規定，重新考慮在美國的專利申請策略，并根據具體情況采用不同的防守和進攻套路。對于研發的熱點領域，要盡早檢索、經常檢索新的出版物和專利狀況，同時還要即時監控競爭對手的專利動態。

同時，中國創新型進出口企業也要積極做好訴訟準備，并采用相應的策略和戰術。如果發現自己的某一專利可能會被涉入訴訟，企業在新法下要考慮并巧妙使用補充審查程序，以增強專利的穩定性。

對所有對美出口企業構成影響

對所有中國對美出口企業來說，越來越多的風險是在美國被告侵權。近年來，由于中國企業在美國市場上的競爭力越來越強，越來越多的中國企業在美國聯邦地區法院和國際貿易委員會 (International Trade Commission，即ITC)成為被告，導致其產品不能進入美國海關，或需要付高額的經濟補償，甚至有時因被判定故意侵權，還要付3倍的賠償金。這對中國企業進入美國市場的商業計劃都會帶來很大的沖擊。有些中小企業不得不因此放棄美國市場，確實可惜。

在新法下，由于從先發明制改為發明人先申請制，因此成功挑戰專利有效性的可能性提高。中國對美出口公司可利用這一機會，仔細研究競爭對手或非專利執行機構(Non-Practicing Entity，即NPE)的專利，盡早做產品的自由運作檢索及專利有效性檢索，以確定本公司的出口產品和技術是否侵權，并對專利的有效性進行評估和分析，提出對專利有效性的挑戰。

另外，中國對美出口企業可適當考慮使用新設立的專利授予后的行政程序，對于競爭對手或非專利執行機構的專利，在美國專利商標局的專利審判和上訴委員會提起有效性的挑戰。這樣做費用比訴訟低，舉證責任比訴訟低，提高了獲勝的可能性。同時，可在1～1.5年內獲得專利審判和上訴委員會對專利有效性的裁決，縮短了獲得官方對專利權有效性的決定時間。

值得一提的是，因為新設立的專利授予后的行政程序中有禁反言的規定，如果準備使用此行政程序，中國對美出口企業需要仔細考慮策略和方案，并將其和公司的訴訟策略和方案緊密結合，以最大程度減小禁反言規定對后續可能的訴訟影響。

王寧玲律師的業務涉及專利申辦、出具法律意見、盡職調查、客戶咨詢、許可及專利訴訟，主要領域包括化學、化妝品、制藥、醫療設備、半導體材料以及納米技術。她在為跨國公司及中國公司提供知識產權組合管理法律意見以及開展盡職調查方面擁有豐富的經驗。王律師多次在國際國內會議和研討會上就專利相關議題進行演講。她曾在中國人民大學法學院為研究生教授一門關于美國知識產權法的課程，并在上海交通大學凱原法學院為研究生講授美國知識產權法并主持專利模擬法庭。她還擔任中國科學技術大學法律課程項目教授。