克服向美國出口產品時面臨的專利挑戰

Richard B. Racine 陳培

準備向美國出口產品的中國企業面臨著一系列的挑戰，克服這些挑戰對在美國成功推廣和銷售產品至關重要。在這些挑戰中，有很大一部分是有關知識產權，即專利、商標、版權以及商業秘密的。中國企業要想確保成功進入美國市場，應當如何處理這些專利、商標、版權及商業秘密問題呢？

在這里，筆者舉兩個例子。比如，一家中國企業多年來一直致力于新型汽車的研究和開發，并生產出了一款用電池提供動力的新型汽車。該公司計劃將這款新型汽車出口到美國，將會涉及知識產權問題。

又如，另一家中國企業研發出了一種新的癌癥藥物，并希望在美國推廣和銷售該藥物。在上述兩個例子中，中國企業可能需要應對來自美國環保署（EPA）和美國食品藥品監督管理局（FDA）等各類政府機構的監管問題。本文僅專注于知識產權方面的挑戰——尤其是涉及專利的知識產權挑戰。

不侵犯任何第三方在美國獲得的有效專利

在產品運往美國之前，中國企業應確保其產品不會侵犯任何第三方在美國獲得的有效專利。一旦侵權，中國企業可能會被禁止在美國出售該產品，且可能要向專利權人支付昂貴的專利侵權損害賠償金。這些經濟賠償會嚴重影響中國企業在美國的銷售利潤。此外，如果因專利侵權的原因，中國企業必須將產品撤出美國市場，這將對中國企業在美國市場上的形象造成負面的影響。

中國企業應如何避免專利侵權？首先，在將產品向美國進行商業推廣前，中國企業可以對可能適用于該產品的美國專利進行檢索。以新型醫藥產品為例，這種檢索所針對的專利技術通常包括活性成分、藥物的整體構成（例如活性成分及構成藥物配方的其他成分），以及藥物預期用途（例如癌癥治療）。再以汽車技術為例，檢索將專注于該企業認為能使其汽車產品與現有汽車產品區分開來的主要特征（例如電池供電技術作為使其電動汽車產品與傳統汽油發動機汽車區分開來的關鍵技術點）。

進行此類檢索后，中國企業應該對檢索產生的專利文獻進行仔細研究，以確定是否會有任何第三方美國專利會對其產品的銷售帶來潛在的問題。一旦發現涵蓋了該企業自己產品的第三方專利，應該仔細研究，以確定它們的有效性和可執行性。如果研究結果確認了該專利的有效性和可執行性，中國企業可以制定一套對策以避免潛在的侵權責任，如進行專利規避設計或者獲得專利許可。這些對策的關鍵是要避免潛在的侵權風險，即美國地方法院或美國國際貿易委員會（ITC）裁定該產品對第三方的專利構成侵權。這種判決結果會導致該企業的產品被禁止進入到美國。

對將產品銷往美國的中國企業而言，最大的專利侵權風險來自于由直接競爭對手或者非實施實體（NPE）提起的專利侵權訴訟。在專利侵權訴訟中，競爭對手會試圖利用其專利組合使中國企業的產品退出美國市場。因此，在檢索任何相關的第三方專利時，應特別關注主要競爭對手在美國市場取得的專利。同樣地，一些非實施實體也取得了規模可觀的專利組合。他們主要瞄準商業產品，并利用自己的專利組合，以許可或者損失賠償金的方式獲利。

利用專利組合以守為攻

俗話說“以守為攻”，為了盡可能地減少競爭對手的專利為中國企業帶來的干擾，我們建議中國企業應盡快建立自己的專利組合，并嘗試利用自己的專利組合與指責自己專利侵權的競爭對手抗衡。這些專利組合也可作為談判的籌碼，使競爭對手的專利無法阻止中國企業在美國進行銷售。比如說，中國企業可以利用自己的專利組合對競爭對手提起防御性訴訟，為其商業銷售造成同樣的侵權風險。這往往會促使雙方達成協議，保證雙方產品能夠在市場上共存。

不過，在抵御非實施實體提起的專利侵權訴訟時，企業自己的專利組合的價值會比較低。這是因為非實施實體與一般商業競爭對手的商業模式不同。具體來說，非實施實體并未向市場推出自己的產品。由于沒有產品，被訴企業就無法依據自己的專利組合對非實施實體提起防御性專利侵權訴訟。因此，中國企業必須仔細地、認真地研究非實施實體專利的有效性和可執行性，以尋找抗辯的手段。

不過，近期由于美國發明法案（AIA）為美國專利法帶來的一些變化，非實施實體將難于在同一起專利訴訟案中同時起訴若干家企業。這意味著非實施實體很可能需要在多個單獨的訴訟案中起訴各個企業。因此，非實施實體將必須付出更多的時間和成本來提起這類訴訟。

假設一家中國企業盡了最大努力去避免在美國的專利侵權，但在出售產品后卻依然成為被訴，那應當如何處理呢？

首先，一切問題都有解，所以沒有必要恐慌。被訴的中國企業可以通過分析對方專利的有效性和可執行性來防御這類專利訴訟。此外，還應認真研究對方的專利技術，從而分析其侵權訴訟是否有事實依據，以及確認是否有比較簡單的方法來更改產品或進行回避設計。

在當前的全球經濟中，在美國產生的任何專利糾紛往往會是全球專利糾紛的一部分。因此，中國企業還可以使用自己在中國的專利組合來防御其競爭對手在美國提起的侵權訴訟。具體來說，如果競爭對手聲稱中國企業在美國侵犯了其美國專利，中國企業可以依據自己在中國的專利起訴該競爭對手在中國侵權。這種在中國的反訴往往會促使雙方達成全球性的和解方案，從而使中國企業能夠繼續在美國銷售其產品。

對美國市場感興趣的中國企業應當從現在就開始對自己的知識產權進行規劃，著手開始建立自己的專利組合，以及開始識別并研究競爭對手的主要專利。

此外，如果利于業務的發展，中國企業還可以在美國尋求專利許可或者建立合作伙伴關系，從而盡量降低專利訴訟的商業風險。總而言之，今天的悉心準備將會為未來成功地向美國推出商業產品奠定堅實的基礎。