在先使用的未注冊標識保護研究

【摘要】保護未注冊標識的現有條文注重從法律上消除搶注人取得的商標權，現有判例認可在先使用人就區別于搶注商品的類別提出的商標申請，二者均缺乏對在先使用人在實際競爭中所處不利地位的關注。為完善我國的未注冊標識保護制度，要在立法層面上確立先使用權制度，在司法層面上適用非混淆理論。

【關鍵詞】未注冊標識 先使用權 混淆

我國商標法原則上保護的是已獲得注冊的標識，在先使用的未獲得注冊的標識應當如何保護，學術界爭論較大。有學者嘗試界定未注冊標識的法律地位，認為未注冊標識使用權是一項民事權利①，也有學者對保護未注冊馳名商標的法律依據和現實意義進行探討②。此問題在正在進行的商標法第三次修改中再次成為焦點，有學者撰文認為：“理論上，在先使用產生了應該受法律保護但法律尚未明確規定的市場利益；制度上，需要對保護在先使用的未注冊商標進行類型化分析，把握其不同構成”③。這些研究為深入探討在先使用的未注冊標識保護的法律問題奠定了良好的理論基礎。

我國保護在先使用的未注冊標識的制度主要由兩部分構成，第一部分是對有一定影響力標識的保護，第二部分是對馳名商標的保護。商標法規定保護在先注冊商標。但這一條款是一把雙刃劍，一旦濫用會對競爭秩序產生不良影響。為減輕負面影響，商標法規定在先使用人有權對搶注人的申請提起異議。如果在先使用人沒有及時發現搶注人的申請，沒有按期提起異議，結果導致搶注人搶注成功，在先使用人可依據商標法的相關規定，在商標注冊之日起5年內請求商標評審委員會裁定撤銷搶注商標。相對于有一定影響力的商標，馳名商標享有更多保護，例如，對于惡意搶注行為，馳名商標所有人提起撤銷申請不受5年時限的限制。在給予馳名商標更多保護的同時，商標法對認定馳名商標時應當考慮的因素作了較為嚴格的規定。然而，在先使用人未能證明其在先使用的標識達到了馳名商標的標準而無功而返的商標撤銷案比比皆是，例如媒體廣為矚目的“喬丹”案和“愛馬仕”案。

中國司法及立法的動向

我國法院在現有未注冊標識保護制度內采取的措施在一定程度上彌補了其不足之處。下面通過一個典型案例來看一下這些措施的具體內容。本案中，與在先使用人同處鄭州市的搶注人在對在先使用人的“好想你”標識搶注了三個“真的好想你”商標后（指定使用商品分別為干棗類、糖果類及飲料類），以其搶注的商標為引證商標對在先使用人就“好想你”標識提出的商標申請（指定使用服務為貨運運輸等項目）提出了異議。商標評審委員會審理后認為：“引證商標指定使用商品與被異議商標指定使用商品所處行業相去甚遠，在服務（銷售）對象、生產設備、服務（商品）的用途功效等方面都有較大差別，消費者一般不會認為上述商品與服務之間存在特定聯系，被異議商標與引證商標共存于市場一般不會導致消費者誤認或者混淆”。搶注人不服該裁決提起訴訟。北京市第一中級人民法院判決認為：“指定使用商品為干棗類的引證商標已被撤銷，在法律上不再具有適格的引證商標地位，其他兩個引證商標指定使用的商品與被異議商標指定使用的服務沒有任何的關聯性，普通消費者一般不會認為二者之間存在特定的聯系”，從而維持了商標評審委員會的裁定。④

二者運用了同一個法律技巧，即聚焦搶注商標與在先使用人的申請所指定使用商品（服務）的不同，判定在先使用人申請的商標不會導致普通消費者混淆。但此種救濟方式對于在先使用人來說是遠遠不夠的。救濟不足使得惡意搶注商標及惡意提出異議的現象日益嚴重。有鑒于此，商標法第三次修改草案（修訂草案征求意見稿）對現行商標法進行了細化，即“申請商標在相同或者類似商品上與他人在中國在先使用的商標相同或者近似，申請人因與該他人間具有合同、業務往來、地域關系或其他關系而明知該他人商標存在的，不予注冊。申請注冊的商標是抄襲他人在不相同或者不相類似商品上有較強顯著性且具有一定影響的注冊商標，容易導致混淆的，不予注冊”。可以看出，該修改案是現有未注冊標識保護制度的延伸，承繼了其固有的兩個局限性。第一，商標局在審查程序中很難將所有搶注商標都清除出去，一旦搶注人搶注成功，在先使用人合理使用標識的行為依然構成對搶注人商標權的侵害。第二，憑借搶注成功的商標，搶注人仍然可以阻止在先使用人就相同商品獲取商標權。

日本司法及立法的啟示

在一起商標行政訴訟案中，法國皮埃爾·巴爾曼公司（PIERRE BALMAIN）就其時尚品牌“BALMAIN”提出的商標申請被日本專利商標局駁回。皮埃爾·巴爾曼公司隨即向日本知識產權高等法院提起申訴。該法院依據下列理由，于2005年4月19日作出了有利于皮埃爾·巴爾曼公司的判決。⑤

第一，BALMAIN與在先注冊的VALMAN注冊商標在外形上有差別。第二，普通的消費者接觸到二者后留下的印象不同。第三，消費者及經營者的交易習慣決定了他們不會產生混淆。因此，法院認為，經營者及消費者在經營、選購BALMAIN品牌服裝及VALMAN品牌服裝時能夠將二者區別開來，不會產生混淆，二者不屬于近似商標。因此，VALMAN注冊商標不能阻止BALMAIN標識獲得商標權。日本知識產權高等法院的判決論述嚴謹，理由充分，值得首肯。

日本對于在先使用人的保護遠不限于法院所適用的非混淆理論，日本商標法還確立了先使用權制度。在先使用人取得先使用權必須滿足三個要件：第一，在先使用人在他人商標被核準注冊前，基于正當目的，在日本國內將與他人商標相同或者近似的標識使用在與他人商標指定使用商品相同或者近似的商品上。第二，因在先使用人對其標識的使用，使得在他人商標被核準注冊時，該標識作為識別在先使用人商品的符號已經在相關公眾之間享有一定知名度。第三，在先使用人應當在其原來使用的范圍內持續使用其標識，也就是說在先使用人不可超出原來的商品類別和規模使用標識。當然，先使用權人的經營活動要受到一定限制，主要表現在兩個方面：一是向第三人轉讓先使用權時必須和在先使用人的業務一起轉讓；二是注冊商標權人可以要求在先使用人在其商品上附加一定的警示標識以避免混淆。

司法及立法建議

為了完善我國的未注冊標識保護制度，應當從以下兩方面入手切實維護在先使用人的合法利益。第一，在司法層面適用非混淆理論，對于擁有一定影響力和知名度的在先使用標識，以不會造成混淆為由，在商標授權確權行政訴訟中允許其在已經實際使用的商品類別上注冊為商標。第二，在立法層面建立先使用權制度，使在先使用人在一定范圍內擺脫搶注商標的影響，將時間和精力投入到生產經營中。

值得注意的是，我國商標法以注冊原則為基石建立起來的制度應當堅持下去。在先使用人的標識要想獲得商標權必須經過申請、異議等一系列行政審批程序。使用本身不會給在先使用人帶來商標權。對于經過使用獲得一定影響力和知名度的在先標識，法院在商標授權確權行政訴訟中，對該標識與其他已經注冊的搶注商標是否近似進行判斷的時候，應充分考慮在先標識已經形成的識別力，以不會造成混淆為理由，允許在先標識在已經實際使用的商品類別上注冊為商標。

適用非混淆理論和建立先使用權制度不僅對搶注行為是一種有力的遏制，對在先使用人也是一種激勵。只要在先使用人能夠不受搶注商標的影響取得商標權，能夠通過提高商品的品質、完善售后服務、加強廣告宣傳等方式鞏固其標識與商品的聯系，強化企業與需求方的關系，從而擴大其客戶群，就能夠通過市場競爭最終擊敗搶注人，從根本上消除搶注人通過搶注行為獲取的競爭優勢。

結語

綜上所述，在立法上建立先使用權制度，有利于營造在先使用人安心經營的法律環境；在司法中適用非混淆理論，有助于在先使用人就其實際經營的商品類別取得商標權，二者均有利于改善在先使用人在實際競爭中的地位，有利于健全我國的未注冊標識保護制度。

（作者分別為西安交通大學法學院副教授，西安交通大學國際教育學院講師；本文系陜西省社會科學界重大理論與現實問題研究項目，中央高校基本科研業務費專項資金資助項目的部分研究成果，項目編號分別為：2012C062，SK2011011）

注釋

①劉賢：“未注冊商標的法律地位”，《西南政法大學學報》，2005年第3期，第110頁。

②楊葉璇：“試論保護未注冊馳名商標的法律依據和法律意義”，《知識產權》，2005年第2期，第3頁。

③杜穎：“在先使用的未注冊商標保護論綱：兼評商標法第三次修訂”，《法學家》，2009年第3期，第123頁。

④該案例載于http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=24512，2012年3月1日訪問。

⑤該案例載于http://shohyo.hanrei.jp/hanrei/tm/513.html，2012年3月2日訪問。