我國專利侵權訴訟

摘要 我國為加強知識產權的保護于 1984年立專利法以來，1992年中美兩國達成的知識產權諒解備忘錄中承諾并隨后進行修法。2000年8月，為順應加入世界貿易組織的需要，中國進行第二次專利法修正。進一步于2008年6月頒布《國家知識產權戰略綱要》，為實踐該綱要中國知識產權局啟動了專利法第三次修改工作的準備工作，并于 2008年12 月完成修正公布。 所謂「訴前禁令」是指在知識產權的范疇內是指商標注冊人、專利權人或者利害關系人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其注冊商標專用權、專利權的行為，如不及時制止，將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產保全的措施。關于此訴前禁令的修正，更為多次修法中所重視。本文透過對美國專利法初步禁制令、臨時限制令及永久禁制令的運作及實務操作來檢視我國針對此一制度修正與實施的討論與建議。同時以企業內部法務人員的角度來觀察該制度在具體法律環境運作上所留下的討論空間，作為企業專利訴訟策略選擇的參考。

關鍵詞 知識產權 專利侵權 禁制令 臨時禁制令 ITC 美國專利訴訟

中圖分類號：DF71 文獻標識碼：A

一、美國的禁令在法律上的規定及分析

在美國《專利法》第283條規定中，禁制令（injunction）是指由法院根據衡平原則作出的命令侵權人在專利權有效期間停止一切侵權行為。 該侵權行為規定于美國專利法第271條說明包括了直接侵權、誘導侵權以及幫助侵權。 在專利權受到侵害的大多數情形中，對專利權人最為重要的救濟就是獲得法官裁定其防止進一步侵權的禁制令。禁令救濟的重要意義在于其反應出專利權的主要價值，即賦予專利權的排他特性，賦予專利權人進行該排他權。

美國的禁制令若以訴訟是否結束作為區分點，可分為永久性禁令與中間禁令。永久性禁令系在法院完成了整個訴訟法依據之聽證審查后，給予原告之完整的禁止性救濟。而中間禁令又依核發的程序不同分為初步禁令 （preliminary injunction） 與臨時禁令（temporary restraining order， TRO） 則是在訴訟過程中，為了避免原告遭受不可彌補損害之暫時性的、短期的、在法院決定永久性禁令之前所給予之救濟措施。其相關規范完整規定于美國民事訴訟程序中第65條，其中包含申請程序、申請條件、禁制令種類、裁判標準、裁判內容及說明、保全程序等。由此規定中說明了美國禁令制度中并無所謂的訴前禁令的規定，所有禁制令或限制令的核發均在訴訟系屬后才會因為申請人申請后可能發生。

（一）美國禁制令制度的歷史發展。

處于殖民地時期形成的美國法律制度仿效了英國的法律制度。早在十世紀的英國，英王為建立強大的中央集權，而首先使普通法發展起來。「普通法」意即「普通通用、共同適用」的法律，它是通過王室法官的巡回審判活動逐漸形成的。隨著英國封建經濟的發展，社會、經濟關系的日益多樣化與復雜化，通行的普通法到了十三世紀末期已經成為相當僵硬的法律體系，出現了諸如程序的形式主義、內容的保守主義、審判制度的陳舊過時以及救濟方法過于單一等許多缺陷。為了彌補普通法的這一缺陷，一種新的法律形式應運而生，這就是衡平法。所謂「衡平」（equity），就是要公平處理爭議，其基本原則是「公平和正義」。

（二）美國禁制令制度的適用原則沿革。

由于禁制令制度根植于衡平法律，其適用原則與衡平法原則密切聯系，具體表現為： （1）只有通過普通法的損害賠償得不到充分救濟的當事人，才能獲得衡平法的禁制令救濟的原則。當事人遭受的損害能夠獲得損害賠償金的充分補償，法院將不會發布禁制令。（2）禁制令所采取的形式是向被告本人發布命令，針對被告本人生效的原則。只要被告是在法院管轄區域內，或雖在管轄之外，但能向他送達訴訟文件的話，訴訟標的物在管轄區之外，不是提出異議的理由。（3）法官審理禁制令案件，并不使用陪審團來決定案件事實，而是由法官根據公平觀念，依自由裁量權決定是否發布禁制令的原則。 （4）申請禁制令進行救濟的人，必須自身清白的原則（clean hands）。申請人自己首先必須是干凈、公正與正直的，如果有不當或應受譴責的行為，法院將不予禁制令救濟。（5）禁制令的內容必須明確可行的原則。申請人必須要有明確、具體的要求，要求不明確或不能執行的，不能獲得禁制令救濟。

在程序方面，美國聯邦《民事訴訟法》第65條設有一般性之規定，其規范須通知被申請人、不須通知而核發禁制令之要件、申請人提供擔保、核發禁制令須附理由且條件與限制范圍必須特定等要件。在美國《專利法》第283條規定，在合理的情況下，法院可以依照衡平法原則發布禁制令。 這種禁制令常用的有三種：暫時限制令（Temporary Restraining Order， TRO）的有效期間通常不會超過10天，而且可以直接向法院申請，不需要通知相對人。初步禁制令（Preliminary Injunction）是在原告起訴后到法院作出判決之間，法院根據當事人的請求發布、執行的禁制令，這是最常使用的一種禁制令；永久禁制令（Permanent Injuction），是在法院判決時在判定專利權人勝訴的基礎上發布的針對侵權被告的禁制令，到該專利失效、終止以前一直有效。

在美國制度下，臨時禁制令是一種特別的救濟方式，其目的是為了維持現狀，以使當事人間的爭議在法院透過正式審判程序下獲得有意義的判決。因為如果可以讓被控告侵權人在權利人起訴后，繼續其被指控的侵權行為，將有可能造成金錢賠償也無法彌補的損害，此時，法院日后的終局判決對權利人的救濟功能就算不是全無，也屬有限。因此，在符合一定之條件下，美國法院認為有必要透過暫時性的禁制令禁止侵權人繼續為一定之行為，以求保持現狀，使法院日后的救濟有實益。

由于禁制令的目的在于維持現狀，禁止被告繼續為一定之行為。因為，禁制令無法對過去的行為提供救濟，過去的違法行為只能透過損害賠償之方式救濟，因此，當被告已停止其被指控的侵權行為且無再為該行為之虞時，法院則不核發該禁制令。

就過去美國案例觀察發現，美國部分法院在審核發初步禁制令時，會根據 Smith International Inc. v. Hughes Tool Co.案例中的法官見解以下列之「四部檢試法」（four-part test）為標準以決定是否核發臨時禁制令：（1）本案實體部分之請求有勝訴之可能。（2）如果不核發該禁制令將導致申請人立即且無法彌補之損害。（3）經比較后，不核發禁制令所可能對申請人所造成之損害將大于核發禁制令所可能對被告造成的損害。（4）核發禁制令將不會對公共利益產生負面的影響。 由此案例中說明法院在核發初步禁制令時，應就以上四項考量因素逐一審核情節之輕重，以及申請人所請求核發臨時禁制令所及之范圍，而審理法院經利益衡量后，基于裁量權作出最終的決定。

美國初步禁令的發布也因原告性質不同產生不同的認定標準，代表案例為eBay訴MercExchange， 其案件于2001年，MercExchange公司指控eBay公司使用的「立刻購買」（即\"Buy It Now\"，一種在線固定價格拍賣技術，允許消費者不參與拍賣過程即可購買商品）交易方法技術侵犯其專利權。2003年，弗吉尼亞聯邦地方法院做出有利于MercExchange的判決，裁定eBay侵權，并向MercExchange支付賠償金。法院同時簽發限制eBay使用該專利技術的永久性禁制令。隨后，eBay上訴至聯邦巡回上訴法院，辯由是MercExchange從未實施相關專利，僅僅通過征收高于專利自身價值的使用費達到漁利目的，但eBay的上訴請求被上訴法院駁回。巡回上訴法院提出了特別適用于專利侵權糾紛的一般性原則，即一旦專利侵權和專利有效性被確定后，就應該發出永久禁止令，只在不同尋常的案件中，在保護公共利益等極少數特殊情況下，才可以拒絕發布禁令。

2005年eBay向聯邦最高法院提起上訴，同時對禁止令這一英美法系國家知識產權訴訟的常用救濟措施提出質疑，提出目前法院在作出侵權裁決后即簽發禁制令的現行做法不合理，要求法院改變現有慣例。2005年11月28日，最高法院接受了eBay的上訴請求并于2006年5月做出判決，廢棄聯邦巡回上訴法院的二審判決，發回重審。最高法院認為，禁止令作為救濟措施并非在認定侵權后自動產生，原告若想尋求永久禁令必須依傳統衡平原則符合以下四要素測試，即：（1）原告已經遭受不可挽回的損害；（2）證明法律上的救濟方式（如金錢損害賠償）無法適當補償此損害；（3）在比較原被告雙方的利弊得失后，此項衡平法的救濟方式具有正當理由；（4）永久性禁止令的發布不會對公眾利益造成損害。該案的判決結果很明顯使專利權人請求法院發布永久性禁止令更加嚴格。

（三） 美國核發禁令的種類。

1、永久性禁令 （Permanent injunction）。

永久性禁令在專利侵權訴訟，在 eBay v. MercExchange case 之前當侵權判決確定后，其永久禁制令幾乎是自動核準，如此對被告的壓力是相當大的。一般只有在很少的案例中，法院才會拒絕頒布永久性禁令，例如聯邦第七巡回上訴法院審理的City of Milwaukee v. Activated Sludge案中，法院認為如果頒發永久禁令，將使得整個城市的污水處理廠停止運作，造成50萬人生命安全的危害，因此該法院拒絕核發禁令 。此外，在Hybritech v. Abbott Labs一案中，由于侵權產品涉及醫學測試器材，而專利權人本身又并未銷售該器材，使得公眾將因禁制令之辦法而有健康上遭受危害之可能故拒絕核發 。

2、中間禁令。

中間禁令亦分為兩種，一是初步禁制令（preliminary injunction），二是臨時限制令（temporary restraining order），兩者最大的不同在于初步禁制令必須給予被告通知并經過聽證之程序使得核發，而臨時限制令則是法官單方面的決定，因時間的限制并不會給于被告通知或舉行聽證之機會，甚至連對方的律師都不會告知。臨時禁限制令主要是用在極端緊急的情況下，時間的緊迫使得通知與聽證程序無法進行，如未立即獲得救濟原告將受到不可彌補之損害時才會使用。

中間禁令在美國是一個特殊的救濟（an extraordinary remedy），無論是初步禁制令還是臨時限制令，其主要目的都是在法院最后決定出永久性的救濟方式前，為防止情事的改變而造成原告受到不可彌補之損害時的臨時救濟方式。只有專利權人完成了很強的證明義務后，法院才有可能頒發該禁制令或限制令。

美國聯邦上訴法院根據其多年的審判實務，總結出四個實質性條件：（1）實體上原告有勝訴的合理可能性；（2）原告需遭受不可挽回之損害；（3）中間禁令的頒發不會對被告有不衡平之傷害；（4）中間禁令之核發不會對公共利益造成危害。由于其目的在于維持現狀（status quo），因此中間禁令之內容得為命令性（mandatory），而應為禁止性（prohibitory）的要求。

（1）頒發中間禁令的實質性條件：

在上述四個實質性條件中，地方法院或聯邦法院必須考慮每一個條件，并且綜合考慮所有條件的平衡，每一個條件都不必然是決定性的。 ，前兩個條件是非常重要的，如果禁令的提出者不能夠證明前兩個條件中的任一個，則不必考慮第三、第四個條件了。

（2）聽證制度與擔保制度。

值得注意的是，在美國民事訴訟法第65條（a）（R. Civ. P.65（a））內還規定了聽證制度與擔保制度。當專利權人提出禁令的動議之后，盡管法院有時候可以基于書面陳述和其它文件發出禁令，但法院通常的做法是召開聽證會。目的是被控侵權人有機會發表抗辯意見。同時規定，無論是否舉行聽證會，在禁令發出前，法院需要事先通知對方。

在美國民事訴訟法關于初步禁制令的申請是由原告提出，法官可以在進行核定該禁制令之前，可以在依原告的請求針對臨時禁制令進行單方面審查，當然這個部分是被告不知道的部分，法官也不會通知被告的律師，申請人原告必需提出并向法官釋明來進行單方面審查。

在事實調查程序（Discovery）的進行，聯邦法院無緊湊的期限規定，所以一般來說聯邦法院的暫時性禁制令核發時程通常較ITC之暫時排除命令緩慢（temporary exclusive order， TEO），所以實務上，在聯邦法院核定臨時禁制令的比率相對不高，常常以初步禁制令來代替之。

實務中，以專利訴訟進行商業競爭手段，其目的在于專利權人希望透過專利訴訟對被申請人產生侵權產品生產、銷售或制造上的壓力，進而達到其競爭目的。于是，專利權人常常會在聯邦法院提起專利訴訟后，隨后又在美國貿易協會（International Trade Commission， ITC） 提出相同或進似的專利訴訟，讓兩程序并存。聯邦法院程序一般還會伴隨一些其它的法律訴求如不公平競爭、違反營業秘密、違反競業禁止等，同時要求損害賠償及故意侵權的懲罰性賠償。但在ITC程序中，僅有產品侵犯專利權為主，希望該侵犯專利權物不能進入美國市場達到排出的效果，當然沒有損害賠償也不會有懲罰性賠償。相對比較起來，ITC 程序單純快速，行政法官僅需經過調查在 14～18 個月內就會作出一個初判（initial determination，ID），若是被申請人侵犯專利權，行政法官同時核發暫時排除命令（TEO）。

所以常常專利權人會同時進行該兩種法律程序，但會因為訴訟資源分配的關系，原告一般會暫停聯邦法院的程序，專心讓 ITC 的程序在正常時間軸上進行，希望快速得到正面有利的結果以對競爭對手造成壓力。

（四）美國國際貿易委員會核發之禁制令。

為了保護美國的專利所有權人免于受到進口貿易方面的不公平競爭，并為其等間的爭執，提供進行訴訟的法院，美國在1930年制定的關稅法（Tariff Act）之337條款對于以不公平方法輸入或販賣產品至美國，而且此種輸入或販賣對美國國內企業有實質傷害的商業行為，提供了一種可向國際貿易委員會（ITC， International Trade Commission）救濟的管道。根據該調查程序，專利所有權人享有美國專利法所未規定之廣泛的救濟措施。選擇在ITC法院而非在美國聯邦地方法院起訴，乃基于種種原因，包括廣泛的救濟措施、有力的執行方法、迅速和廣泛的證據揭露（discovery）、集中的訴訟摘要、集中審理程序，以及可預期的終局裁判時間（Final determination） 。

按《關稅法》第337條款之規定，凡進口貨物的行為，是在貨物發生侵害本土產業現有的、或正在建立過程中之合法有效且可執行的美國專利權、注冊商標、著作權或光罩著作權利之情形后，而將該等侵權進口貨物輸入美國、為進口而出售、或于進口后在美國境內予以出售等之行為，皆屬違反該條款的違法行為。

美國國際貿易委員會所能作成之救濟僅限于禁制令形式（injunctive-type）之救濟，當事人無從由此得到金錢之損害賠償；有就是，一旦經由調查程序認定有侵權之不法情事，美國國際貿易委員會可能作出之處分包括排除令（exclusion order）、停止令（cease and desist order）與扣押或沒收（seizure or forfeiture）。其中排除令又分為一般排除令（general exclusion order） 與限定排除令（limited exclusion order）。一般排除令乃要求美國海關禁止所有侵權物品之入關，無論其是否為被申請人所生產；限定排除令則僅要求美國海關禁止被申請人所生產侵權物品之入關。而停止令（cease and desist order）系強制相對人停止對其侵權產品在美國境內的一切商業活動，諸如銷售或推廣等。亦即倘若確認已違反《關稅法》第337條，例如被控的商品經認定為侵害美國專利、著作權、注冊商標等知識產權時，國際貿易委員會可以直接美國海關核發部分或全面禁止進口的排除令，禁止侵害知識產權之特定商品輸入美國；美國國際貿易委員會也可以發出停止令以命相對人停止及禁止在美國境內的某些特定行為，以防止未來有可能之侵權行為。

ITC簽發的暫時排除命令之效力，與聯邦法院所作之暫時性禁制令（Preliminary Injunction）效力相同，ITC可以禁止相關產品，在案件審理終結前的期間中進口美國。若有理由可以認定違反第337條款行為存在時，ITC將會發給暫時排除命令TEO。

為取得TEO，原告需于提出起訴狀后之30日內提出聲請，同時并需附左證備忘錄（a memorandum in support） 與支持性宣誓書（supporting affidavits）。行政法官 ALJ在審查是否核發TEO時，所考慮的方向與聯邦法院對臨時禁制令的審查要點相類似，其中包括：（1） 原告勝訴可能性；（2） 若不發布TEO，對本土產業造成的立即實質傷害；（3） 若發布TEO，對被告所產生的損害；（4） TEO對公共利益造成的影響。

被告于接獲通知后10日內，必須對聲請書狀提出答辯。在調查通知公告后70～120日內，行政法官會做出有關請求發給排除命令TEO的初步裁定，該核發TEO 命令中會說明被告對于其訴訟期間那一些輸入貨物必需繳納保證金（bond），同時行政法官也會要求原告在后續程序至最終決定（final determination）做出前也必需繳納保證金。其做為當原告勝訴，則將該被告保證金給于原告。反之，當被告勝訴時，將原告所繳納的保證金給于被告。 行政法官將該暫時性排除令TEO的初步裁定，建議 ITC 委員會發布該初步裁定， ITC委員會則會在20日內決定接受、修改或撤銷行政法官之初步裁定。

若ITC委員會同意該裁定，則將該 TEO 交由邊境和交通安全理事會（Boarder and Transportation Security Directorate） 進行執行。

二、我國專利法關于臨時措施的立法沿革

（一）我國專利法立法歷史。

中國為因應加入國際貿易組織 （WTO）， 順應世界法治的潮流， 當然必須符合國際的規范， 在專利法上的修正更是需要符合 TRIPs 協議的規定 。

我國專利法的修正歷史分別為在 1984 年3 月 12 日第六屆全國人民代表大會常務委員會第四次會議通過進行專利法立法通過，并于1985年4月1日起實行。 在實行 7 年以后中國專利法對鼓勵發明創造，促進中國科技進步和經濟發展以及對外科技交流和經貿往來，發揮了積極的、重要的作用。 隨後進行了三次重要的修正， 如下：

1、中國專利法第一次修正（1992年）：中國由于在制定專利法時缺乏實務經驗，專利法在實施過程中也發現了一些缺陷和不完善之處，必需要透過修改加以補充使其更佳完善。在另一方面，中國政府發現專利制度在國際科技、經濟合作和貿易往來中的地位日益重要，作用日益顯著，專利法國際協調活動日益頻繁。在1992年1月中國與美國政府簽署了《關于保護知識產權的諒解備忘錄》。為了使中國的專利保護水平進一步向國際標準靠攏，并且履行中國已經對外承諾的義務，也需要對專利法的部分規定作相應的修改。因此，為了進一步發揮專利制度在促進中國科技進步和經濟發展中的積極作用，在總體實務經驗的基礎上對專利法必需進行適當修改。

2、中國專利法第二次修正（2000年） ： 中國專利法至 1992 年第一次修正后，修正擴大了專利保護范圍，延長了專利保護期限，提高了中國對專利的保護水平。 但隨著中國經濟體制改革不斷變化、對外經濟開放逐步擴大，于是又出現了一些新情況、新問題，其綜合主要有：（1）現行專利法的有些規定與國有企業改革和政府機構改革的精神不太適應；（2）現實情況要求進一步完善專利保護制度；（3）專利審批和專利糾紛處理周期過長，影響專利申請人和專利權人及時獲得保護；（4）中國已經加入《專利合作條約》，在處理專利國際申請問題上需要與條約有關規定相銜接。為了進一步發揮專利制度在技術創新和經濟發展中的積極作用，對現行專利法進一步作適當修改是必要的。國務院法制辦、國家知識產權局在認真調查研究、總結現行專利法實施以來實務經驗的基礎上，從我國的基本國情出發，借鑒有關國際條約，起草了第二次修正《中華人民共和國專利法修正案（草案）》。

這次的專利法修正草案中，并未將臨時措施放入考慮，而是在2000 年8 月25日第九屆全國人民代表大會常務委員會第17次會議（關于修改《中華人民共和國專利法》的決定） 關于中國專利法的第二次修正草案的審議，有其提及為加強對專利權的保護，專利權人或者利害關系人應有權在起訴前申請人民法院及時采取制止嚴重侵犯專利權行為的臨時措施。因此，法律委員會建議增加規定：「專利權人或者利害關系人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產保全的措施。」人民法院處理前款申請，適用《中華人民共和國民事訴訟法》第93條至第96條和第99條的規定。

隨后最高人民法院于2001 年6月7日為切實保護專利權人和其它利害關系人的合法權益，根據《民法通則》、《專利法》、《民事訴訟法》的有關規定，現就有關訴前停止侵犯專利權行為適用法律若干問題規定發布了《關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》， 其中規定根據《專利法》第61條的規定，專利權人或者利害關系人可以向人民法院提出訴前責令被申請人停止侵犯專利權行為的申請。 提出申請的利害關系人，包括專利實施許可合同的被許可人、專利財產權利的合法繼承人等。專利實施許可合同被許可人中，獨占實施許可合同的被許可人可以單獨向人民法院提出申請；排他實施許可合同的被許可人在專利權人不申請的情況下，可以提出申請。 清楚針對申請訴前禁令的主體、管轄、申請形式、申請人應提交的證據等相關內容均做出規定，讓當時修正后的專利法在訴前禁令的執行多了一分準則規范。

3、中國第三次專利法修正（2008年）：中國專利制度是伴隨改革開放事業的起步孕育誕生的，是在建設有中國特色社會主義理論體系的指引下不斷發展完善的。 在中國30年改革開放的歷史進程中，誕生于1984年，修改于1992年、2000年和2008年的中國專利法歷經了從計劃經濟體制、有計劃的商品經濟體制到建立和完善社會主義市場經濟體制的時代背景，而現在又面臨著轉變經濟發展方式、建設創新型國家的歷史使命。

中國專利法的每次修改都是根據當時中國改革開放和經濟社會發展的新形勢對專利制度提出的新要求，對中國專利制度作出的及時調整，體現了強烈的時代精神。專利法從孕育誕生到不斷完善的30年，是不斷解放思想、緊跟中國改革開放步伐的30年，是不斷與時俱進、與中國國情日益緊密結合的30年，是對專利制度本質特點的認識不斷深化、專利制度對中國經濟社會發展的推動作用日益突顯的30年。

隨著中國國內及面對國際形勢的重大發展及改變，主要有兩個原因需要進一步修正中國專利法制度使其更佳完善。第一、中國人大報告提出了必需提高中國自主創新能力、建設創新型國家的目標，中國國務院于是制定了《國家知識產權戰略綱要》（以下簡稱《知識綱要》）；為此目的，中國專利法必需要進一步修改及進一步加強對專利權的保護，激勵自主創新，促進專利技術的實施，推動專利技術向現實生產力轉化，縮短專利權轉化產品的實現周期。第二、世界貿易組織多哈部長級會議通過了《關于<與貿易有關的知識產權協議>與公共健康的宣言》（以下簡稱《宣言》），世界貿易組織總理事會通過了落實《宣言》的《修改（與貿易有關的知識產權協議>議定書》（以下稱《議定書》）。《宣言》和《議定書》允許世貿組織成員突破《與貿易有關的知識產權協議》的限制，在規定條件下給予實施藥品專利的強制許可。

第三次中國專利法的修改，目的將使中國自主創新能力的提高、促進經濟社會發展提供更有力的制度支撐。其中，立法宗旨中增加了「提高創新能力」、「促進經濟社會發展」的內容，這不僅宣示了中國提高創新能力、建設創新型國家的決心，更闡明了專利制度與經濟社會發展的內在聯系；適度調整了發明、實用新型和外觀設計專利權的授權標準，這是在中國專利申請數量已經大幅提升的情況下，努力提高專利申請和專利權質量和水平的時代要求；取消了對涉外專利代理機構的指定，增加了國家知識產權局準確、及時地發布專利信息的職責，這不僅有利于建設服務型政府，創建公平競爭的良好環境，也有利于增強市場主體應用知識產權的能力；賦予了外觀設計專利權人許諾銷售權，增加了訴前證據保全措施，明確將權利人的維權成本納入侵權賠償的范圍，提高了對違法行為的行政查處力度，這有利于降低專利權人的維權成本，提高侵權人的侵權代價，使創新者更加敢于創新、安于創新、樂于創新，使違法者不敢仿造、不愿仿造；允許平行進口，增加了藥品和醫療器械的審批例外，完善了強制許可制度，并規定了現有技術抗辯原則，這有利于合理平衡專利權人和社會公眾的合法權益，有效防止對專利權的濫用。這些都將對我國專利法產生積極的完善作用。

其中關于禁令的規定的修正， 在2000年以前，中國法律法規中沒有明確地規定「禁令」；但這并不意味著中國沒有禁令的制度設計。 中國《民法通則》第134條列舉了承擔民事責任的10種方式，分別為（一）停止侵害﹔（二）排除妨礙﹔（三）消除危險﹔（四）返還財產﹔（五）恢復原狀﹔（六）修理、重作、更換﹔（七）賠償損失﹔（八）支付違約金﹔（九）消除影響、恢復名譽﹔（十）賠禮道歉。以上承擔民事責任的方式，可以單獨適用，也可以合并適用。人民法院審理民事案件，除適用上述規定外，還可以予以訓誡、責令具結悔過，收繳進行非法活動的財物和非法所得，并可以依照法律規定處以罰款、拘留。 ，其中的「停止侵害；排除妨礙；消除危險」可以認為是中國民法院發出永久禁令的法律依據。因為在中國的民事訴訟法中， 法院只要認定侵權成立， 一般都會引用《民法通則》第 134 條的規定， 在判決書上明確責令被告停止侵權行為， 此種作法與美國的\"永久禁令\"很相似。

中國為滿足加國際貿易組織（WTO）的最低要求及為符合TRIPS協議的規定，在2000年第二次專利法修正時，中國分別修訂了《專利法》、《商標法》和《著作權法》等知識產權法。增加了有關「訴前臨時措施」的規定。 分別于《專利法》第61條第一項中規定「專利權人或者利害關系人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產保全的措施。」 。

同時為了充分能夠落實及實踐中國知識產權法的「訴前臨時措施」的規定，最高人民法院于2001年6月7日發布了《關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》（文中以下簡稱《訴前停止侵權的規定》）。其中第1條：「根實施許可合同的被許可人在專利權人不申請的情況下，可以提出申請。」 最高人民法院關于對訴前停止侵犯專利行為適用法律問題的若干規定第2條：「訴前責令停止侵犯專利權行為的申請，應當向有專利侵權案件管轄權的人民法院提出。」該規定對申請禁令的主體、管轄、申請形式、申請人應提交的證據等相關內容均作出了明確規定。同年12月25日制訂《關于對訴前停止侵犯注冊商標專用權行為和證據保全適用法律問題的解釋》，2002年10月12日制訂《關于審理著作權民事糾紛案件適用法律問題的解釋》也對禁令做出明確的規定。 可了解禁令制度全面加強中國對知識產權的保護，也對中國民事訴訟法建立了一個新的程序制度。 2001年10月1 日起施行《集成電路布圖設計保護條例》第32條 規定「布圖設計權利人或者利害關系人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專有權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前依法向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產保全的措施。」與2001年1 月1日起施行的《計算器軟件保護條例》第26條規定「軟件著作權人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其權利的行為，如不及時制止，將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以依照《中華人民共和國著作權法》第49條的規定，在提起訴訟前向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產保全的措施。」也分別對禁令制度作了規定。

隨后于2008年12 月27 日全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國專利法》的決定通過第三次專利法修正，共做了 36 處修改。其中與臨時措施相關的為第33處修改，其中與臨時措施有關的是第 33處的修正；其內容的修正主要針對原《專利法》第61條而來，主要涉及兩個方面； 第一、是刪去關于財產保全的規定。中國《民事訴訟法》對于訴前財產保全做了明確的規定，專利權人或者利害關系人可以根據民事訴訟法的規定對專利侵權案件申請訴前財產保全，人民法院也可以依照民事訴訟法進行處理，因此第三次修正后的專利法不再對訴前財產保全進行規定，而適用民事訴訟法的統一規定。第二、完善關于訴前停止有關行為的規定。第三次修正的專利法規定，法院處理訴前停止被控侵權行為的申請時，適用民事訴訟法關于訴前財產保全的有關規定。這次修正后對申請和處理訴前停止被控侵權行為有關行為程序的規定不在援引民事訴訟法，而是在民事訴訟法有關訴前財產保全規定的基礎上經過完善和補充，形成適合關于申請和處理訴前停止被控侵權行為的規定，主要體現現在對法院就申請做出裁定的時間適當延長，即對訴前停止被控侵權行為的申請，「人民法院應當自接受申請之時起四十八小時內作出裁定；有特殊情況需要延長的，可以延長四十八小時。」這是因為，在實際情況，訴前停止被控侵權行為的判斷較為復雜，其適用對當事人帶來的影響比訴前財產保全更大，是用有應更加謹慎，法院有時難以在 48小時內做出裁定，因此本法修改后對法院處理訴前停止被控侵權行為申請的期限做了一定彈性的規定。 裁定責令停止有關行為的，應當立即執行。當事人對裁定不服的，可以申請復議一次；復議期間不停止裁定的執行。「申請人自人民法院采取責令停止有關行為的措施之日起十五日內不起訴的，人民法院應當解除該措施。申請有錯誤的，申請人應當賠償被申請人因停止有關行為所遭受的損失。」

同時，第34處的修改為一新增第67條規定，其中針對專利侵權訴訟的訴前證據保全制度做了明確的規范。訴前證據保全是指，依當事人的申請，法院對有可能滅失或者以后難以取的的證據，在當事人起訴前加以固定和保全得制度。對于侵犯專利權的臨時措施救濟，這次的修改前《專利法》第61條規定了訴前停止侵權行為和訴前財產保全的措施，但沒有規定訴前的證據保全措施。中國《民事訴訟法》第74條規定了起訴后的證據保全措施，但未規定起訴前的證據保全措施。在專利侵權案件中，往往會出現如不再起訴前進行證據保全，證據就有可能滅失或隨后難以取得的問題，例如被控侵權人轉移侵權產品等。為解決這個問題，最高人民法院在 2001年頒布的《關于對訴前停止專利侵權行為適用法律問題的若干規定》中規定，人民法院執行訴前停止侵犯專利權行為的措施時，可以依據當事人的申請，參照《民事訴訟法》第74條的規定，同時進行證據保全。2000年第二次修改專利法之后，在對中國商標法和著作權法進行修改時，根據TRIPS協議的規定，不但相對應增加關于訴前停止侵權行為和財產保全的規定，還規定訴前證據保全的規定。關于上述的說明，中國為完善專利訴訟制度，統一知識產權的訴訟相關規定，更為了有效地保護專利權人的合法權益，這次修改后的專利法借鑒現行的商標法和著作權法關于訴前證據保全的規定，對專利侵權案件的訴前證據保全問題做出了該規定，為 「為了制止專利侵權行為，在證據可能滅失或者以后難以取得的情況下，專利權人或者利害關系人可以在起訴前向人民法院申請保全證據。人民法院采取保全措施，可以責令申請人提供擔保；申請人不提供擔保的，駁回申請。\"人民法院應當自接受申請之時起四十八小時內作出裁定；裁定采取保全措施的，應當立即執行。申請人自人民法院采取保全措施之日起十五日內不起訴的，人民法院應當解除該措施。」。

根據本規定，訴前證據保全的條件是證據可能滅失或者難以取得。與申請訴前停止侵權行為必需提供擔保不同，對于訴前證據保全，申請人是否需要提供擔保問題由法院決定。也就是說，要求擔保廣告、合同、發票、賬冊及價值不大的物品等證據時，法院是可以不要申請人提供擔保的。

此次為中國專利法在針對專利權人或利害關系人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為的措施，明訂于《專利法》中第 66 條。 在新增第 67 條針對證據保全作出相關的規定。

三、研究結論與建議

綜觀《TRIPS》第50條臨時措施的規范及美國和中國的禁令制度的制訂，各國雖在制度上大致遵循TRIPS 的規范且有許多相似之處，但在實務操作上還是存在很大的差距，如美國基本上沒有訴前禁令的制度設計，而是在起訴之后的中間禁令（初步禁令與臨時禁令）及審理完成的永久禁令；并且，原被告都有充分發表意見（聽審及法庭的辯證）的機會。

對于剛剛開始進行專利法修正不到 30 年的中國而言，其與國際接軌的意愿是表露無遺的。對一個未來世界最大的消費市場，如何讓未來世界國際企業在知識產權上有一個公平競爭的舞臺，非一朝一夕能夠達成的，重要的是不斷累積審判經驗，建立一致的審判標準，使大家能夠在一個公平正義的環境內競爭，為達到此目的，中國的知識產權環境還是有很大的改善空間。為完善中國的禁令制度，使其更具有操作性，本文建議中國訴前禁令審查應該增加一些程序上的制度設計，使訴前禁令制度更加科學、合理及公平正義。提出對立法者及企業實務操作者以下思考和建議。

（一）對立法者的建議。

1、可以增加聽審制度。美國法院在采取訴前措施時一般都設立了聽審程序，當事人圍繞是否適用禁令充分舉證質證，法官根據質證結果決定是否發布禁令；而中國相關法律、司法解釋均未設立此程序。美國法院的禁令聽審制度一般由法院盡快安排；而中國相關司法解釋只是規定，臨時禁令發布后當事人不服的，可以提出申請復議，對臨時禁令的復議程序僅是應被申請人請求而啟動。

2、對于勝訴的可能性審查——專利有效性的初步判定。

一般申請人為了證明其勝訴的可能性，應該提供專利審查的歷史數據和申請之前如果曾經歷專利無效程序階段的相關數據，特別是發明專利，申請人有義務提交，否則應該承擔不利后果；但目前司法解釋對此沒有作出規定。仍以炬力集成電路設計公司申請對美國硅瑪特公司采取訴前禁令案為例，本案法官在審查過程中，首先對申請人與被申請人的主體資格進行了認真審查，申請人一開始曾提出對香港硅瑪特公司也應采取訴前禁令，但其未能提供香港硅瑪特公司在中國實施侵權行為的證據，后申請人撤回了對香港硅瑪特公司的申請；在界定被申請人制造、銷售的產品是否構成侵犯專利權時，法官對申請人提供的專利文獻數據與侵權產品的對比分析進行了逐一研究，并向相關專家咨詢請教；并在此基礎上要求申請人提供資金擔保；甚至對裁定作出后，被申請人如提出復議，如何委托專家進行鑒定等相關問題均作了全面細致的考慮。所以如何在勝訴可能性上在短短的時間內說服法官是申請人與律師間充分的合作及對該對應法官的審案習慣的了解，如此才能在 48小時內做出裁定。

3、裁定訴前禁令的時間過短。

針對目前中國知識產權司法實務中對訴前行為保全申請的審查實務明顯與法律預定的規則存在差別，即審判實務中很難一律在48小時內作出執行某項措施的裁定。為了嚴肅準確地執行這一措施，對在48小時內不能決定立即采取停止有關行為的措施時，可在48小時內傳單方或雙方當事人在確定的時間接受詢問，然后再作出裁定。這樣有利于對雙方當事人利益的維護，也有利于法院在充分查明事實的基礎上作出正確的裁定。此外，從中國《專利法》中關于訴前禁令期限的規定中可以發現，如果涉及雙方都是國內當事人的，還能盡可能在規定的期限內完成傳喚，但對于涉外案件來說，則由于其送達的特殊性，很難在規定期限內完成。所以，本文建議對于相關涉外或者其它特殊的訴前禁令請求應當適當放寬對期間的限定。

4、被申請人是否在進行反擔保后，解除該禁令。

根據規定停止侵犯專利權行為裁定所采取的措施，不因被申請人提出反擔保而解除。臨時禁令制度設計的目的在于立即停止侵權行為對申請人造成不可彌補的損害，該持續的侵害使造成的損害不斷擴大，該侵害大多是不能單以金錢填補為理由，故必需立即生效，馬上執行該停止侵害行為。 但因世界企業對知識產權的經營模式隨著知識產權的訴訟產生了些許的改變，例如：針對某些大企業集團，擁有強大的專利組合，對剛剛進入產業的小公司透過專利進行不正當的商業競爭，以其雄厚的財務資源為后盾，提供高額的擔保金進行訴前禁令的請求。若一經裁定，剛小公司必定投降進行進一步的商業談判，輕者賠錢了事，重者喪失公司經營權。若能給小公司一個提供反擔保解除該禁令的機會，必定對該集團而言多了一個大欺小一定贏的不確定性，才符合衡平原則及公平正義要旨。

過去，國外企業如美國與日本相近技術大廠因多年來在美國市場的專利布局耕耘，目前已到了似乎要收割的日子，在北美的市場，中國企業幾乎只有繳權利金的份。曾幾何時，中國的市場已漸漸被重視不容不忽視時，中國的專利法修正漸與世界接軌，似乎讓中國大陸及臺灣地區在技術后進的國家有了一個與歐美日企業較為齊平競爭的機會。 重視中國的專利制度、專利運作、專利訴訟的審判及案例的累積，讓制度運作更加透明順暢，讓中國大陸及臺灣地區企業經營空間更大。

（二）對實務操作者的建議：

1、重視中國知識產權的申請及審查的過程的歷史紀錄。

「專利」畢竟是專利訴訟的根本，專利質量，對申請人更是決定該專利訴訟勝負的關鍵。如同過去在進行美國專利訴訟一般，每當發生競爭者對公司進行專利侵權訴訟時，決策者一定會問公司有沒有相關專利可以與對手進行抗衡？大多數的回答應該是「沒有」，那也不會再有后續的故事發生。 現在大部分科技公司都有較為完整的知識產權部門，成立也有一段時間了，若該回答為否，決策者可能會對該知識產權部門的表現感到失望；反之，若能夠提出一兩個可以咬到對方產品的專利，那就是一個新的挑戰的開始。

2、建立專業及關系良好的中國事務所及律師群。

在目前商業競爭伴隨著專利訴訟的發生，企業如何快速因應其突來的訴訟挑戰，是企業專利部門及該公司法務長必需具備的能力。不過以臺灣企業目前的法務部門的組織，大部分以擁有臺灣律師資格的法務人員擔任法務長的職務同時兼管理技術相關的專利部門。也因其所學背景的關系，大多公司還是會有一位專利主管，處理其相關技術相關的專利問題。 過去針對美國專利訴訟一旦發生時，我國臺灣地區企業第一時間，一定會找美國專利律師，一般的經驗而言，我國臺灣地區的法務專利人員過去的訓練，并無法正確判斷什么樣的律師，是該公司該案件適合的律師。 所以絕大部分是透過介紹認識，運氣好的話，用到一位好律師，案件應該沒問題；但如果運氣不好，請了一位無法提供有效建議的律師，那不僅花錢，還耽誤案件處理時程，造成無法彌補的錯誤，那就失職了。

平時建立公司的律師群，讓專利訴訟發生時，讓了解您公司的律師盡快協助處理，讓公司的該法律風險降到最低。

3、時時掌握企業產業的動向，了解競爭廠商的法律策略。

充分了解公司產業的動向是相當重要的，因為產業發展一般跟著技術發展走，專利有是最為能反映產業技術發展的文件指標，因為它是一項企業花了大筆費用去為保護公司知識產權的工作。

競爭對手的技術發展也同時反映在其專利申請中，適時的專利監控及專利技術的分析是了解競爭對手技術發展方向重要的方法之一，也是協助公司研發人員了解技術趨勢的好方法。公司法務智權人員，也應透過對此趨勢的了解，掌握該如何協助公司當遇到相當專利訴訟時，提供正確的建議與判斷，當然與同業界間的聯絡更是不能間斷，相互間的適度溝通甚至針對相類似法律案件進行適度的討論，也能為公司提供較為正確的風險控管。

4、在企業內部時時練兵，建立風險控管及損害評估標準流程。

法務人員基本上是為公司進行風險控管的單位，公司平時天下太平時，法務人員的功能及貢獻是較不為顯著的。但其平時針對公司未來可能會遇到法律風險進行模擬演練，如同消防人員一般，時時練兵，建立可能會遇到風險的標準流程，時時修正，為公司一旦發生風險所遭受損失降至最低。

5、與決策者有良好的溝通平臺。

法務雖說是一項相當專業的工作，在處理公司相關風險時，所需要協助決策者作出正確決策時，決策者常常依賴的是法務人員實時的分析與建議。常常一個法律事件的發生，絕不是雙方一時的興起，反而常常是長期的累積與醞釀，基于一個時空背景下而發生。所以，如果平時法務人員與決策者之間并無適度的溝通，也無共同的溝通平臺，兩者間是無法針對緊急發生的事物進行互信的討論，如此一來，常會造成決策者所獲信息不足或不是其所認為重要的因素，而做出對公司不正確的判斷，而造成損失，甚至，形成更大的商業風險。所以平時該如何與決策者有較為順暢的溝通管道及模式是相當重要的。

（作者：清華大學博士，化學工程專業， 現為中國政法大學知識產權法學2011級博士研究生）

注釋：

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美臺專利訴訟實戰暨裁判解析， 劉尚志， 王敏銓， 張宇樞， 林明儀著； TRIPs 已成為世界上大部分國家智慧財產之統一法典， 世界貿易組織 WTO 于 1995 年 1 月 1 日成立， TRIPs 成為 WTO 對于知識產權方面所管理之國際協議。該協議在實體法上列舉各會員對于知識產權所應保護的最低標準，同時具體規范各會員國家執行知識產權的一般性義務包含民事、行政訴訟與刑事制裁的基本應有司法救濟程序，以確保締約國不僅應于最低保護標準內保護知識產權，且應有具體之條款原則性規范知識產權被侵害時，于救濟過程中可實行的司法程序，真正落實協議中對于知識產權的保護.

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