通信領域中涉及計費發明專利申請的審查要點

根據司法部上述司法鑒定執業分類規定中的解釋，技術信息是否具有實用性，不應成為司法鑒定機構發表鑒定意見的范圍。

隨著互聯網和移動通信技術的飛速發展，我國專利局在近幾年接收到大量通信領域涉及“計費”的發明專利申請。由于“計費”與商業有著密不可分的聯系，而商業方法不屬于專利法規定的可以授權的客體，因而，在我國現有專利體制下，專利局通信領域審查員在對涉及計費發明專利申請的審查過程中保持著高度的商業方法評判敏感度是必要的；此外，通信領域科技工作者在提交相關專利申請前對此能夠有更準確的認識也是必要的。

然而，一方面由于我國專利法對商業方法未作出明確的界定，審查員在審查過程中要做出大量的主觀判斷，另一方面由于缺乏商業方法專利性判斷根源的相關知識，審查員在作出判斷時比較機械，且有時對涉及計費發明專利申請的審查保持了過高的敏感度，導致個別審查員在對通信領域涉及計費發明專利申請的審查過程中“草木皆兵”，見到“計費”就先入為主地判定其為商業方法，以至于對某些通信領域涉及計費的發明專利申請得出錯誤的審查結論。另一方面，作為通信領域相關的申請人，由于不能對計費相關的商業方法有一個準確的認識，導致其提交的專利申請被認定為商業方法可能會造成無法估量的損失。這不但影響了通信領域發明專利審查質量，也影響了通信領域計費相關技術的發展。

對此，本文將從商業方法判斷根源與通信領域涉及計費發明專利申請的特點出發，基于《專利法》的相關規定與審查標準，提出符合我國專利體制的通信領域涉及計費專利申請的審查要點，希望能夠給予通信領域的審查員和科技工作者些許啟發。

一、涉及商業方法的專利性判斷

要想判斷一個發明申請是否為商業方法，首先要了解什么是專利領域的商業方法以及我國專利局對于專利意義上商業方法的態度。

商業方法是指實現各種商業活動和事務活動的方法，是一種對社會和經濟活動規則和方法的廣義解釋，例如包括證券、保險、租賃、拍賣、廣告、服務、經營管理、行政管理、事務安排等。

從商業方法的定義可以看出，商業方法涉及的范疇非常廣，此處用非窮舉的方式列舉了一些例子，雖然并未具體包括計費，但是根據對商業方法的廣義解釋以及計費與商業密不可分的聯系可以得出其必然包括計費。

然而，是否所有包含在商業范疇的商業方法都不具有專利性呢？答案顯然不是。

在專利領域，商業方法是否具有專利性一直是個頗具爭議的話題。從美國1908年Hotel Security Checking Co.v.Lorraine Co.案中確立的“商業方法除外原則”到1998年State Street Bank Trust Co. v.Signature Financial Group案打開美國商業方法專利的大門，再到2006年InreBilski案對商業方法進行反限制可以看出，即使專利發展早于我國近大半個世紀的美國，在商業方法專利性審查問題上也是搖擺不定的。

我國在對商業方法相關申請的專利性審查大致分為兩個階段，第一階段是基于“貢獻論”；第二階段是基于2006年和2010年《審查指南》中的“智力活動規則和方法”以及2009年《專利法》第2條有關專利客體的規定。審查員現在正處于該第二階段。

那么，在目前的第二階段如何具體判斷一個發明專利申請是否為商業方法呢？

首先，判斷該專利申請是否以單純的商業方法為主題的發明專利申請，如果是，則屬于專利法第25條第1款第（2）項規定的智力活動的規則和方法的范圍，因而不屬于專利保護的客體。

其次，如果不是，則判斷其是否是以利用現有技術中的計算機及網路技術實施商業方法為主題的發明專利申請，并具體通過以下三種方式進行審查：

（1）審查員根據說明書描述的背景技術和/或公知常識可以確定要求保護的發明所要解決的問題不是技術問題時，則直接依據《專利法》第2條第2款評述其不構成技術方案，不屬于專利保護客體；

（2）審查員根據說明書說明要解決的技術問題進行檢索表明該技術問題已解決，并且其實際要解決的問題是例如某種商業運作模式的非技術問題，則依據專利法第2條第2款評述其不構成技術方案，不屬于專利保護客體；

（3）審查員檢索到可能影響到發明新穎性和/或創造性的現有技術時，則直接評述其新穎性和/或創造性。

相較于第一階段的“貢獻論”，第二階段的商業方法審查則更注重整體性，然而，由于第一階段“貢獻論”的影響以及對第二階段商業方法審查方式理解的不夠深入，審查員在對商業方法的審查過程中有時還是會受“貢獻論”的影響并帶入過多的主觀意識。這往往會使一個發明專利申請由不同審查員審查最終導致完全不同的走向，非常不利于審查標準一致性的執行。

二、通信領域涉及計費發明專利申請的特點

通信領域幾乎很少出現單純商業方法的發明專利申請，這與其領域特點有很大關系。通信，其含義是互通信息，廣義上講隔空喊話和互通信件都是通信。然而，在專利范疇內，現代通信多是指基于設備和方法實現無論在哪里、無論與任何人都能夠進行交流。因而，在通信領域很少出現單純商業方法的發明專利申請，而大多數都屬于商業方法相關的發明專利申請。涉及計費的發明專利申請正是通信領域常見的商業方法相關發明專利申請。

通信領域涉及計費的發明專利申請的方案中通常包括一些技術特征和一些非技術特征，其要解決的問題通常可以歸根結底為用于計費，并從整體上大多服務于計費。從通信領域涉及計費的發明專利申請的上述特點可以看出，審查員一不小心就有可能利用“貢獻論”的思想將某些本可授權的客體認定為不能授權的商業方法，得出錯誤的審查結論。

三、通信領域涉及計費的商業方法相關發明專利申請審查要點

如何避開“貢獻論”陰影，有效地利用第二階段商業方法判斷方式，正確的得出通信領域涉及計費發明專利申請是否為商業方法的結論呢？

最重要的一點是將權利要求作為一個整體看待，并將權利要求放到申請中作為一個整體來看待。一遇到涉及計費的發明專利申請就急于將其進行方案切割是不利于得出正確審查結論的。下面通過案例解析進一步了解整體看待的重要性：

【案例】：

權利要求1：一種多媒體廣播業務的計費方法，多媒體廣播系統包括計費中心、多媒體廣播終端、計費終端，包括以下步驟：

（1）所述計費中心根據多媒體業務的費率產生計費脈沖，通過多媒體廣播網絡的信道上進行發送；

（2）所述多媒體廣播終端接收到多媒體廣播信號，將所述計費脈沖發送給所述計費終端；

（3）所述計費終端收到所述計費脈沖后，當用戶使用與所述計費脈沖對應的多媒體業務時，開始對所述多媒體業務的計費脈沖進行計數，當用戶退出與所述計費脈沖對應的多媒體業務時，停止計數。

審查員看到權利要求1涉及計費，便先入為主的認為其有很大可能涉及商業方法，于是將其做了方案切割。同時，審查員在確定切割出的技術特征是否為公知常識時遇到了困難，進而進行了檢索，發現有關通過媒體網關控制器（相當于該權利要求的計費中心）產生不同頻率的計費脈沖，并將計費脈沖傳送給媒體網關（相當于該權利要求的多媒體廣播終端），再由媒體網關傳送給用戶終端是公知的計費技術；審查員還認為對脈沖進行計數也是本領域公知的技術；而在計費過程中根據費率確定產生計費脈沖的頻率也未對計費裝置本身在結構上帶來技術上的改變。并基于上述分析認定該權利要求解決方案要解決的問題是如何根據費率確定計費脈沖的頻率，不構成技術問題，所采用的手段是按照人為制定的費率和人為制定的每個計費脈沖代表的費用計算出計費脈沖的頻率，該操作是以人的主觀愿望作為依據的，不受自然規律的約束，不屬于技術手段，所獲得的效果是為用戶制定一種計費規則，不是技術效果，進而得出該權利要求不符合《專利法》第2條第2款的規定。

由此可見，審查員在“是計費即涉及商業方法”的先入為主思想主導下，將方案切割為三部分：第一部分為在計費中心、多媒體廣播終端與計費終端之間傳輸計費脈沖；第二部分為對脈沖進行計數；第三部分為根據費率確定產生計費脈沖的頻率。并進一步認定第一部分和第二部分涉及的技術特征均為本領域公知技術，而第三部分則不屬于技術范疇，進而認定權利要求涉及方案為商業方法，存在客體問題。

然而，事實果真如此嗎？

根據說明書的記載，本申請要解決的問題是：提出一種多媒體廣播業務的計費方法，在不配置交互信道的情況下系統能夠支持實時計費。為解決該問題，本申請采用了如上權利要求1的技術手段，即通過計費中心、多媒體廣播終端將表示特定業務費率的計費脈沖發送給計費終端，計費終端在用戶使用特定業務期間對脈沖進行計數，進而產生了在不配置交互通道情況下也能夠支持實時計費這一技術效果。

雖然審查員檢索到在計費中心、多媒體廣播終端與計費終端之間傳輸計費脈沖已是現有技術，然而，由于審查員沒有從整體上認定方案的技術問題，因而，沒有意識到現有技術均是在配置交互信道情況下，必須通過有交互信道的廣播信道才能進行實時計費，而對于沒有交互信道的廣播業務，由于消費過程和廣播網絡沒有交互，廣播網絡不能監控用戶的消費動作，因而不能實現實時的計費，只能通過預付費等方式來實現收費。而且由于審查員對權利要求1進行了方案切割，因而進一步忽視了方案整體能夠解決一個現有技術不能解決的技術問題這一事實。

從上述案例可以看出，判斷一項權利要求的解決方案是否屬于商業方法，首先，要在主觀意識上摒棄“是計費即涉及商業方法”的偏見；其次，不要對權利要求進行簡單地方案切割，并以此為基礎認定權利要求涉及的方案要解決的問題是否為技術問題，是否采用了技術手段，是否產生了技術效果。判斷一項權利要求的解決方案是否屬于商業方法，不但要將權利要求作為一個整體看待，而且還要將權利要求放到申請中作為一個整體幫助判斷其要解決的問題是否為技術問題。

四、小結

本文通過對商業方法溯源以及對通信領域涉及計費發明專利申請的特點分析，提出不能將權利要求涉及方案進行分割，而是要將權利要求放到整個申請中，并作為一個整體看待其要解決的問題是否為技術問題，是否采用了技術手段并取得相應的技術效果是通信領域涉及計費的發明專利申請審查的關鍵點。

希望通過本文，能夠幫助通信領域從事計費相關技術研究的科技人員和代理機構更加明確計費與商業方法的關系，從而在提交相關專利申請時做到有的放矢。