關于專利審查中“直接地、毫無疑義地確定”含義的探討

王 偉 李福永 徐長波 王 晶

專利審查協(xié)作北京中心

1 從立法宗旨角度分析修改超范圍的標準制定和執(zhí)行現(xiàn)狀

從專利法的立法宗旨出發(fā)，我國采用先申請原則，如果允許申請人對申請文件的修改超過原始提交的說明書和權利要求書記載的范圍，就會造成對其他申請人來說不公平的后果；如果通過修改引入了新的內(nèi)容，則有可能造成先就該新的內(nèi)容提出申請的申請人因為其申請日在被修改申請的申請日之后而得不到專利權；但是申請人在撰寫申請文件時難免存在表述不準確、保護范圍過寬或者說明書與權利要求書不一致等缺陷，如果不克服這些缺陷，就會導致申請人無法獲得專利權或者影響專利保護范圍的確定性，同時也會影響公眾對專利信息的利用，因此允許申請人可以合法的對申請文件進行修改。

2 歐洲對于修改超范圍的現(xiàn)行審查標準

由于美國采用“先發(fā)明制”，與我國所采用的“先申請制”不同，所以不具備參考性，我們現(xiàn)在僅針對歐洲的審查標準進行分析。根據(jù)歐專局《審查指南》的規(guī)定，在判斷發(fā)明專利申請的修改是否超出原始申請的內(nèi)容時，判斷主題不僅要考慮申請日提交的說明書和權利要求書的內(nèi)容，還要考慮對于本領域技術人員來說屬于“隱含公開”的內(nèi)容。

3 從審查主體角度對我國關于修改超范圍的審查標準的分析

對“本領域技術人員”的定義進行分析，“知曉申請日或優(yōu)先權日之前發(fā)明所屬技術領域所有的普通技術知識，能夠獲知該領域中所有的現(xiàn)有技術”，意味著本領域技術人員知曉現(xiàn)有技術的發(fā)展水平，有能力看到本申請區(qū)別于現(xiàn)有技術的發(fā)明點所在，能夠通過說明書實施例所記載的內(nèi)容，不經(jīng)過任何歸納、總結和推理，毫無異議地確定本申請文件所解決的技術問題以及所采用的技術手段，即申請人所請求保護的技術本質(zhì)，而并非僅僅停留在文字所記載的內(nèi)容上，即可以從技術本質(zhì)上去判斷修改之后沒有文字記載的技術特征或者技術方案是否可以從原申請文件中“直接地、毫無疑義地確定”；“具有應用該日期之前常規(guī)試驗手段的能力，但他不具備創(chuàng)造能力”意味著本領域技術人員通過自身所具備的常規(guī)試驗手段，明確修改之后的技術特征或者技術方案可以實施，并且與本申請解決相同的技術問題并達到相同的技術效果，這點也是進行修改是否超范圍判斷時的必要條件。因此站在本領域技術人員的角度，即使存在文字記載內(nèi)容的不一致，他也應該通過自己所具有的技術知識和試驗能力，根據(jù)該領域的現(xiàn)有技術，去確定到底這種修改是不是“直接地、毫無疑義地確定”的內(nèi)容，而非直接根據(jù)文字記載發(fā)生了變化，就直接認定為這種修改是超范圍的，這種判斷是本領域技術人員所應該具備的能力。

關于“直接地”判斷標準，我們可以理解為對申請文件表面所記載的內(nèi)容進行微小文字變動，即申請人意圖公眾看到的修改內(nèi)容，不需要經(jīng)過分析和判斷，本領域技術人員，甚或普通公眾，都有能力可以“看到”這種修改實質(zhì)上就是原申請文件所記載的內(nèi)容，并未發(fā)生本質(zhì)變化。

最難把握和理解的應該是對“毫無疑義地確定”的審查，疑義，顧名思義，是存在疑問，難以斷定。雖然“本領域技術人員”有特定的含義，但是對于審查員來說，確實存在著技術水平、理解層面的差異，由于這個差異的制約，只能最大程度地接近本領域技術人員地水平。但是實質(zhì)審查中往往也存在困難，使得審查員無法站在完全統(tǒng)一的本領域技術人員的高度上進行審查，對于沒有記載在原申請文件，也不能從原申請文件直接地確定的修改特征，不同的審查員根據(jù)自身的理解，針對同樣的修改得到不同的結論也是在實質(zhì)審查中經(jīng)常遇到的情況。針對修改超范圍審查標準的不一致問題，筆者認為，“毫無疑義地確定”應該是本領域技術人員能夠通過申請文件記載的信息，依據(jù)其所掌握的本領域的普通技術知識和技能，確定其最可能的情形，而其它本領域技術人員對此并無異議。

4 通過案例進行“毫無疑義地確定”的分析

4.1 案例1：涉及形式撰寫錯誤

該發(fā)明專利申請的原始申請文件中：權利要求中記載有下述特征“原始大地形的分辨率為M*N，其中M*N滿足(2m+1)*(2n+1)；平均分塊的地形子塊的分辨率為K*K，即(2k+1)*(2k+1)”，而說明書中具體實施方式中僅記載了“如圖2所示，是對原始全分辨率為17*17的地形分塊的示意圖。在本方法中首先對地形進行均勻分塊，原始地形分辨率為M*N(M＝N＝24+1)，分塊大小為K*K(K＝22+1)，1＜K＜min(m，n)；分塊數(shù)目為P*Q(P＝(M-1)/(K-1)，Q＝(N-1)/(K-1))”，附圖2中是-17*17的地形分塊圖。

申請人主動修改將權利要求中該特征修改為“原始大地形的分辨率為M*N，其中M*N滿足(2m+1)*(2n+1)；平均分塊的地形子塊的分辨率為K*K，即(2k+1)*(2k+1)”，即其中的m、n、k均為上角標、分別代表m、n、k次方，但原申請文件中涉及的m、n、k均是乘的關系。

具體分析：

對于本案來說，該錯誤存在不唯一的修改方式，因此實質(zhì)上是存在疑問的，從表面上看并非能從中毫無疑義的確定哪種修改是不超范圍的，但是我們在進行實質(zhì)審查時需要考慮如下：修改方式應是在技術上可行、修改變動最小、最合理的修改；修改不僅滿足某點的要求，從申請文件整體看，該修改也應當在整體上滿足要求。

從本申請文件的技術方案本身來分析，對原始全分辨率為17*17的地形分塊進行分析，在本方法中首先對地形進行均勻分塊，原始地形分辨率為M*N(M＝N＝24+1)，分塊大小為K*K(K＝22+1)，1＜K＜min(m，n)；分塊數(shù)目為P*Q(P＝(M-1)/(K-1)，Q＝(N-1)/(K-1))；為了解決本申請的技術問題，實現(xiàn)對地形子塊產(chǎn)生冗余的區(qū)域進行單獨存儲，不同地形子塊共享冗余區(qū)域，在所采用的技術手段中，必然需要滿足M＝N＝17，K＝5，P＝Q＝4；那么24＋1＝17以及22＋1＝5同時滿足的情況只有將乘數(shù)修改為指數(shù)；雖然對于22＋1＝5來說，2作為乘數(shù)也可以成立，但是本領域技術人員站在對技術方案整體把握的高度上，不應該根據(jù)這點雖然表面上構成疑義，但是明顯與技術方案整體相矛盾的情況，機械地去進行修改超范圍的判斷，作為本領域技術人員，應該根據(jù)自己所具備的常識明確的排除這個疑義。

因此，經(jīng)過對技術問題和技術方案本身的分析，將m,n,k修改成指數(shù)的修改方式不僅滿足了原說明書中M＝N＝24+1=17，K＝22＋1＝5的情況，同時從權利要求書和說明書整體上驗證也無不妥。這種修改雖然存在些許疑義，但是對于站在本領域技術人員角度上的審查員來說，不存在任何異議，該方案僅有可能是發(fā)生筆誤，將指數(shù)誤寫為乘數(shù)，因此將乘數(shù)修改為指數(shù)的方式是可以從原申請文件毫無疑義地確定地內(nèi)容，這種修改既符合專利法和審查指南的規(guī)定，也在不影響公眾利益的同時保護了申請人的利益。

4.2 案例2：涉及新增特征的“二次概括”

案由：申請人對權利要求1進行修改，增加了特征“磨盤的磨面與磨棍之間存在可調(diào)節(jié)的間隙而構成間隙式磨合面”，但是該特征并未記載在原申請文件中，而是根據(jù)說明書記載的三個實施例導出的；

第一實施例：在上下機殼之間的連接螺釘上裝有彈性機構，并裝有調(diào)節(jié)螺釘，當有過大的雜鐵等不可粉碎的物料進入時，由于上下機殼之間的調(diào)節(jié)螺釘?shù)恼{(diào)節(jié)以及彈性機構的彈性作用，迫使下機殼下移并偏轉，使得磨棍與磨盤之間的間隙增大而通過，而不會出現(xiàn)卡死現(xiàn)象，同時，彈性機構還迫使磨棍向磨盤施加壓力；

第二實施例：磨棍通過鉸鏈裝在支架上，并在兩者之間裝有彈性裝置，使磨棍在一定范圍內(nèi)擺動，并具有一定彈性，并使磨棍向磨盤施加壓力；

第三實施例：在支架和磨輥之間的主軸上裝有彈性機構，這樣可使支架在主軸上做軸向移動和具有一定的彈性，并可以使磨輥向磨盤施加壓力。

具體分析：

原說明書和權利要求書并未記載所新增的技術特征，但是三個實施例中已經(jīng)清楚的記載了磨輥與磨盤之間的間隙可以根據(jù)物料的粒度大小通過位于上下機殼之間的彈性機構所產(chǎn)生的彈性力而使下機殼下移并偏轉而發(fā)生相對移動，實質(zhì)上公開了磨輥與磨盤之間間隙的可調(diào)節(jié)增大；或者通過位于磨輥與支架之間的彈性裝置所產(chǎn)生的彈性力使磨輥在一定范圍內(nèi)擺動，實質(zhì)上公開了磨輥相對磨盤的間隙可調(diào)節(jié)的變化，或者通過裝在支架和磨輥之間的主軸上的彈性機構所產(chǎn)生的彈性力迫使磨輥下移來被動調(diào)節(jié)磨盤與磨輥之間的間隙，實質(zhì)上公開了磨輥與磨盤之間相對運動導致間隙的可調(diào)節(jié)變化；并且磨輥與磨盤之間的相對運動也可以得到實質(zhì)上存在一個磨合面，即相對的面。

經(jīng)過上述分析，上述新增特征雖然沒有文字記載，但是站在本領域技術人員的角度分析，上述新增特征中所包含的可調(diào)節(jié)的間隙以及間隙式磨合面均已經(jīng)在實施例中實質(zhì)公開，并未對實施例的內(nèi)容進行任何程度的概括，因此確定得到“磨盤的磨面與磨棍之間存在可調(diào)節(jié)的間隙而構成間隙式磨合面”這個特征，是沒有任何異議的，這點實質(zhì)上也是本申請的發(fā)明點所在；如果機械的理解為由于上述特征沒有文字記載，且與三個實施例中的任何一個均不等同，涉及對實施例的二次概括而認為上述特征超范圍，對申請人并不公平，也忽略了本領域技術人員本身所具備的普通技術知識和能力。

事實上，該觀點也得到了復審委、北京中級法院以及高級法院的支持，在無效審理的過程中，復審委和法院均給出了一致的觀點，認為該修改符合專利法第33條的規(guī)定。

新增特征的修改，在具體的實質(zhì)審查過程中較為普遍。由于我國的專利法以及審查指南未對“二次概括”進行清晰、明確的定義，審查員進行新增特征是否屬于“二次概括”的相關審查時，確實存在標準稍顯嚴苛的情況，過于注重新增特征有無明顯記載，而忽視了站在“本領域技術人員”的角度上所進行的“毫無異議”地分析。

歐專局在進行新增特征的超范圍判斷時，明確規(guī)定可以采用“新穎性判斷法“進行判斷，主要考慮”雖未明確記載但對本領域技術人員而言是‘隱含公開’的技術內(nèi)容“這里的隱含公開僅僅是單純的”隱含，“公開在原說明書和權利要求書中，并不涉及慣用手段的直接置換，我國的審查操作規(guī)程也明確規(guī)定可以根據(jù)”新穎性判斷法“進行新增特征超范圍的判斷，這種“新穎性判斷法”實際上已經(jīng)加入了“本領域技術人員”的知識和能力元素，同時也體現(xiàn)了“無異議”的原則，需要通過普通技術知識去判斷是否公開，同時，“隱含公開”自然也直接實現(xiàn)了無異議的結果，這樣的審查標準更加具體，判斷思路也更加明確。

5 結語

在實質(zhì)審查過程中，目前在判斷修改超范圍時還存在一些較為嚴格和機械的情形，從某種程度上來說甚至損害了申請人的利益，本文提出，在判斷修改超范圍時不應僅僅局限于形式上的簡單對比，應該站在本領域技術人員的高度上，從技術問題出發(fā)去進行技術本質(zhì)上的判斷。在修改沒有導致所解決的技術問題，采用的技術手段以及達到的技術效果發(fā)生任何實質(zhì)變化的情況下，“直接地、毫無疑義地確定”地含義不應局限于“唯一確定”這一標準，可以適當放寬，在盡量不損害公眾利益的前提下保護申請人的合法權益。

法律規(guī)范的制訂難以窮盡實際中可能發(fā)生的一切情況，因此，賦予執(zhí)法者一定的自由裁量權是必需的，對于執(zhí)法者本身來說，如何把握自由裁量的度要從總體上把握，而非機械地套用。

[1]劉小靜，黃非.淺談歐洲專利局判斷修改超范圍的標準和應用.中國發(fā)明與專利.2012年第2期，第83－86頁

[2]專利審查指南.（2010版）.國家知識產(chǎn)權局編.知識產(chǎn)權出版社

[3]審查操作規(guī)程-實質(zhì)審查分冊.（2 0 1 1版）.國家知識產(chǎn)權局編.知識產(chǎn)權出版社