專利創造性判斷中的商業成功——最高人民法院（2012）行提字第8號判決評析

吳 蓉

專利制度的價值不僅在于促進科技進步和創新，還在于作為經濟激勵的政策性手段推動社會發展。因此，一項發明創造能否被授予專利權，首先應當從技術層面就其對現有技術作出的貢獻進行評價，同時，對發明創造的經濟評價也不容忽視。商業上的成功正是發明創造經濟價值的直接體現，對于其創造性的判斷會產生積極影響。2012年4月，在胡穎與國家知識產權局專利復審委員會專利權無效行政糾紛案中，最高人民法院第一次對作為專利創造性判斷輔助因素的商業成功進行了詳細的分析和闡述，該案入選2012年度《最高人民法院知識產權案件年度報告》，引起理論界和實務界的廣泛關注。

一、案情和裁判

（一）基本案情

涉案專利是名稱為“女性計劃生育手術B型超聲監測儀”的第200420012332.3號實用新型專利，專利權人為胡穎。2008年5月16日，深圳恩普公司針對涉案專利權提出無效宣告請求，提交相關對比文件，主張權利要求1-6不具備創造性。專利復審委員會經審查于2008年12月19日作出第12728號無效宣告請求審查決定（以下簡稱第12728號決定），認定涉案專利權利要求1和2相對于對比文件的結合不具備《專利法》第22條第3款規定的創造性；權利要求3-6在其引用的權利要求1和2不具備創造性的情況下，也不具備《專利法》第22條第3款規定的創造性。據此宣告涉案專利權全部無效。胡穎不服，針對第12728號決定向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

（二）法院判決

北京市第一中級人民法院一審認為，第12728號決定認定事實清楚，適用法律正確，行政程序合法。判決維持第12728號決定。

胡穎不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。二審期間，胡穎主張涉案專利獲得了商業上的成功，并提交證據予以證明。其中，新證1為專家證言，證明涉案專利解決了現有技術中所面臨的手術難題。新證2為相關政府采購合同，涉及購買數量不等的無錫貝爾森影像技術有限公司生產的B超監視婦產科手術儀。新證3為音像出版社出具的證明及出版證書，證明“經陰道超聲介入性計劃生育手術”DVD光盤于2008年出版發行。新證4為國家知識產權局出具的檢索報告，載明涉案專利權利要求1-6具備新穎性和創造性。北京市高級人民法院二審認為，涉案專利的提出，克服了現有技術中的缺點與不足。新證1、2、3均可采信，涉案專利已經取得商業上的成功，而且這種成功是由于其技術特征直接導致的，涉案專利具備創造性。判決撤銷一審判決和第12728號決定，判令專利復審委員會就涉案專利重新作出無效宣告請求審查決定。

專利復審委員會不服二審判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院經過審查后裁定提審本案，并于2012年4月13日作出（2012）行提字第8號行政判決，撤銷一、二審判決和第12728號決定，判令專利復審委員會就涉案專利重新作出無效宣告請求審查決定。

關于權利要求1的創造性，最高人民法院認為，第12728號決定對區別技術特征（2）所涉相關技術事實尚未查明即得出權利要求1不具備創造性的結論，難以令人信服。專利復審委員會應當在技術事實認定清楚的基礎上再就無效宣告請求作出審查決定。關于涉案專利產品是否獲得商業上的成功，最高人民法院認為，當采取“三步法”難以判斷技術方案的創造性或者得出技術方案無創造性的評價時，從社會經濟的激勵作用角度出發，商業上的成功被納入創造性判斷的考量因素。當一項技術方案的產品在商業上獲得成功時，如果這種成功是由于其技術特征直接導致的，該技術方案即具有創造性。相比相對客觀的“三步法”而言，對于商業上的成功是否確實導致技術方案達到被授予專利權的程度，應當持相對嚴格的標準。當申請人或專利權人主張其發明或者實用新型獲得了商業上的成功時，應當審查：發明或者實用新型的技術方案是否真正獲得了商業上的成功；該商業上的成功是否源于發明或者實用新型的技術方案相比現有技術作出改進的技術特征，而非該技術特征以外的其他因素所導致的。該案中，專利權人在二審階段提交證據證明涉案專利產品獲得了商業成功，但其提交的證據僅載明湖北、河南、黑龍江省人口與計劃生育委員會采購了116臺涉案專利產品，從產品的銷售量來看，尚不足以證明涉案專利產品達到商業上成功的標準。

二、對該案的評析

專利法意義上的“商業成功”概念最早出現在美國。1966年，美國最高法院在Graham案中明確提出判斷非顯而易見性時要考慮商業上的成功等輔助性因素，歐洲和日本專利局審查指南中也都將商業上的成功作為創造性判斷的輔助性因素。考察各國的相關規定，美國強調商業成功等輔助因素在創造性判斷之初即應作為事實要素予以考慮，而歐洲專利局則主張商業成功等輔助因素只有在創造性判斷存在疑問時才予以考慮。在我國，商業成功最早在1993年的《專利審查指南》（以下簡稱審查指南）中被列為創造性評判中的參考性判斷基準之一，并在隨后幾版審查指南中分別被表述為“輔助性審查基準”、“判斷發明創造性時需考慮的其他因素”。但是，在我國的專利審查實踐中，鮮有以商業上獲得成功為由認定技術方案具備創造性的案例。該案歷經一審、二審和再審，專利權人在無效宣告請求審查程序和一審中均未提出商業成功的主張，專利復審委員會和一審法院根據無效宣告請求人提交的對比文件，采取“三步法”的判斷方式作出涉案專利無創造性的結論。二審中，專利權人提交證據主張涉案專利取得了商業上的成功，因此，該案是否應該考慮商業成功的因素，涉案專利是否取得商業上的成功，什么原因導致其商業上的成功進入二審和再審的審理范圍。最高人民法院以再審判決的形式明確了商業成功在專利創造性判斷中的地位和認定方法，為相關的司法審判和行政審查實踐給出明確指引。

（一）商業成功在創造性判斷中的地位

我國《專利法》第22條第3款規定：“創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。”對創造性中（顯著的）進步的判斷，主要是考察技術方案是否具有有益的技術效果，比如是否產生了質量改善、節約能源等更好的技術效果。對創造性中（突出的）實質性特點的判斷，則是從本領域技術人員的角度評價技術方案相對于現有技術是否顯而易見，一般按照“技術貢獻論”的思路，采取“三步法”來考察技術方案對現有技術是否構成實質性的貢獻以及該貢獻是否達到可授予壟斷性權利的程度。這也是2010版審查指南明確規定的創造性審查基準。當采取“三步法”對創造性難以作出判斷或者作出否定評價時，2010版《審查指南》第2部分第4章第5節“判斷發明創造性時需考慮的其他因素”規定：“發明是否具備創造性，通常應當根據本章第3.2節所述的審查基準進行審查。應當強調的是，當申請屬于以下情形時，審查員應當予以考慮，不應輕易作出發明不具備創造性的結論。”隨后的第5.4節就是關于商業成功的規定。由此可見，代表“技術貢獻論”的“三步法”是創造性判斷中的基本和必經程序，商業成功則是創造性判斷中的輔助因素，只有在采取“三步法”對創造性無法判斷或者作出否定評價時，才會引入商業成功的因素去評價技術方案的創造性，從技術和經濟層面全面考察技術方案的價值。創造性的評價從根本上來說是待評價的技術方案與現有技術的比較判斷，技術層面的評價必然優先于經濟層面的評價。商業成功只能作為“三步法”的補充而不能先于或取代“三步法”的評價，這是專利制度的本質要求。該案再審判決在闡述商業成功在創造性判斷中的地位時明確指出：“當采取‘三步法’難以判斷技術方案的創造性或者得出技術方案無創造性的評價時，從社會經濟的激勵作用角度出發，商業上的成功就會被納入創造性判斷的考量因素。”該案中，即使專利權人在無效請求審查階段就提出商業成功的主張，專利復審委員也應當先采取“三步法”審查涉案專利的創造性，只有在難以判斷涉案專利的創造性或者得出涉案專利不具有創造性的評價后，才會考察專利權人關于商業成功的主張是否成立。

（二）商業成功的認定方法

商業成功是從經濟激勵角度對技術方案的肯定，對于商業上的成功是否確實導致技術方案達到被授予專利權的程度，應當持相對嚴格的標準。商業成功的審查認定從兩個方面進行：一是商業成功的表現，即審查技術方案是否真正取得了商業上的成功。二是商業成功的原因，即分析導致商業成功的直接原因。關于商業成功的表現，實踐中，權利人常常會提交銷售合同、財務報表等作為體現技術方案的經濟業績或商業價值的載體，用于主張其取得商業上的成功，但是單純的產品銷售并不能代表已經取得商業上的成功。理論上講，是否取得商業上的成功應當由技術方案所代表的技術或商品相比其他類似的技術或商品在同行業所占的市場份額來決定，權利人應當盡可能提交同類技術或商品橫向比較的統計數據，證明技術方案所代表的技術或商品確實優于同類技術或商品，當然，一定范圍內突出的經濟業績也是比較好的佐證。關于商業成功的原因，這是創造性判斷的重點，必須對技術方案取得商業上成功的原因進行分析，排除銷售策略或廣告宣傳等技術特征之外的因素對技術方案取得商業上成功的影響，只有在技術方案與現有技術的區別技術特征直接導致技術方案取得商業上成功的情形下，才能反推技術方案是非顯而易見的，從而認定技術方案具有創造性。該案中，專利權人提交了116臺專利產品的銷售數據，僅憑這份銷售業績證據難以認定涉案專利取得了商業上的成功。但是，如果專利權人提交了能夠證明涉案專利商業上取得成功的證據，就還需要對商業成功的原因進行分析，確定該成功是否由涉案專利與現有技術的區別技術特征直接導致，從而在全面權衡技術和經濟等因素的基礎上，對涉案專利是否具有創造性作出公正合理的評價。

三、對商業成功的理論分析

作為最重要的專利性實質條件，創造性是專利授權確權行政審查和司法審判的重點和難點。該案從商業成功的角度對涉案專利的創造性進行評價，將作為經濟指標的商業成功用于以技術評價為基石的專利性判斷，其合理性基礎是什么？囿于司法裁判的操作性和個案性，該案再審判決未對此過多展開，但是，在將商業成功因素引入創造性判斷之前，對其合理性進行理論分析和論證確是必不可少的。

專利制度是對技術方案的評價和肯定，就其合理性基礎的理論分析而言，“技術貢獻論”是最為廣泛接受的觀點，其含義為:一項技術方案能夠被授予壟斷性的專利權，是因為其對現有技術做出了實質性的貢獻：該技術方案不僅區別于現有技術，而且與現有技術的區別達到“非顯而易見”的程度。前者為新穎性的要求，后者為創造性的條件。被授予的專利權的范圍與該技術方案對現有技術的貢獻大小相當。這是從刺激創新推動技術進步的角度對發明人的鼓勵，即通常所說的“為天才之火添上利益之薪”。在技術方案的產品因商業上獲得成功而被評價為具有創造性從而被授予專利權的情形下，則不是從技術貢獻的層面而是從經濟激勵的層面對技術方案進行評價和肯定。這種評價和肯定與技術評價的聯系在于：當技術方案的產品在商業上獲得成功時，如果這種成功是由于技術方案的技術特征直接導致的，則反映了技術方案具有有益的效果，同時也說明了技術方案是非顯而易見的，因而這類技術方案具有（突出的）實質性特點和（顯著的）進步，具備創造性。但是，如果商業上的成功是由于其他原因所致，例如由于銷售技術的改進或者廣告宣傳造成的，則不能作為判斷創造性的依據。由此可見，技術方案因其產品獲得商業上的成功而具備創造性的判斷邏輯在于：商業上的成功所代表的經濟價值說明技術方案產生了有益的經濟和社會效果，因此技術方案具有（顯著的）進步；如果商業成功是由技術方案的技術特征所直接導致的，說明技術方案是非顯而易見的，因此技術方案具有（突出的）實質性特點。據此推斷技術方案具備創造性。因此，通常情況下，專利權的合理性基礎在于技術方案對現有技術的貢獻，而在因商業成功而被授予專利權的情形下，專利權的合理性基礎則是技術方案對社會的經濟價值。前者重在對技術進步的推動，后者重在對經濟發展的激勵。正如該案判決所述：“商業上的成功是當技術方案本身與現有技術的區別在構成可授予專利權的程度上有所欠缺時，如有證據能夠證明該區別技術特征在市場上取得了成功，則從經濟激勵的層面對其予以肯定。”

將商業成功所代表的經濟評價應用于專利創造性判斷中時，必須明確的是，專利制度的本質是對技術方案的評價和肯定，商業成功從社會經濟激勵角度對技術方案進行評價，這種經濟上的考量不能脫離制度本質，必須以技術方案為基礎：首先，對于與現有技術沒有區別的技術方案，由于其本身未對現有技術做出任何貢獻，其商業上的成功無法與技術方案本身建立直接必然的因果聯系，如果因其商業上取得成功而授予其專利權，顯然是對其他因素而非技術方案本身的肯定和認可。因此，只有具備新穎性的技術方案才能進入對其商業上是否獲得成功的考察階段，商業成功的考察屬于創造性判斷的范疇。其次，在商業成功是否能夠給技術方案帶來創造性的判斷中，必須考察商業成功與技術特征之間的因果聯系，只有區別于現有技術的技術特征所直接導致的商業成功才能為技術方案帶來具備創造性的評價，此時商業成功所代表的有益效果才能說明技術方案的非顯而易見性。如果以技術特征之外的因素所導致的商業成功來評價技術方案具備創造性，顯然違背了專利權的合理性基礎。