一則應訴美國337調(diào)查的成功案例及經(jīng)驗借鑒

■ 李時民 北京工商大學 楊永波 廣西大學法學院

所謂“337調(diào)查”，是指根據(jù)美國1930年關稅法第337節(jié)，由美國國際貿(mào)易委員會（以下簡稱ITC）針對侵犯美國知識產(chǎn)權的不公平貿(mào)易行為實施的調(diào)查，屬于準司法程序。一旦確定進口產(chǎn)品侵犯了美國知識產(chǎn)權，且爭議雙方無法和解的，ITC將發(fā)布行政命令，禁止侵權產(chǎn)品及相關下游產(chǎn)品進入美國市場。近年來，337調(diào)查已在相當程度上構成制約我國高新技術產(chǎn)品對美出口的貿(mào)易壁壘，并成為出口產(chǎn)業(yè)升級的現(xiàn)實障礙。本文主要介紹JW公司應訴美國337調(diào)查的成功經(jīng)驗及其如何借鑒的問題。

一、JW公司應訴337調(diào)查的案例基本情況

JW公司的主導產(chǎn)品（即本案涉案產(chǎn)品）是于2009年推出的X50。在2008年以前，該產(chǎn)品主要由幾家日本企業(yè)開發(fā)生產(chǎn)，其產(chǎn)銷量居世界第一，單價長期維持在1500-2000美元/公斤。

2005年后，中國企業(yè)開始出口X50，依托其成本優(yōu)勢，逐漸在國際市場上占據(jù)主導地位。目前，美國市場占X50全球市場份額的85%，而中國企業(yè)近年的出口量又占美國市場份額約80%。

隨著中國企業(yè)的進入，該產(chǎn)品單價逐漸降到250-280美元/公斤，據(jù)說已低于日本企業(yè)的成本線，導致多數(shù)日企退出了市場。目前仍維持生產(chǎn)X50的日本企業(yè)主要是KC公司。

2011年3月22日，美國專利局頒布了第110號專利，日本KC公司被授予這項專利。在專利頒布當天，KC公司即向美國加州中央?yún)^(qū)地方法院對包括中國JW公司在內(nèi)的七家企業(yè)提起訴訟。

KC公司向法院指控：（1）各被告方侵犯了其所擁有的110號專利；（2）各被告方的侵權行為是故意的。同時，KC公司向法院請求：（1）頒布臨時及永久性禁令，以制止侵權；（2）判賠不低于合理水平的許可使用費；（3）判賠侵權金額的三倍賠償。

此后，KC公司又于2011年6月17日向ITC提出337調(diào)查申請。KC公司采取此舉主要是考慮到：（1）在聯(lián)邦地方法院的訴訟程序耗時較長，而337調(diào)查程序效率較高；（2）同時啟動訴訟程序和337調(diào)查程序利于拖垮競爭對手。

KC公司向 ITC指控：（1）被申請人侵犯了其所擁有的110號專利；（2）被申請人的行為已構成進口貿(mào)易中的不公平行為。同時，KC公司向ITC請求：（1）裁定被申請人侵權；（2）頒布“普遍排除令”及“永久制止令”，將涉案產(chǎn)品排除出美國市場。

2011年7月14日，ITC正式發(fā)起337調(diào)查。

為避免在聯(lián)邦地方法院和ITC兩頭應訴，JW公司請求加州地方法院暫停訴訟程序。2011年8月3日，加州地方法院答復同意該請求，待337調(diào)查終裁出臺后，可再啟動訴訟程序。

2012年9月，ITC發(fā)布初裁，裁定JW公司出口美國的X50不侵犯起訴方所主張的110號專利中的相關權利要求。

2012年11月，ITC發(fā)布終裁，裁定JW公司最終獲勝。

二、JW公司成功應訴的主要經(jīng)驗

（一）科學決策是否應訴

究竟是否應訴？這是JW公司得知涉案后需要面對的首要問題。為此，需要從市場、技術、應訴策略等角度出發(fā)，對應訴的必要性與可行性作出準確判斷。

JW公司首先從市場角度分析了應訴的必要性：（1）從市場份額角度看，“美國市場”大致就等于“國際市場”，X50是JW公司針對美國市場開發(fā)的唯一主導產(chǎn)品，前期投入（包括產(chǎn)業(yè)化建設投入、市場開發(fā)投入等）數(shù)以億計，若不應訴，必然失去美國市場，而前期投入也都將落空，與這一潛在損失相比，付出幾百萬美元的訴訟費用還是值得的；（2）從市場開發(fā)角度看，若不應訴，某種意義上相當于不打自招、自認侵權，這不但會摧毀在美國建立不久的市場信譽，而且會對其他市場的開發(fā)計劃造成不利影響，產(chǎn)生的波及效應難以估量；（3）從市場前景角度看，對起訴方KC公司而言，X50已在其生命周期的后期階段，面對中國企業(yè)的低價競爭，啟動337調(diào)查是其維護市場份額和產(chǎn)業(yè)內(nèi)地位的背水一戰(zhàn)，而對JW公司而言，X50尚在其生命周期的早期階段，積極應訴337調(diào)查是為進一步擴大市場份額而必須克服的障礙。

JW公司進而從技術角度分析了應訴的可行性。通過對X50生產(chǎn)工藝與KC公司的110號專利所做的對比研究，JW公司認為：（1）X50的生產(chǎn)工藝與110號專利存在本質(zhì)區(qū)別，日方的侵權指控不能成立；（2）110號專利缺乏新穎性，該專利本身是否有效，值得質(zhì)疑。

此外，從應訴策略角度看，若不應訴，也許會喪失與KC公司達成和解的可能性。多數(shù)337調(diào)查案都以和解收場，若不應訴，就可能喪失這一潛在機會。

JW公司最終得出結論：（1）若不應訴，其代價難以承受；（2）若應訴，則成本總體可控，技術上有相當勝算，且有達成和解的可能。

基于上述判斷，JW公司決定正面應訴。

（二）妥善選擇律師團隊

JW公司在決定應訴后，迅速組建應訴團隊，以便為成功應訴提供組織保障。此項工作包括兩方面，首先是在企業(yè)內(nèi)部組建由主要領導掛帥的“案件應訴小組”，其次是選定適當?shù)膰鴥?nèi)外律師團隊。后者是工作的重點。

一個能力勝任、溝通順暢、結構精干的律師團隊是確保勝訴的決定性因素。ITC發(fā)布立案公告后，很多國內(nèi)外知名律所紛紛毛遂自薦，積極要求承辦該案。JW公司經(jīng)多方接觸，最終決定聘任美國GC律師事務所代理本案訴訟。該所是美國前十大律師事務所，在知識產(chǎn)權訴訟方面經(jīng)驗豐富，并具備337調(diào)查的訴訟經(jīng)驗。負責本案的律師團隊共四位成員，主要負責人（出庭律師）是一位美籍華人，另有程序律師一名，具有技術背景的專利律師兩名。

在國內(nèi)外律師團隊的選擇和使用過程中，JW公司體會到，中美律師在辦案方面各有優(yōu)勢，綜合權衡，首選還是美國律師。

中國律師的優(yōu)勢主要是：（1）對國內(nèi)情況較為熟悉，與國內(nèi)涉案企業(yè)的溝通較為順暢；（2）可協(xié)助涉案企業(yè)（尤其是中小企業(yè)）管理訴訟進程，并負責涉案企業(yè)與美國律所之間的溝通協(xié)調(diào)，起到“企業(yè)內(nèi)部律師”的作用；（3）與美國律師相比，中國律師的代理費相對較低。

但中國律師也有其不足。JW公司通過調(diào)研了解到，在以往的一些實際案例中，參與337調(diào)查程序的中國律師大多只是承擔外圍工作，主要是負責協(xié)調(diào)溝通以及配合美國律師工作。他們對337調(diào)查程序的具體細節(jié)未必非常清楚，多數(shù)不具備技術背景且缺乏實際出庭經(jīng)驗。某些接受委托的國內(nèi)律所實際上并不具備代理案件的能力，最終仍會委托美國律所經(jīng)辦具體應訴事宜，這就不如直接委托美國律所。少數(shù)國內(nèi)律所在與美國律所的合作中產(chǎn)生紛爭，拖欠美國律師費和專家證人費，導致美國律師團隊在案件進程中終止代理工作，造成嚴重后果。

與中國律師相比，美國律師具備較為明顯的優(yōu)勢，對此JW公司深有體會。美國律師的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：（1）337調(diào)查是在美國進行的涉外訴訟，與中國律師相比，美國律師具有天然的語言、文化、法律、溝通等優(yōu)勢。（2）多年來，通過大量337案件的鍛煉，積累了一批熟悉337調(diào)查程序、辦案經(jīng)驗豐富、社會聯(lián)系廣泛的美國律師，其作用是中國律師所不能替代的。（3）時至今日，美國社會對來自包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家律師以及本國少數(shù)族裔律師的偏見仍揮之不去。在答辯、出庭等案件審理的關鍵環(huán)節(jié)，選擇適當身份的美國律師，有其特殊價值。（4）近年來，一些美國律所陸續(xù)在中國開設了辦事處，消除了其與中國企業(yè)溝通中的時差因素。這些律所雇傭了一批了解中國情況，能講漢語的中國（或美籍華裔）律師，更加方便了與涉案企業(yè)之間的溝通。

JW公司認為，在337調(diào)查案中，不能單純以代理費高低作為選擇律師團隊的唯一標準。律師團隊的專業(yè)素質(zhì)、敬業(yè)精神和職業(yè)道德才是最重要的。在企業(yè)財力可以承受的基礎上，應盡可能選擇專業(yè)素質(zhì)高、性價比高的律師團隊。從當前的實際情況看，直接選擇適當?shù)拿绹蓭焾F隊也許是涉案企業(yè)的首選。

（三）合理制定應訴方案

在337調(diào)查案中，作為被訴方的涉案企業(yè)主要通過兩種方式自證清白：（1）提出“不侵權抗辯”（證明侵權行為不存在）；（2）提出“專利無效抗辯”（證明相關專利無效）。JW公司正是從這兩個角度出發(fā)，有針對性地設計了應訴方案。

JW公司具備較強的研發(fā)能力，并一直關注相關技術領域的國際動態(tài)，對主要競爭對手的生產(chǎn)工藝也研究得比較透徹，因此對本企業(yè)生產(chǎn)工藝的獨創(chuàng)性充滿信心。JW公司認為，證明生產(chǎn)工藝不侵權是謀求勝訴的基本保證。據(jù)此，該公司將應訴方案的重點放在了“不侵權抗辯”上。

基于細致的技術分析，JW公司認為，X50的生產(chǎn)工藝與110號專利存在重大區(qū)別，因此不構成侵權，主要理由是：（1）微生物的使用不同。根據(jù)110號專利的表述，生產(chǎn)X50的微生物是“優(yōu)選非光合菌”，而JW公司生產(chǎn)X50所使用的微生物是“光合菌”。（2）工藝流程不同。在110號專利表述的生產(chǎn)工藝中，需要通過一個氧化流程來獲得氧化型X50，而JW公司的生產(chǎn)工藝是直接提取氧化型X50，沒有氧化流程。

從實際應訴效果看，有關“不侵權抗辯”的應訴方案設計是成功的。

JW公司在“專利無效抗辯”上也下了一番功夫。該公司認為：110號專利缺乏“新穎性”，其有效性值得質(zhì)疑，主要理由是：（1）110號專利在申請過程中，曾多次因缺乏“新穎性”而被駁回。此外，在該專利之前，已有其他專利及公開文獻介紹了X50的生產(chǎn)方法。（2）110號專利與現(xiàn)有技術的區(qū)別顯而易見。根據(jù)美國專利法，如果某項發(fā)明與現(xiàn)有技術之間的區(qū)別在專業(yè)技術人員看來是顯而易見的，則該項發(fā)明不能獲得專利。在110號專利申請之前，已存在生產(chǎn)還原型X50的成熟技術，而對具有本領域普通專業(yè)技能的技術人員來說，只要再通過一個簡單的氧化還原反應，就可將還原型X50轉化成氧化型X50。由此可見，110號專利與現(xiàn)有技術之間的區(qū)別對專業(yè)人士而言是顯而易見的。故，根據(jù)美國專利法，110號專利的有效性值得懷疑，而所謂“專利侵權”也就無從談起。

需要指出，“專利無效抗辯”需要質(zhì)證雙方提供詳實的證據(jù)材料，涉及大量專業(yè)知識和技術訣竅，有可能導致曠日持久的纏訟?？偟膩砜?，“專利無效抗辯”的成功率并不高，這也是JW公司優(yōu)先將“不侵權抗辯”作為應訴方案重點的原因之一。

三、如何應訴美國337調(diào)查的幾點借鑒

JW公司通過此次成功應訴，鍛煉了隊伍，積累了經(jīng)驗。這些經(jīng)驗對國內(nèi)其他企業(yè)也是有益的借鑒。

（一）采取合理應對方式，避免盲目應訴

對337調(diào)查的涉案企業(yè)而言，在得知被訴后，需要在周密論證的基礎上及時作出科學決策，并據(jù)此采取合理的應對方式，避免盲目應訴。

要實現(xiàn)科學決策，關鍵是要做到“知己知彼”。所謂“知己”，是指涉案企業(yè)要根據(jù)自身的實際情況，決定是否應訴、如何應訴。所謂“知彼”，是指涉案企業(yè)要摸清起訴方的真實狀況和真實意圖，據(jù)此制定合理的應對策略。

就本案而言，JW公司對本企業(yè)及其主要競爭對手的生產(chǎn)工藝具備較為透徹的認識和了解，對自有生產(chǎn)工藝的獨創(chuàng)性充滿自信，真正做到了“知己知彼”。在此基礎上，將“不侵權抗辯”作為應訴方案的重點，可謂“有的放矢”。同時，作為一家大中型企業(yè)，該公司具備較強的經(jīng)濟承受能力。所有這些因素都促使JW公司作出正面應訴的合理決策，最終收到了良好效果。

近年來，面對與日俱增的337調(diào)查，國內(nèi)涉案企業(yè)根據(jù)各自的實際情況，采取了不少靈活有效的應對方式，值得借鑒。相關做法包括：（1）正面應訴。但基于成本收益的現(xiàn)實考慮，這種直接硬攻方式對部分企業(yè)（尤其是中小企業(yè)）未必非常適合。（2）與起訴方溝通，商請對方撤訴。從337調(diào)查的實際情況來看，很多起訴方屬于非執(zhí)業(yè)實體，而非生產(chǎn)企業(yè)。他們盡管手中握有專利，但并沒有真實產(chǎn)能。他們之所以提起訴訟，并不是為了保住市場，而是希望通過專利訴訟索取高額和解費及專利授權費。此類角色屬于打專利官司的專業(yè)戶，被戲稱為“專利蟑螂”。一些國內(nèi)企業(yè)在得知涉案后，認真下了一番“知彼”的功夫，在摸清對方確屬“專利蟑螂”后，并不應訴，而是直接找對方談判。談判的結果，通常是支付一筆費用以換取對方撤訴。這就既保住了市場，又避免了高昂的律師費支出。（3）改變設計、換殼出口。一些國內(nèi)企業(yè)在得知涉案后，并不應訴，而是及時對其涉案產(chǎn)品進行“侵權規(guī)避設計”，同時設立新的企業(yè)繼續(xù)出口，這也不失為一種有效的應對策略。

（二）對國外律師團隊“依靠而不依賴”

在本案中，盡管JW公司聘請了具有337調(diào)查經(jīng)驗的美國律師團隊代理應訴，但該公司并未將案件完全交給美國律師處理，而是采取了“依靠而不依賴”的正確態(tài)度。在這一問題上，JW公司的主要體會和做法是：（1）律師的長項，通常在于案件的程序部分，律師的短板，通常在于案件的實體部分，而后者卻是涉案企業(yè)的長項。在設計應訴方案時，涉案企業(yè)和律師團隊需要合理分工、充分溝通。作為涉案企業(yè)，既要幫助律師掌握案件的實體內(nèi)容（如涉案產(chǎn)品的技術狀態(tài)等），又要通過向律師學習，對訴訟程序和應訴工作方向有所掌握。（2）律師為涉案企業(yè)提供的是有償服務，二者之間的利害關系不可能完全一致。由于對案件的實體部分缺乏了解，同時考慮到自身的利益，在應訴方案的設計和執(zhí)行過程中，律師通常傾向于承擔過多的工作。這不僅會增加涉案企業(yè)的費用支出，還可能影響工作效率，甚至有可能混淆應訴工作的主次矛盾，使應訴工作走上彎路。因此，涉案企業(yè)既要與律師搞好協(xié)作，同時也要有所監(jiān)督。（3）JW公司的“案件應訴小組”在與美國律師的配合過程中，將部分應訴工作做了程序分解，承擔了其中較為擅長且力所能及的部分，如收集技術文獻，進行相關實驗文件、生產(chǎn)文件及生產(chǎn)記錄的翻譯工作等。這樣既利于提升應訴效率、降低應訴成本，同時對JW公司而言，這也是一個重要的“干中學”過程。

在本案進程中，JW公司本著“依靠而不依賴”的原則，積極配合美國律所共同制定了合理可行的訴訟方案，有效控制了案件進展，充分發(fā)揮了律師的作用，對最終勝訴產(chǎn)生了積極影響。

（三）強化證據(jù)管理、統(tǒng)一對外口徑

在337調(diào)查程序中，涉案企業(yè)所有的書面、電子及錄音文件都可能作為證據(jù)被引用或被要求出示。如果舉證不能，將承擔不利后果。有鑒于此，相關出口企業(yè)應未雨綢繆，注重搞好日常的文檔管理，包括常規(guī)保留各類財務數(shù)據(jù)、產(chǎn)銷資料、試驗和生產(chǎn)記錄、研發(fā)憑證及完整的技術開發(fā)檔案等，以避免在應訴過程中產(chǎn)生舉證困難的被動局面。

在本案應訴的初始階段，JW公司就在辦案律師的提醒和指導下，及時在企業(yè)內(nèi)部下達了針對該案的文件管理規(guī)定，要求將所有相關資料匯總到案件應訴小組，并嚴格管控企業(yè)內(nèi)部的文件和信息流通。所有員工未經(jīng)允許，不得隨意傳播、刪改歷史工作記錄和文檔。此外，為防止起訴方通過包括客戶在內(nèi)的第三方取證，JW公司及時統(tǒng)一了對外發(fā)布口徑，規(guī)定由應訴小組統(tǒng)一起草書面文件，通過相關負責人審核后對外發(fā)布。這一經(jīng)驗非常重要，值得借鑒。

（四）注意在美國申請專利注冊

從337調(diào)查的諸多案例來看，如果相關案件的原被告雙方，在涉案商品的生產(chǎn)技術（工藝）中，已經(jīng)形成你中有我、我中有你的相互制約的局面，將利于雙方通過“交叉許可”等方式達成和解。例如，在美國EPSON公司就墨盒生產(chǎn)工藝控告國內(nèi)多家企業(yè)的337調(diào)查案中，因為原被告雙方在各自的墨盒生產(chǎn)工藝中，均使用了對方的一項或幾項專利，結果形成相互制約的局面，最終達成和解。根據(jù)美國法律，只有在美國受到有效保護的注冊專利，才能受到337調(diào)查的保護。因此，國內(nèi)企業(yè)只有在美國先行注冊專利，才可能獲得與國外企業(yè)相互制約、和解共贏的有效籌碼。

目前，日系企業(yè)每年在美國的專利注冊數(shù)占當年美國專利注冊數(shù)的40%左右。日本企業(yè)不僅積極申請基礎專利，而且將后續(xù)改進技術及外圍技術都申請專利，從而形成專利壁壘，使競爭對手難以突破。在專利注冊的基礎上，日本企業(yè)積極利用337調(diào)查打擊競爭對手，本案就是非常典型的范例。日本企業(yè)的這一經(jīng)驗值得借鑒。

國內(nèi)高新出口企業(yè)應重視在美申請專利注冊，最好是在出口產(chǎn)品的設計階段就開始申請專利，作為應對337調(diào)查的預防性措施。作為支持，相關主管部門可考慮向企業(yè)提供輔導培訓及適當資助，并推薦幾家有經(jīng)驗的律所集中經(jīng)辦此事，以提升工作效率，降低企業(yè)支出。此外，考慮到多數(shù)中小出口企業(yè)的實際情況，需要相關行業(yè)的商（協(xié)）會采取措施，對所在行業(yè)的國際專利布局，特別是相關專利在主要出口市場的注冊情況進行深入了解，幫助廣大中小企業(yè)在出口產(chǎn)品的研發(fā)環(huán)節(jié)提前進行侵權規(guī)避設計，并提示承接加工訂單的中小企業(yè)妥簽知識產(chǎn)權保證協(xié)議，防范337調(diào)查對企業(yè)經(jīng)營的不利干擾。