定牌加工商標侵權問題辨析

文 / 黃暉 馮超 / 北京市萬慧達律師事務所

定牌加工商標侵權問題辨析

文 / 黃暉 馮超 / 北京市萬慧達律師事務所

摘要：定牌加工企業自改革開放以來蓬勃發展，為我國出口創匯、解決就業起到了不可估量的作用。但定牌加工中對商標的使用是否構成侵權引發了業界廣泛爭議。我國司法和執法機關經歷了由完全認定侵權、到根據個案情況進行認定、再到傾向于認定不侵權的過程。此過程中主要涉及商標的使用概念和混淆原則在定牌加工中的理解和適用問題。對上述問題進行探索和研究，厘清現行法律規范及其適用中的偏頗，提出建議，以期日后實踐中更為合理地認定定牌加工中的侵權問題。

關鍵詞：定牌加工;商標侵權;承攬合同;審查義務;商標使用;混淆原則

引言

定牌加工又稱貼牌制造或委托加工，即OEM（Original Equipment Manufacture）,是指加工方根據合同約定，為定做方加工使用特定商標或品牌的商品并將該商品交付給定做方，后者依照合同支付加工費的經營模式。

在我國，定牌加工企業自改革開放以來蓬勃發展，為我國出口創匯、解決就業起到了不可估量的作用。但在另一方面，由定牌加工引發的商標法律問題也一直是理論界與實務界備受爭議的問題。

2012年6月29日，最高人民法院對日本株式會社良品計畫（下稱“良品計畫”）訴國家工商行政管理局商標評審委員會（下稱“商評委”）一案所做出的再審判決，更是把對這一問題的爭議推到風口浪尖。在該判決中最高人民法院（下稱“最高院”）明確認定“商標的基本功能在于商標的識別性，即區別不同商品或者服務的來源，因此商標只有在商品流通環節才能發揮其功能。二審法院認為良品計畫委托中國大陸境內廠家的生產加工供出口的行為不屬于《商標法》第三十一條規定的‘已經使用并有一定影響的商標’符合立法原意”。

筆者試圖通過對于國內外法律以及法院判決的認識厘清問題的本質矛盾，并提出對此問題的理解和建議。

一、定牌加工中的商標使用行為模式及侵權問題

定牌加工經營中有三種主要的模式。第一種是國內生產加工企業在定牌加工合同規定的數量、范圍之外，自行生產加工帶有國外企業注冊商標的商品。此種模式下，認定有關定牌加工中的商標使用構成侵權是沒有爭議的。

第二種是國外企業僅在其本國享有合法的注冊商標專用權（其并未在中國進行該商標的注冊）而委托國內生產加工企業定牌加工。國內企業和個人在中國擁有相同、近似商標注冊商標專用權，使用該商標并專用于出口。在此種模式下，相關定牌加工中的商標使用行為是否構成侵權有爭議。

第三種是國外企業在其他法域沒有合法的注冊商標專用權，但其他人在該法域內也沒有注冊情況下，委托國內生產加工企業定牌加工產品并專用于出口，是否侵犯國內商標注冊人的注冊商標專用權也是有爭議的。

本文主要論述在第二和第三種模式下，定牌加工對于商標的使用是否構成中國商標法所規定的商標使用行為而構成侵權。

二、我國法院對于定牌加工商標侵權問題的裁判及認識

與行政執法機關相比，我國法院對于定牌加工中侵權行為的認定逐步呈現從統一走向靈活的趨勢，從時間和地域上體現了逐步轉變的過程。

（一）法院司法意見的精神

北京市高級人民法院曾經于2004年2月18日出臺《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》（京高法發【2004】48號），第13條明確規定，定牌加工是基于有權使用商標的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品不在中國境內銷售，不可能造成相關公眾的混淆、誤認，不應當認定構成侵權。

而2006年2月13日出臺的《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》則對此問題提出了不同的理解。該解答認為，承攬加工帶有他人注冊商標的商品的，承攬人應當對定作人是否享有注冊商標專用權進行審查。未盡到注意義務加工侵犯注冊商標專用權的商品的，承攬人與定作人構成共同侵權，應當與定作人共同承擔損害賠償等責任。承攬人不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，并能夠提供定作人及其商標權利證明的，不承擔損害賠償責任。2006年的解答從上述司法機關的解答經歷的變化也反映了司法機關在此問題上長期存在的爭議。

最高人民法院在2009年出臺的《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》（《大局意見》）則提出“妥善處理當前外貿‘貼牌加工’中多發的商標侵權糾紛，對于構成商標侵權的情形，應當結合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權責任的承擔。”

從上述規定的內容可以看出，有關司法意見或者解答都一致認為，加工方應當承擔必要的審查注意義務，并根據該義務履行的情況判定侵權責任。上述所有現在依然生效的司法解答或者司法意見都未對加工行為是否侵權做出明確且有效的判斷。從《大局意見》中若侵權行為成立則加工方的法律責任要根據其注意義務完成情況判斷的表述看，相關意見沒有否定貼牌加工構成侵權的可能性。這也印證了以司法意見或者解釋突破法律規定的邏輯矛盾和理論困境。

（二）司法審判以及對問題理解的變化和穩定

1.認定定牌加工構成侵權的案例和主要依據

從既往的法院判決看，早期的司法裁判認定定牌加工行為認定侵權的情況較多。其中比較重要的判決有，美國耐克公司訴西班牙賽得體育公司、浙江嘉興市銀興制衣廠、浙江省畜產進出口公司商標權侵權案1深圳市中級人民法院（2001）深中法知產初字第55號民事判決書、廣州泓信訴廣州海關行政訴訟案2廣州市中級人民法院（2005）穗中法行初字第10號行政判決書、廣東省高級人民法院（2006）粵高法行終字第22好行政判決書等。

在上述有關判決中，以廣東省為代表的地方法院認為定牌加工行為構成侵權，其主要理由為（1）知識產權具有地域性，定做人在海外擁有的商標權不能對承攬人在中國境內的知識產權侵權行為構成抗辯；（2）《商標法》第五十二條規定在相同商品上使用相同商標的侵權行為中，是否造成消費者混淆并非侵權行為構成要件之一。

2.認定定牌加工不構成侵權的主要依據

與此同時，也存在各種持相反立場的判決和意見。其主要理由是（1）涉外定牌加工的商品不在我國境內銷售，不存在使相關公眾對商品來源產生混淆、誤認的可能；（2）定牌加工行為不會對商標權利人在國內的產品市場帶來任何實質性的損害，也不會對其享有的商標權利造成損害；（3）定牌加工的實質為《合同法》中所指的加工承攬的合同關系，因此，承攬人的定牌加工商品上定貼商標的行為不應認定為商標法意義上的使用行為。

有關司法意見或者解答都一致認為，加工方應當承擔必要的審查注意義務，并根據該義務履行的情況判定侵權責任。所有現在依然生效的司法解答或者司法意見都未對加工行為是否侵權做出明確且有效的判斷。

持此種觀點的代表性判決包括，上海市第一中級人民法院和上海市高級人民法院審理的JOLIDA商標侵權案（（2008）滬一中民五（知）初字第317 號、（2009）滬高民三（知）終字第 65 號判決書）。法院認為：涉外定牌加工出口的產品全部銷往美國市場，由于涉案產品全部出口，未在中國市場實際銷售，中國國內的消費者不存在對該商品的來源發生混淆和誤認的可能。在新加坡鱷魚、無錫艾弗國際貿易有限公司確認不侵權訴訟當中，法院認為無錫公司的行為屬于接受境外公司委托而進行的涉外定牌加工行為使用涉案商標具有合法授權，原告并無侵權的主觀故意和過錯。產品基于境外相關權利人的明確委托加工涉案產品后全部發往韓國，產品不在中國境內銷售。涉案商標僅在中國境外產生商品來源的識別作用，不可能造成國內相關公眾的混淆、誤認，因此不會對被告在國內的商標權造成損害。

3.第三種意見：根據個案情況進行判斷

浙江省法院系統的對于定牌加工問題在相同侵權以及近似侵權中采取了不同的判斷，在不同的案件中存在判斷不一致的地方。寧波市中級法院和浙江省高級法院在寧波保稅區瑞寶國際貿易有限公司訴慈溪市永勝軸承有限公司侵犯商標專用權糾紛案認為：商標地域性是商標權的基本特征之一，認定是否構成商標侵權，并非以造成混淆或誤認為構成要件，而是以是否在相同或類似商品上使用了與注冊商標相同或近似的商標；是否造成混淆或誤認，僅是判斷商標是否近似的要件，而非判斷是否構成商標侵權的直接要件。被告未經原告許可，使用與原告注冊商標相同的“RBI”商標，構成對注冊商標專用權的侵害。3寧波市中級人民法院（2005）甬民二初字第232號民事判決書和浙江省高級人民法院（2005）浙民三終字第284號民事判決書義烏市法院在義烏市聚寶日化有限公司訴義烏市工商行政管理局行政訴訟案認為，制造標注“DeLaRitz”商標的產品銷往美國的行為，僅限于生產領域，并未進入國內市場，不會造成相關公眾的混淆和誤認，生產該產品本身不構成對中國“RITZ”注冊商標權人的商標侵權，被告對原告生產標注“DeLaRitz”商標的產品構成商標侵權的決定，屬適用法律、法規錯誤，判決撤銷被告的行政處罰決定。

浙江省高級法院組成課題組在其2008年的研究報告中認為，涉外貼牌生產只要在相同商品或服務上使用相同標記的，就應直接推定混淆成立，從而認定定作人和加工人構成侵權；在涉外貼牌行為中，如貼牌產品與國內商標權人核準使用的商品或服務不相同，或者貼牌產品與國內商標權人的注冊商標不相同，因涉外貼牌產品均出口，不在國內銷售，國內的消費者不會發生混淆的可能，應認定為不屬于類似商品、類似服務、或商品與服務類似或不構成商標近似，從而不構成商標侵權。浙江省高級法院知識產權庭高毅龍審判長在2009年的會議上又重申了該觀點【1】。

在福建高院判決的“NEW BOSS COLLECTION”商標侵權案中（（2007）閩民終字第459 號）法院認為，原告雨果博斯公司在訴訟中不能舉證其訟爭商標在意大利已申請注冊或者在先使用，故該服裝進出口公司在意大利有權使用訟爭的“NEW BOSS COLLECTION”未注冊商標。喜樂公司生產的西服全部出口到意大利，從未在中國境內銷售，中國的相關公眾在國內不可能也沒有機會接觸到標有訟爭“NEW BOSS COLLECTION”商標的西服，不可能造成相關公眾的混淆、誤認，不構成侵犯注冊商標專用權的前提。被告喜樂制衣公司是受境外未注冊商標權人的委托定牌加工訟爭西服，由于該西服從未在國內進行銷售，因此，該定牌加工行為不會對上訴人及“BOSS”商標權利人在國內的產品市場帶來任何實質性的損害，同理也不會對上訴人在國內享有的商標權利造成損害。被上訴人喜樂制衣公司受意大利公司委托定牌加工，其僅為該公司定牌加工西服而不享有對定牌加工西服的商標使用權和銷售權；其與委托方意大利公司的關系實質為《合同法》中所指的加工承攬的合同關系，因此，被上訴人在其承攬的定牌加工西服上定貼 “NEW BOSS COLLECTION”商標的行為不應認定為商標法意義上的商標實際使用行為；而訟爭商標的實際使用人應為定作人意大利公司，據此，不論使用訟爭商標的行為是否構成侵權，其法律責任均應由定作人意大利公司承擔。

從以上介紹可以看出，在本世紀最初的十年中，我國不同地域的法院，乃至同一地域的法院對于這個問題都存在不同的認識。總體來說，以廣東省為代表的司法系統對于定牌加工構成侵權持肯定態度，而這種認識亦為當時的最高人民法院所接受。與此相對，上海、北京等地的法院則持相反態度。而浙江等地法院則對于相同商標以及近似商標的情況作了區分處理，也存在同案不同判的情況。

三、分析、理解與引申

然而，在最近一個階段的法院知識產權判決以及海關行政執法行為當中，這種認識正在發生變化，法院和行政執法機關的侵權判定正在由一律認定侵權向根據實際情況個案判定轉變。本文從以下幾個方面對此問題做進一步的分析和引申。

總結上述，對定牌加工侵權問題的認識，可以發現認定定牌加工是否構成侵權的爭議焦點主要在于兩個方面。第一，定牌加工中的商標使用行為是否構成我國商標法意義上的“商標使用行為”。第二，定牌加工中的商標使用行為是否可能構成我國商標法規定的“商標侵權行為”。

（一）我國商標法律中對于“商標使用行為”的規定、理解的分歧和辨析

1.從文義解釋的角度看《商標法》中商標使用行為是否必須屬于“流通中的使用”

根據我國《商標法》的現有條文及體例，如果判斷定牌加工中的商標使用行為是否構成商標侵權，首先需要界定何為“商標使用”行為。中國商標法中涉及“商標使用”到這一概念的條文主要包括《商標法》第五十二條、第三十一條、第四十四條以及《商標法實施條例》（下稱“實施條例”）第三條之規定。《實施條例》第三條規定，商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。由于《實施條例》采取了定義性的法律規范而且其特別明確了定義適用的范圍包含《商標法》以及《實施條例》，其理應成為“商標使用”含義的直接解釋。

該規定給人以似乎商標標識與商品或服務發生了結合，就構成了商標使用，而不問其是否起到了商標法意義上之產源標識作用的錯覺。部分專家認為，上述實施條例的規定中從“以及其他商業活動”這一表述來看，條文前半部分涉及的“商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽”指代的應當是商業活動的一種。我們認為，從條文本身的邏輯結構看，鑒于有關條文對于“包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中”的表述方式，語句的前半段與后半段以“或者”這一并列連詞隔開，其前后明顯屬于并列式語句，對于前半段“商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上”其并不能直接得出必須用于商業活動結論。根據以上論述，從中國商標法的文義解釋中較難得出商標法意義上的使用行為應當限定于流通領域這一結論。

2.加工是商標使用的具體方式

中國《商標法》第四條明確規定，自然人、法人或者其他組織對其生產、制造、加工、揀選或者經銷的商品，需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商品商標注冊。可見，加工行為本身屬于商品商標申請及使用的范圍。即對于商品的加工就屬于商品商標使用的具體方式。那么，定牌加工作為一種具體的加工形式仍然應當屬于商標注冊和使用的一種具體方式。

3.TRIPs相關條款的理解

我國《商標法》第四條明確規定，自然人、法人或者其他組織對其生產、制造、加工、揀選或者經銷的商品，需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商品商標注冊。可見，加工行為本身屬于商品商標申請及使用的范圍。

但如前所述，中國法院在司法實踐中的主流認識則認為有關使用行為應當局限于流通領域使用行為。理由之一是TRIPs第十六條規定，注冊商標所有人享有專用權，以阻止所有第三方未經該所有權人同意在貿易過程中對與已注冊商標的貨物或者服務的相同或類似服務使用相同或者類似標記，如此類使用會導致混淆的可能性。另一個可以作為依據的規定是《商標法》第五十條，其規定有下列行為之一的，屬于《商標法》第五十二條第（五）項所稱侵犯注冊商標專用權的行為：（一）在同一種或者類似商品上，將與他人注冊商標相同或者近似的標志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的。從該規定條文來看，與他人注冊商標相同或者近似的標志作為商品名稱或者商品裝潢使用的行為作為第五十二條之（五）所規定的侵權行為的一種予以規制的內容本身也說明，《商標法》五十二條所規定的侵權行為應當是指有關標識是作為產源標識進行使用的情形。最高人民法院知識產權庭庭長孔祥俊法官也認為，我國《商標法》第五十二條第（一）項雖未限定使用的范圍，但根據《商標法實施條例》第二條的規定，可以將其理解為商業活動的使用【2】。

法院的主流觀點認為，如果商業標識沒有進入流通，其就不能夠被普通消費者所了解和認識，只有在消費者已經形成了認識的情況下，商標才能夠發揮區分商品或者服務來源的作用。

商標使用問題是實踐中造成理解分歧的主要原因之一，是當有關規定適用在商標侵權與混淆構成的關系，相同商標與近似商標的構成對侵權問題認定的影響等具體問題上，這種理解分歧被進一步放大。

我們認為，中國法院的上述解釋似有將有關法律規定做缺乏理由的限縮解釋之嫌。實施條例作為商標法的下位法解釋上位法不應超越法律條文本身的含義，除非上位法律本身的意思不清。而不能以司法解釋或者法院判決來解釋一個含義本來清楚的條文。但是，從實踐角度，我們可以理解法院審判當中為案件的需要，不得不做出某些形式上越權的解釋的情況。事實上，囿于立法階段對于法律經驗和把握的有限和司法中紛繁復雜的實踐需要，類似行為在我國司法實踐中并不鮮見。特別是在知識產權的法律實施中，以司法解釋或者法院判決的突破反過來推動立法工作的現象也一直存在，而且有時候也是必要的。

4.尋求通過立法的最終解決

上述分析說明造成對此問題認識混亂在一定程度上源于法律規定本身存在不明確或者對于商標使用行為本質的把握有值得商榷之處，或者立法者在當時的條件下無法對定牌加工等問題做出充分的考慮。

令人欣慰的是，在2012年商標法的修正案當中，我們發現草案第四十七條規定，“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為”。可見立法者也認識到了上述問題。這一修改將“產源標識之用途”作為商標使用行為的構成要件，對于鑒別商標使用行為和界定其范圍具有重要意義。

根據以上討論可以看出，我國商標法本身對于商標使用行為相關規定在一定程度上的不明確導致實踐中我國行政執法和司法部門對于有關問題的認識也存在一定的分歧。而我國司法部門對該問題的認識也逐漸顯露出一定的傾向性。這種傾向性可能通過修法等方式進一步明確。

（二）認為定牌加工不構成侵權的主要依據及辯駁

1.加工承攬合同與商標使用行為的關系

認定定牌加工不構成商標侵權行為的一個理由是認為定牌加工屬于中國《合同法》所規定的加工承攬行為，即加工方為定做方承擔加工貨物并收取報酬（加工費），本質上屬于一種勞務提供和輸出，不屬于商標法意義上的使用行為。另外，辦理出口手續的行為也不會使定牌加工的產品在市場上銷售而進入流通領域，因而不構成商標使用。也有學者援引《聯合國貨物買賣合同公約》（下稱《公約》）的規定，即認為出口商品是否侵權，應當以進口國或者商品銷售地國的法律為判斷標準,而不應當以中國(出口國)的法律為判斷標準。也就是說,侵權行為的判定應以出口的貨物是否侵犯了進口國受保護的知識產權為準。就交付貨物這一行為而言，買賣合同與定牌加工合同并沒有什么不同，因此可以參照適用《公約》規定【3】。

本文認為，此種認識難以成立，主要理由如下：

我國商標法本身對于商標使用行為相關規定在一定程度上的不明確導致實踐中我國行政執法和司法部門對于有關問題的認識也存在一定的分歧。而我國司法部門對該問題的認識也逐漸顯露出一定的傾向性。這種傾向性可能通過修法等方式進一步明確。

（1）根據侵權法原理及《合同法》的規定，因加工承攬產品侵犯他人知識產權所形成的是侵權責任，加工方及承攬方的約定不能成為侵權責任的免責事由。加工承攬是一種《合同法》所規定的有名合同，其效力應當遵循合同相對性原則，即加工承攬合同中所有的權利義務約定僅僅約束合同雙方，違反合同會產生違約責任。而因加工承攬合同的履行而侵犯第三人知識產權的行為屬于侵權行為，產生的是侵權責任。此時，合同約定的任何內容都不能成為合同當事人對侵權責任的抗辯事由（與此類似的還有買賣合同中的權利瑕疵擔保責任）。任何因合同履行而侵犯第三人知識產權或其他合法權利的行為，都應當按照《侵權責任法》第八條、第九條之規定，由合同當事人雙方承擔連帶責任。4《侵權責任法》第八條：二人以上共同實施侵權行為，造成他人損害的，應當承擔連帶責任。第九條：教唆、幫助他人實施侵權行為的，應當與行為人承擔連帶責任。當然，承擔侵權責任的一方，在對外侵權責任承擔完畢之后，仍然可以按照合同規定，追究違約方（如加工承攬合同的定做人或者買賣合同的出賣人）的違約責任。

（2）根據例外法定的原則，對于侵權責任的免除需有明文規定。如《侵權責任法》規定了教唆、幫助無民事行為能力人、限制行為能力人實施侵權行為的，應當承擔侵權責任；監護人未盡到監護義務的承擔相應責任。此規定屬于共同侵權的例外，即民事行為能力人、限制行為能力人本人由于不具有識別能力不能承擔責任。監護人由于監護能力有限，僅在其監護義務范圍內承擔相應責任。

如果認定加工承攬合同中承攬方由于其認識能力有限不能承擔法律責任，則需要有法律對此做出特別規定。況且，定牌加工的承攬人作為生產企業，一般是我國法律上的企業法人，不但是具有完全民事行為能力的主體，應當對其行為承擔法律責任，而且由于其生產型企業的特點，一般而言，非對于相關產品、技術乃至品牌等具有相當理解能力者不能完成被委托之生產加工任務。據此，由于認識能力問題而免除或者減輕其責任的理由較難成立。

3.定牌加工承攬人從事的是直接侵權行為不應以審查義務是否完成作為侵權責任構成要件。

以“審查義務”或者“注意義務”是否完成作為免責的要件，應當針對間接侵權行為而非直接侵權行為。眾所周知，根據侵權人參與侵權行為的形式、程度的不同，可以分為直接侵權人和間接侵權人。直接從事侵權行為，侵害被侵權人民事權益的人是直接侵權人，應當承擔侵權責任。除了直接侵權人之外，雖未直接從事侵權行為，但因為其與直接侵權人之間的特殊關系或開啟了一個危險源，負有監督、管理直接侵權人、防免損害發生的義務的人是間接侵權人。當間接侵權人未盡該義務，致使損害發生時，便是實施了間接的侵權行為。法律基于保護被侵權人的考慮，也令這些間接侵權人承擔與其義務范圍相當的侵權責任【4】。 比如《商標法實施條例》規定的便利條件提供者責任5侵犯注冊商標專用權的行為：故意為侵犯他人注冊商標專用權行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的構成共同侵權，承擔連帶責任。，《著作權法》中規定的出版者責任等6《最高人民法院關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十條出版物侵犯他人著作權的，出版者應當根據其過錯、侵權程度及損害后果等承擔民事賠償責任。出版者對其出版行為的授權、稿件來源和署名、所編輯出版物的內容等未盡到合理注意義務的，依據著作權法第四十八條的規定，承擔賠償責任。出版者盡了合理注意義務，著作權人也無證據證明出版者應當知道其出版涉及侵權的，依據民法通則第一百一十七條第一款的規定，出版者承擔停止侵權、返還其侵權所得利潤的民事責任。 出版者所盡合理注意義務情況，由出版者承擔舉證責任。。此外，《侵權責任法》規定的網絡服務提供者責任7《侵權責任法》第三十六條規定，網絡用戶、網絡服務提供者利用網絡侵害他人民事權益的，應當承擔侵權責任。網絡用戶利用網絡服務實施侵權行為的，被侵權人有權通知網絡服務提供者采取刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要措施。網絡服務提供者接到通知后未及時采取必要措施的，對損害的擴大部分與該網絡用戶承擔連帶責任。網絡服務提供者知道網絡用戶利用其網絡服務侵害他人民事權益，未采取必要措施的，與該網絡用戶承擔連帶責任。也屬于此類主體。

法律對知識產權侵權行為中直接侵權人與間接侵權人的法律責任的規定有所不同。首先，直接侵權人的法律責任一般按照無過錯責任原則，而對間接侵權人按照過錯責任原則（包括過錯推定）歸責。這也是《商標法》、《專利法》及《著作權法》規定對侵權產品（復制品）的銷售商（以及出版者、制作者、出租者）賠償責任合理來源抗辯的依據8《商標法》第五十六條第三款規定，銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的，不承擔賠償責任。《專利法》第七十條規定，為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。《著作權法》第五十二條規定，復制品的出版者、制作者不能證明其出版、制作有合法授權的，復制品的發行者或者電影作品或者以類似攝制電影的方法創作的作品、計算機軟件、錄音錄像制品的復制品的出租者不能證明其發行、出租的復制品有合法來源的，應當承擔法律責任。。其次，間接侵權人的免責范圍僅僅限于損害賠償等債權請求權，而停止侵權等物權請求權的責任則應當承擔。

根據以上分析并結合定牌加工實際情況可以看出，將審查義務是否完成作為承攬人法律責任的條件是值得商榷的。

4.定牌加工比照國際貨物買賣認定侵權與否缺乏依據

有專家認為，在國際貨物買賣方面《聯合國國際貨物買賣公約》對知識產權在權利瑕疵擔保方面規定，賣方所交付的貨物，必須是第三方不能根據工業產權或其它知識產權主張任何權利或要求的貨物，但以賣方在訂立合同時已知道或不可能不知道的權利或要求為限，而且這種權利或要求根據以下國家的法律規定是以工業產權或其它知識產權為基礎的：(a)如果雙方當事人在訂立合同時預期貨物將在某一國境內轉售或做其它使用，則根據貨物將在其境內轉售或做其它使用的國家的法律;或者(b)在任何其它情況下，根據買方營業地所在國家的法律。

值得注意的是，為平衡貨物銷售合同中買方和賣方的權利義務，該公約第四十二條第二款還規定：賣方在上一款中的義務不適用于以下情況：(a)買方在訂立合同時已知道或不可能不知道此項權利或要求;或者(b)此項權利或要求的發生，是由于賣方要遵照買方所提供的技術圖樣、圖案、程式或其它規格。

本文認為，這種類比適用也難以成立。首先，《聯合國國際貨物買賣公約》第四條明文規定，本公約只適用于銷售合同的訂立和賣方和買方因此種合同而產生的權利和義務。也就是說《公約》適用的范圍是國際貨物買賣合同，是針對合同當事人，以當事人雙方權利義務為內容的“國際合同法”。這與TRIPs等規定侵權行為的國際侵權法有著本質的區別。《公約》第五條進一步規定，本公約不適用賣方對于貨物對任何人所造成的死亡或傷害的責任。可見，公約明確排除了針對第三方權利人的侵權責任，特別是侵犯人身權法律責任的適用。

其次，顧名思義《聯合國國際貨物買賣公約》針對的是商品的國際買賣而非生產加工。一方面，一個商品的銷售者（出賣人）與制造者（加工承攬人）在知識產權侵權行為中的作用、地位有本質區別，其侵權責任理應有所不同。如前所述，一般認為制造者是侵權行為的始作俑者，對侵權行為承擔無過錯責任，責任范圍包括停止侵權等物權請求權的內容以及賠償損失等債權請求權的內容。而銷售者的作用是將侵權行為的范圍擴大，其責任范圍包括停止侵權，而對善意的銷售者對賠償責任可以享有合理來源抗辯。

再次，《公約》第四十二條規定了賣方對于其出售的貨物承擔權利擔保義務。國際貿易法律擬定的背景是大額大宗、多種類、跨國（洲）的貿易，以及轉口貿易等。一方面，在如此交易過程復雜、主體繁多、跨一個或者多個法域的國際貿易流程中對出賣人克以過多的權利審查和保證義務不利于國際貿易的發展，這與加工生產行為的固定性、地域性有所不同。另一方面，公約的內容和目的就在于促進國際貨物買賣，而有關規范的適用范圍僅僅限于國際貿易。與從事生產者及銷售者與侵權行為的因果關系和密切程度有著本質不同。

最后，該《公約》的內容是對于國際貿易法律規范的歸納總結，屬于習慣法，上述知識產權條款也不屬于強制性條款。《公約》第六條就明確規定，雙方當事人可以通過合同約定不適用本公約。

認為定牌加工屬于國際勞務輸出或者服務提供缺乏依據。《聯合國服務貿易總協定》規定的11類服務當中不包括加工行為。911類142個項目，它們是：（1）職業服務，包括醫生會計師律師等專業服務房地產服務，廣告與科技咨詢服務；（2）通訊服務；（3）建筑及相關工程服務；（4）分銷服務；（5）教育服務；（6）環境服務；（7）金融服務；（8）健康與社會服務；（9）旅游及與旅行相關的服務；（10）娛樂、文化與體育服務；（11）運輸服務。過境交付、境外消費等四種類型的服務均要求“不存在物資、人員的直接流動”。10（1）過境交付（cross border supply），從一成員國的國境內向另一成員國的國境內提供服務，這種服務不構成人員、物資或資金的流動，而是通過電訊、郵電或計算機網絡實現的服務。（ 2）境外消費（consumption abroad），在一成員國的國境內向另一成員國的消費者提供服務。（3）商業存在（commercial presence），通過一成員國提供的服務實體（法人）在另一成員國以商業存在提供服務，它是一國的企業或經濟實體到另一國開業，提供服務，包括投資設立合資、合作和獨資企業。（4）自然人流動（movement of personnel），由一成員國的自然人在另一成員國境內提供服務。因而，定牌加工行為明顯不符合上述規定，因而不屬于公認的國際服務提供行為的范疇。

（三）小結

本文認為司法實踐應當根據加工承攬合同內容及其他相關證據，結合定牌加工的過程和性質，區分定做人和承攬人在具體侵權行為中的作用及其認知能力和認知情況，做出具體判斷，而不是把承攬人的責任不加區分的免除。

除非承攬人的認識能力和認識情況存在特別的情形，否則應當按照《侵權責任法》第九條之規定，由定做人和承攬人對侵權行為承擔連帶責任。如果由于定做人的原因，造成合同的履行侵犯第三方知識產權，或者因侵犯第三方知識產權造成合同無法履行，則違約方應當承擔合同責任。

（二）商標侵權與混淆的關系

認為定牌加工不構成商標侵權的另一個主要理由是，定牌加工產品全部出口，未在中國市場實際銷售，中國國內的消費者不存在對該商品的來源發生混淆和誤認的可能。而此種認定方面的前提條件是認為“混淆”是商標侵權認定的必要條件。本文認為這種理解有失偏頗。

《商標法》五十二條規定，有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：（一）未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的；（二）銷售侵犯注冊商標專用權的商品的等。上述規定顯然沒有將混淆誤認作為侵權行為的構成要件。雖然，一些專家對于本條有所詬病，認為其沒有把握商標侵權行為的本質，有違法律的應有之義。本文認為，中國是成文法國家，法律的理解和適用應當按照法律內容進行。即使法律中確實存在規定不當，也應當通過修法工作對有關內容進行修改，而非忽視或者背離法律進行解釋和適用。

《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（下稱《商標解釋》）第九條第二款規定，易使相關公眾對商品來源產生誤認屬于判定商標近似的標準之一。第一，《商標解釋》規定，混淆僅是商標近似的判定要件，而非相同商標的判定要件。第二，在近似商標的侵權判定方面也存在“來源產生誤認”或者“有特定的聯系”兩種情況。而有特定聯系即為是消費者誤認為兩者有關聯關系，而不屬于產源混淆的范疇。第三，《商標解釋》僅將混淆原則作為判定商標近似的要件，而非侵權行為的構成要件。商標侵權判定中，可能存在不構成混淆，但構成侵權的情況。

歐共體一號指令的第十條規定的保護商標基本條件中，認為在商標與標記相同及商品或服務相同時，該保護是絕對的。只有在商標與標記相似時，才必須結合混淆的可能性來解釋相似的概念。

這種認識并非中國獨創。歐共體一號指令的第十條規定的保護商標基本條件中，認為在商標與標記相同及商品或服務相同時，該保護是絕對的。只有在商標與標記相似時，才必須結合混淆的可能性來解釋相似的概念【5】。 此外，雖然有學者認為TRIPs第十六條規定的“當對于相同的商品或服務使用相同標記或符號的情況下，應推定存在被混淆的可能性”中對于相同商標依然有混淆原則的影子。但實際上，TRIPs對于此類相同商標的混淆并沒有提供可以推翻的說明【5】。也就是說，在相同商標的條件下，構成侵權應當是不言而喻的。

進一步說，這種不言而喻的結論也是中國行政法乃至刑法對于假冒注冊商標行為進行規制的理論基礎之一。中國《刑法》第二百一十三條規定，未經注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，情節嚴重的，構成該罪。舉重以明輕，如果有關行為已經滿足刑法構成要件而構成犯罪的條件下，相關生假冒商品的生產行為卻因商品沒有最終在中國市場銷售給中國消費者而不構成民事侵權行為，這樣的說法顯然無法成立。事實上，大多數刑事案件當中，假冒商品在生產階段尚未銷售就被公安機關查獲的情況極為普遍，那么相關商品顯然沒有被銷售到市場而造成混淆。如果此時的生產行為不構成侵權，那么《刑法》二百一十條無異于形同虛設。

從《商標法》對馳名商標等特殊商標保護看，混淆不是侵權構成要件。如在馳名商標的保護制度方面，對于注冊馳名商標的保護并不以構成混淆為要件。根據《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（下稱“《馳名解釋》”）第九條第二款規定，足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯系，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的，屬于《商標法》第十三條第二款規定的“誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害”。此處規定的有“相當程度的聯系”顯然不屬于“混淆原則”的范疇。最高院在針對該解釋的答記者問中特別指出，“誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害”，不應簡單地從一般商標侵權的市場混淆意義上進行理解，通常都涉及因誤導相關公眾而減弱馳名商標的顯著性或者貶損其聲譽。因此，中國法律對注冊馳名商標適用的是針對反淡化、反污損的“聯系原則”，而非“混淆原則”。由于《商標解釋》第一條之（二）將馳名商標的侵犯作為商標侵權行為的一種進行規定，因此對馳名商標侵權的規定也屬于商標侵權的一種具體方式，馳名保護中對混淆原則的拒絕是商標權保護中對其不適用的一個部分。

本文認為混淆原則并非商標侵權行為的構成要件。因此，以定牌加工產品因不流入市場、未造成混淆為由，否定侵權行為的成立從法理上缺乏依據。我們認為雖然定牌加工問題具有特殊性，但是在現有法律未對其進行例外規定的條件下，對其不能法外開恩。

另外，根據前述分析，混淆原則是判斷商標近似的重要理論。但是，應該慎重將混淆理論的適用擴張到侵權判定的其他方面。否則，其可能成為任意裁判的借口，最終與法律的應有之意背道而馳。

混淆原則并非商標侵權行為的構成要件。因此，以定牌加工產品因不流入市場、未造成混淆為由，否定侵權行為的成立從法理上缺乏依據。我們認為雖然定牌加工問題具有特殊性，但是在現有法律未對其進行例外規定的條件下，對其不能法外開恩。

四、以目的港國家侵權情況作為侵權判定要素的可操作性

如前所述，部分法院判斷定牌加工的侵權的另一個要素是考慮定做人在目的港是否具有商標權。但是，不同法院在此問題上的認識不盡相同。如前述上海法院審理的JOLIDA商標侵權案中，法院認為：無錫公司有境外公司的合法授權。而在香港雨果博斯有限公司與武夷山市喜樂制衣有限公司商標侵權糾紛案中，法院認為“各國對商標權的取得原則也有所不同，有的國家是通過對商標的實際使用自然取得；有的則要通過注冊取得。但不論如何取得，各國均無法限制未注冊商標在本國的在先使用權。上訴人在訴訟中始終不能舉證證明其訟爭商標在意大利已申請注冊或者在先使用，故該公司在意大利有權使用訟爭的“NEW BOSS COLLECTION”未注冊商標。可見，不同法院在認定定牌加工不侵權的當中考慮了目的港國家的注冊情況，并嘗試通過證據對在該法域的侵權成立進行分析。

本文認為在審理國內的商標侵權案件中，希冀中國法院對其他法域的侵權情況做出準確和充分的分析，并以此作為國內侵權是否成立的結論有極大的困難。

首先，國與國的法律規定相差極大。比如美國的商標法除了聯邦法律外，各州也有自己的法律，還存在各種判例法。要分析清楚一些復雜案件中侵權行為的成立與否，即使是當地的法官和律師業也疏非易事，何況遠跨重洋的我們。另外，中國已經超越美國成為世界最大的貿易國。由于國際貿易發展，我們除了與世界主要國家發生貿易關系外，還會與一些不知名的國家包括離岸貿易國家發生關系。此時，要查明這些法域內的法律規定，僅僅依靠開庭時的證據顯然極其困難。

其次，隨著國際貿易的發展，轉口貿易也蓬勃發展。比如新加坡作為世界最大的轉口貿易國之一，其每年的轉口貿易額數量驚人，其中與中國相關的數量也很客觀。這些轉口貿易流向復雜，甚至無法預測和跟蹤。如果按照進口港的原則，這些轉口貨物的問題如何在中國法院進行判斷就更加困難。

綜上，本文認為以目的港作為侵權判定的基礎，具有極大的困難和很低的可操作性。

五、總結和結論

眾所周知，法律的一項基本功能就是指引作用。中國是成文法國家，只有依靠明晰的法律規定才能有效的解決問題，而不是使得本來清晰的法律變得模糊和不可捉摸，使法律喪失其指引功能，而成為“隨意打扮的小姑娘”。

綜上所述，本文認為對定牌加工的侵權問題應當通過立法或者司法解釋進行明確規定，并注意法律系統內在的邏輯性和一致性。否則，在現有法律制度下，應當堅持以下既有的判定原則，才能妥善解決定牌加工的問題和避免法律理解與適用上的混亂。

第一，對于相同商品上使用相同商標的定牌加工行為，應當按照現行商標法的規定直接認定侵權。

第二，對于相同或近似商品上使用近似商標的定牌加工行為，應當僅就其對于中國消費者的認識情況，適用中國法律規定進行分析，把握混淆原則作為近似判定的要件，特別是把注意混淆的可能性而非現實性作為侵權判定的標準。

第三，放棄以目的港法域的侵權情況作為判定中國境內侵權的要素。或者采取舉證責任倒置的辦法，讓被訴侵權人承擔更重的舉證責任方可免責。

以上是本文對定牌加工問題解決提供的初步建議。相信有關問題一定會通過立法和司法活動最終得以解決。

參考文獻

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