從Abbott Labs.v.Sandoz Inc.案看方法限定產品權利要求的解釋

文 / 歐陽雪宇 / 國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心審查員/ 武樹辰 / 北京集佳知識產權代理有限公司

從Abbott Labs.v.Sandoz Inc.案看方法限定產品權利要求的解釋

文 / 歐陽雪宇 / 國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心審查員/ 武樹辰 / 北京集佳知識產權代理有限公司

按照性質劃分，權利要求有兩種基本類型，即物（entity）的權利要求和活動（activity）的權利要求，或者簡單地稱為產品權利要求和方法權利要求（這里所說的產品權利要求和方法權利要求應當做廣義理解）。第一種基本類型的權利要求包括人類技術生產的物（產品、設備）；第二種基本類型的權利要求包括有時間過程要素的活動（ 狹義的方法、用途）。屬于物的權利要求有物品、物質、材料、工具、裝置、設備等權利要求；屬于活動的權利要求 有 制造方法、使用方法、通訊方法、處理方法以及將產品用于特定用途的方法等權利要求。

根據我國的專利審查及專利民事訴訟實踐：在類型上區分權利要求的目的是為了確定權利要求的保護范圍。通常情況下，在確定權利要求的保護范圍時，權利要求中的所有特征均應當予以考慮，而每一個特征的實際限定作用應當最終體現在該權利要求所要求保護的主題上。例如，當產品權利要求中的一個或多個技術特征無法用結構特征并且也不能用參數特征予以清楚地表征時，允許借助于方法特征表征。但是，方法特征表征的產品權利要求的保護主體仍然是產品，其實際的限定作用取決于對所要求保護的產品本身帶來何種影響。

然而，存在著一種特殊類型的權利要求，即在特殊情況下，當產品權利要求既無法用結構特征并且也不能用參數特征予以清除地表征時，允許借助于方法特征表征。這種特殊類型的權利要求即方法限定產品權利要求(product by process claim)，這種類型的權利要求中采用制備方法來限定產品發明，多見于制藥和生物、化學領域。它是對受專利申請時的分析技術水平所限,無法充分了解其構造的產品發明撰寫專利申請并獲得保護的一種方法。出于促進科學技術發展、保護創新等目的，這種權利要求在很多國家獲得了認可，在我國這種類型的權利要求撰寫方式也是允許的。但是對于專利授權、確權程序及侵權訴訟程序中該類權利要求的保護范圍如何確定，在各國長期以來一直都存在著沖突。

這種沖突的根源即在于：一方面，作為一般原則，在確定權利要求的保護范圍時，權利要求中的所有特征均應當予以考慮，故方法限定產品權利要求中的方法特征應當予以考慮；另一方面，按照目前的大多數做法，方法特征表征的產品權利要求的保護主體仍然是產品，其實際的限定作用取決于方法是否對所要求保護的產品本身產生影響，對于某些領域的發明而言（例如某些不可預測的領域），受到當前分析技術水平的限制，可能存在不能判斷方法對產品本身產生何種影響，換言之，不能確定方法特征如何影響結構特征，以及受到方法特征影響的結構特征會產生何種變化，在這種情況下必然會發生在確定權利要求保護范圍時，“方法特征”客觀上不能被考慮的情況。

針對這種長期存在的沖突，在2009年5月18日作出判決的Abbott Labs . v . Sandoz Inc.案中，美國聯邦巡回上訴法院CAFC通過全院聯席審理(en banc)的方式對該案進行了審理，就CAFC對方法限定產品權利要求的解釋方法進行了整理，并根據過去的美國最高法院判決，對解釋方法進行了統一。

Abbott Labs . v. Sandoz Inc.案的原告Abbott Laboratories享有美國專利U.S.Patent No.4,935,507的獨占實施權，涉案權利要求2-5為關于藥品頭孢地尼(cefdinir) 結晶的產品權利要求,在這些權利要求中，并沒有采取結晶頭孢地尼的物理、化學特征或組成對該產品進行限定，而記載了獲得該結晶頭孢地尼的制備方法，采用了“is obtainable by～ing”,即“可由某某方法獲得”的形式進行了限定，也就是說以方法限定產品形式描述了權利要求。

涉及該專利的專利侵權訴訟共有兩起，Abbott Labs.主張Sandoz Inc.等制藥公司侵害了上述專利的專利權，Sandoz Inc.等制藥公司的被控侵權物由不同于涉案權利要求中記載的制備方法而制備，盡管如此，Abbott公司主張Sandoz Inc.等侵害了其專利權。

該案在CAFC的爭論主要集中于由不同于方法限定產品權利要求中記載的制備方法制造的產品是否構成了專利侵權。CAFC認為，在此應考慮以公開為對價而授予獨占權的專利法宗旨，方法限定產品權利要求的權利范圍應受權利要求中記載的方法特征所限定。例如，對于一項涉及化學混合物的發明，發明人沒有在權利要求中記載該混合物的組成或特性，而采用了“compound X , obtained by process Y (由方法Y獲得的混合物X)”這種方式來記載該混合物，在這種情況下，專利權人通過方法特征向公眾傳達了其享有獨占權的權利范圍。如果在進行權利要求解釋時不考慮“obtained”后的“process Y”限定，便意味著采用Z方法制造的混合物X也可能構成對該專利的侵權。對方法特征的忽略使得侵權判斷的依據只能落腳于混合物的組成或特征，在發明者并沒有在權利要求中記載混合物的組成或特征的情況下,如何判斷該被控侵權物與專利產品是否同一,不將所記載的方法的同一性作為侵權的判斷依據，而試圖根據沒有記載的組成、特征來追究專利侵權的做法似有舍近求遠之嫌，從可操作性的角度來看有所欠缺。大多數法官認為“當權利要求保護的產品的結構未知和該產品只能通過引用其制備方法進行限定時，創建一個方法特征表征的產品權利要求的方法特征在這樣一些特殊情形中不起限定作用的判斷規則是完全沒有必要、而且在邏輯上是謬誤的。這樣的判斷規則會將專利的保護范圍擴展超出發明人在發明中‘特別指出和明確要求’保護的主題，35 U.S.C. § 112 II 6”。

在美國聯邦巡回上訴法院對Abbott Labs . v. Sandoz Inc.案作出聯席審理之后，即確立了在涉及“方法限定產品的權利要求”的侵權訴訟中，方法特征對權利要求的保護范圍具有限定作用的原則。

根據我國目前的專利侵權案件審理實踐，我們可以借鑒美國的上述案例來處理“方法限定產品權利要求”的解釋問題。即，對于可預測的領域，例如機械領域，由于本領域技術人員能夠判斷方法對所要求保護的產品的結構上的影響以及這種影響所帶來的結構變化是什么，因此，為了比較的便利性，我們可以比較權利要求所要求保護的產品（考慮方法對其結構的影響）與被控侵權產品，來進行侵權比對；而對于不可預測的領域，例如化學、生物等高新技術領域，由于借助于目前的分析手段很難判斷方法本身對產品的影響，因此，應當將產品權利要求中的方法特征與被控侵權產品的制造方法進行比較。這樣既能兼顧侵權案件審理的便利性，又能兼顧由于技術的發展而對法律適用本身的影響。