存在第三方合作的政府資助發明的權利歸屬——兼評斯坦福訴羅氏侵犯專利權案

馮 婧

(華南理工大學 法學院，廣東廣州510006)

職務發明是指雇員為完成雇主交付的工作任務所完成的發明創造。［1］根據美國職務發明的相關規定，發明的所有權是屬于發明人(即受雇人)的，除非雇傭者和受雇人之間有相反的協議。［2］這也就意味著作為發明人的受雇者可以依據專利法授予發明人的權利將自己的發明轉讓給第三方。但是針對政府財政資助的發明則主要適用《拜杜法案》的規定，即要求項目承擔者附條件享有專利權。斯坦福訴羅氏侵犯專利權案由于在政府資助外還存在于第三方的合作，因此在《拜杜法案》和《專利法》的適用上產生了分歧，本文就此案對存在第三方合作的政府資助發明的權利歸屬問題做進一步探討。

一、本案的主要案情

1985年，名為Cetus的加利福尼亞的小公司開始研究通過人體血液測試能夠引發艾滋病的HIV病毒，其中一項名為PCR的技術獲得了諾貝爾獎，這也成為該項研究中的主要成就。1988年，Cteus開始同斯坦福大學傳染病研究中心合作測試一種新艾滋病藥物的功效。Holodniy教授當時是斯坦福大學該項目的一名研究人員，在此之前與斯坦福大學簽訂了雇傭協議，同意將自己在工作期間發明的“權利、所有權和利益”轉讓給學校。Holodnity的管理人將其安排到Cetus公司去學習PCR這種在研究中用到的技術，Holodnity教授在進入Cetus公司的時候，簽署了一項協議，同意將自己的發明以及相關的改進技術轉讓并特此轉讓給Cetus公司以作為其進入Cetus的條件。Holodniy在與Cetus公司的員工一起工作的期間，發明一種建立在PCR技術基礎上的測試患者血液里HIV數量的方法。當Holodnity回到斯坦福時，與其他幾位斯坦福的工作人員一起對這種方法進行了測試，最終，斯坦福大學申請了三項測試方法的專利。由于斯坦福大學擁有三項檢驗血液里HIV的方法專利，在羅氏開始生產HIV試劑盒時，斯坦福大學起訴羅氏公司運用了斯坦福的專利技術，侵犯其專利權。同時羅氏也反訴斯坦福和發明專利的兩名研究人員不具有起訴權，因為檢測血液里HIV的方法是羅氏集團收購的Cetus公司與斯坦福大學合作開發出的，因此斯坦福大學并不具有專利的所有權，缺乏起訴的權利。地區法院通過簡易判決對于斯坦福的訴求部分同意，部分否定，而上訴法院則對地區法院的判決做出修改，認為斯坦福大學缺乏起訴的權利。

二、本案的爭議焦點

本案涉及到對1980年的《拜杜法案》(Bayh－Dole Act)如何適用的理解。《拜杜法案》出臺的主要目的就是要鼓勵大學、小型企業等將發明進行商業化，將專利權賦予項目承擔者，與此同時項目承擔者也要承擔一定的義務，例如政府可以在為了公益等情況下可以免費的使用該專利，或者將這項專利再許可給別人。

(一)《拜杜法案》的適用條件

Breyer法官認為《拜杜法案》中關于發明的歸屬，應該滿足以下順序:首先是投資一方，其次是美國政府，再次是發明該項專利的具體個人。按照這種觀點，聯邦資助的研發項目中默認項目研發機構獲得了專利，即默認作為雇員的發明人同意將專利轉讓給作為雇主的學校，這樣最終獲得專利權的是學校，而非具體的發明人，這也就意味著發明人不能再將該專利隨意轉讓給別人。這種做法是要保證《拜杜法案》所想實現的專利商業化的目的，同時能夠避免對納稅人的二次征稅和保持政府介入的自由度。如果雇員可以隨意將專利轉讓給其他企業或者個人，實際上這項專利更不容易被商業化，而是被他人壟斷性的使用，同時這也意味了納稅人納了兩次稅。而且一旦這項專利轉讓給了其他企業，政府想要將其用于公益事業也就無法實行，最終使得《拜杜法案》形同虛設。

此外，《拜杜法案》中對承包商的權利描述時運用的是“保留(retain)”而非“獲得(obtain)”，這也就說明法案并不是說所有的由聯邦資助的發明都屬于承包商(本案指斯坦福)，投資方、政府和發明人都可能獲得專利。創造性思維所產生的職務發明創造自然歸屬于勞動者自己，也就是應該歸屬于發明人，［3］承包商想要獲得專利的所有權，就要通過雇傭協議或者其他形式的協議獲得原本屬于發明人的專利權。本案中，恰恰是這對個雇傭協議中是否包含HIV測試方法的這一項專利而產生了爭議，而這一爭議點也會這直接影響到《拜杜法案》在本案如何適用的問題。但是基本可以肯定的是，《拜杜法案》適用不能自然剝奪發明人的專利所有權，只有在學校、小企業等非盈利機構從發明人那里獲得專利權時才能適用。

(二)轉讓合同的優先性

美國的專利法將職務發明的所有權賦予了發明人，只有發明人明確將自己的權利轉讓給雇傭者時雇傭者才享有專利的所有權。本案中的Holodniy教授既與斯坦福簽訂過雇傭協議，又與Cetus簽訂了保密協議，其中都涉及了轉讓專利權的內容，那么兩個轉讓合同的優先性就成為了本案最大的爭議點。法院最終依據是兩份合同中的措辭來確定優先性，認為Holodniy教授與Cetus公司簽訂的協議優先于與斯坦福的簽訂的協議。在與斯坦福簽訂協議時，合同中的使用是“將轉讓”，也意味著未來會轉讓，但不是簽訂合同的時候對方就被授予權利，而只是為自己創設了一項轉讓的責任，更沒有專門的指向哪個具體的專利。而與Cetus公司簽訂協議的內容則較為具體，就是“將轉讓并特此轉讓”，針對的就是目前進行的發明研究，要轉讓給公司，針對的對象具體、明確，固Cetus公司的協議是優先于斯坦福的協議的。當然這種觀點也并非被所有法官接受，Breyer法官就對這一論斷存疑。一個人對一項發明的專利所有權只能轉讓一次，在第一次簽訂轉讓合同時，發明人就已經不是專利權的所有人，自然不能進行第二次轉讓。一個發明人可以隨意將一項發明轉讓給不同的人，這對其他善意的被轉讓人是不公平的。

三、本案對我國的啟示

斯坦福案的實質在于《拜杜法案》的適用條件，以及與《專利法》中基本制度的協調與優先性的問題，案件雖然已經解決，但是給我們留下很多思考，尤其是為類似的案件在我國法律環境下該如何處理提供了參考。

(一)我國政府資助發明權的歸屬

對于政府財政資助的科研成果的歸屬問題主要經歷了“全民享有——國家享有——項目承擔單位所有”變化。［4］美國很多知識產權的保護制度是基于知識產權保護過度而非保護不足而導致的交易成本增長的背景下制定的。［5］我國在借鑒的過程中必然會存在很多差異，最基本的就是我國對于職務發明的歸屬與美國不同，由此影響下的政府財政資助的科研開發的權利歸屬中具體問題的就與美國不同。

1.權利的歸屬與例外。2007年12月29日全國人大常委會審議通過的《中華人民共和國科學技術進步法》(以下簡稱《科技進步法》)被學者稱為科技領域的“憲法”。［6］根據《科學技術法》的第二十條第一款的規定，政府資助的科研成果的專利權是屬于項目承擔者的，但是對于涉及到國家安全、國家利益和重大社會公共利益的科研項目的成果是原則中的例外。這樣就需要界定什么樣的項目屬于例外的情形，因此要明確第二十條歸屬例外的標準的認定。筆者認為，這種標準對于第二十條的具體在實踐中的運用必要的，尤其是認定機構，美國是由聯邦機構認定，我國是否也要由政府相關機構來認定要權衡兩個方便的因素:第一，不能由簽訂項目的具體政府機構來認定，這樣就相當于合同一方自己證明自己符合合同的條件，這樣對另一方來說是不公平的;第二，在確定認定的第三方時要衡量第三方的認定能力是否足以保證結果的準確性，這要求第三方既要中立，又要具有一定的鑒別能力。

2.國家的實施權與介入權。Breyer法官對斯坦福案的判決持反對意見，其主要觀點之一就涉及到本案的判決結果會使得國家的實施權與介入權的實現受到阻礙。一旦羅氏公司擁有了該項專利，就意味著政府無法直接控制專利權，即使滿足國家實施或者介入的條件，想要使用或者許可他人使用也存在重重障礙。所以，對于政府資助的科研項目的發明人想要將專利授權給第三人是應當受到《拜杜法案》的限制。我國的《科學進步法》第二十條的第二款和第三款也分別規定了國家的實施權和介入權。啟動國家的實施介入的主要條件有兩個:一是在合理期限內沒有實施的;二是國家為了國家安全、國家利益和重大社會公共利益的需要。只要滿足其中的一個條件，國家就可以實施或者介入。

(二)“約定”與“法定”的優先性

羅氏與斯坦福的案子，法官認為《專利法》對發明人權利的規定與《拜杜法案》相比是應該優先適用的，當然這一結論的得出與本案中簽訂的兩個轉讓合同表述的特殊性有關。同時，這也對政府資助的科研項目中的權利歸屬的“法定”原則與發明人通過“約定”將權利轉讓給第三方的情形何者優先的問題。究其實質，在美國之所以存在本案中的兩個轉讓合同的沖突，是因為美國的職務發明在沒有約定的情況下是屬于發明人的。因此就可能出現本案中發明人與學校的約定不明確而使得發明人對第三方的授權優先，進而使得《拜杜法案》失去適用的條件的情形。而我國職務發明在沒有約定時，專利權是屬于單位的，因為我國《專利法》第六條明確規定了職務發明的歸屬，即職務發明創造申請專利的權利屬于單位，在申請被批準后，該單位是專利權人。第六條的第三款規定單位與發明人或者設計人可以訂有合同，對于專利權的歸屬做出約定，如果有約定的話，約定優先。這就說明對于政府資助的科研項目，在我國大多情況下發明人是不能夠將發明轉讓給第三人，因為專利權人是單位而非發明人，自然發明人沒有轉讓發明的權利。

(三)存在第三方資助的專利權歸屬

羅氏與斯坦福的案子還留有一個爭議的問題，就是對于檢驗血液里HIV的方法專利到底屬于哪一方，或者是兩方共有。法院只是以斯坦福不完全享有專利權而認定其沒有起訴的資格。但是斯坦福從其他兩位科學家那里得到的授權是沒有爭議的，只是在Holodniy教授授權的環節存在問題，那是否意味著該項方法專利是斯坦福和收購Cetus公司的羅氏公司所共有，法院并沒有明確。此種情形在我國可以分為以下幾種情形考慮:一是本單位與臨時工作單位的專利權歸屬;二是合作開發的專利權歸屬;三是委托開發的專利權歸屬。

對于第一種情形，首先可以明確在我國的法律下，Holodniy教授主要利用斯坦福或者是Cetus公司物質技術條件完成發明，又沒有特別的約定，那么該專利是屬于單位的。因此，如果將Cetus看作是臨時工作單位，建立在PCR技術基礎上的發明應該屬于職務發明中的“利用本單位的物質技術條件”的情形而屬于Cetus公司。但是最終斯坦福申請的三項技術專利也包含對于大學中其他兩位教授共同在政府財政資助下完成的部分，也就要判斷在斯坦福的研究其他教授或者是Holodniy教授有沒有對最終發明的“實質性特點”作出“創造性貢獻”。

從第二種合作開發的角度看本案，按照雙方的描述，兩方是有合作的意思表示的，因為斯坦福派出了Holodniy教授去Cetus公司進行研究，利用了Cetus公司的PCR技術，而Cetus公司也主要依靠Holodniy教授的研發工作才能完成最終的研究。兩者從一開始就是一種合作的關系，依靠Holodniy教授將這種合作關系聯系起來，但是雙方并沒有約定具體的權利歸屬。如果合作開發成立，斯坦福與羅氏共同擁有專利，根據我國，《合同法》第三百四十條第三款規定，合作開發的當事人一方不同意申請專利的，另一方或者其他各方不得申請專利。因此，斯坦福在申請專利的時候應該征得Cetus公司的同意。

另外，如果是一開始就約定委托開發，則要明確研究成果的歸屬，否則專利權就屬于Cetus公司，由斯坦福免費使用，但這也不是斯坦福的本意。所以，斯坦福在一開始就應該與Cetus公司明確Holodniy教授在進入Cetus公司研究學習期間的專利權歸屬，避免糾紛的發生。從而更好的保證國家實施和介入的角度將斯坦福大學最好以委托開發的形式與Cetus公司合作，并在合同中約定專利權屬于斯坦福大學，同時Cetus可以免費使用。這樣，收購Cetus的羅氏公司可以繼續使用檢驗血液中HIV的方法專利來開發試劑盒，同時斯坦福作為專利人權和項目的承擔單位可以保證國家對該專利的實施和介入。

［1］張 楚主編.知識產權法［M］.北京:高等教育出版社，2007.

［2］胡明正.美國雇員發明的權利歸屬問題［J］.知識產權，1992(2).

［3］任 進.區分職務發明與非職務發明的法定標準［J］.科技與法律，2001(1).

［4］袁曉東.論我國科技項目中的知識產權政策［J］.科學學研究，2006(1).

［5］胡朝陽.科技進步法第20條和第21條的立法比較與完善［J］.科學學研究，2011(3).

［6］喬永忠，朱雪忠.利用財政性資金形成科研成果的知識產權問題研究——兼評新修訂的《科學技術進步法》第20條和第21條［J］.科技與法律，2008(6).