專利審查中公知常識的認定和舉證

孫瑞豐 曲淑君 范 麗

專利審查中公知常識的認定和舉證

孫瑞豐 曲淑君 范 麗

通過梳理我國以及美日歐關于公知常識的相關概念，分析我國公知常識的認定和舉證責任的分配方式，對現行的公知常識舉證的主要觀點以及其操作難度進行討論，兼顧行政效率和公平，從發明實質出發，提出了更具可操作性的公知常識舉證責任的分配方式，并就此擴展公知常識的證據形式，有條件地將專利文獻和非專利文獻納入公知常識的范疇。

公知常識 舉證 效率 公平

專利審查工作的實質是從法律的角度、從現有技術的水平去評判專利申請的貢獻。創造性的評判是發明專利實質審查中的難點，其中，公知常識的認定一直以來是一個爭議極大并備受關注的問題。因此，有必要對公知常識的認定和舉證責任的分配進行相關的探討。

一、公知常識相關概念及其解釋

（一）我國對公知常識相關概念的規定

對于公知常識的概念，我國專利法及其專利法實施細則都沒有進行規定，現行《專利審查指南2010》（以下簡稱《指南》）也僅僅進行了示例性的解釋?！吨改稀返诙糠值谒恼?.2.1.1規定a國家知識產權局：《專利審查指南》，知識產權出版社2010年版。：所述區別特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段?！吨改稀返谒牟糠值诙?.3規定：對駁回決定和前置審查意見中主張的公知常識補充相應的技術詞典、技術手冊、教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據。從指南示例性的解釋可以看出，公知常識應該具有普遍知曉的性質。

此外，在發明專利審查實踐中還經常使用“慣用手段”、“普通技術知識”和“常規實驗”等概念，以下進一步明確這些概念與公知常識之間的關聯。

《指南》第二部分第四章2.4規定：所屬技術領域的技術人員，也可稱為本領域的技術人員，是指一種假設的“人”，假定他知曉申請日或者優先權日之前發明所屬技術領域所有的普通技術知識，能夠獲知該領域中所有的現有技術，并且具有應用該日期之前常規實驗手段的能力，但他不具有創造能力。如果所要解決的技術問題能夠促使本領域的技術人員在其他技術領域尋找技術手段，他也應具有從該其他技術領域中獲知該申請日或優先權日之前的相關現有技術、普通技術知識和常規實驗手段的能力。

從該領域技術人員的定義以及公知常識的示例性解釋可以看出，公知常識包含慣用手段和普通技術知識，也就是說，慣用手段和普通技術知識是公知常識的一種具體形式；而常規實驗可以看作是本領域技術人員的一種能力。進一步而言，公知常識是一種結果，常規實驗是一個過程，常規實驗的結果是一種公知常識。

除此之外，最高人民法院《關于行政訴訟證據若干問題的規定》中還提到了“眾所周知的事實”的概念，雖然現有法律法規沒有對“眾所周知的事實”進行解釋，但一般認為眾所周知的事實是社會上一般成員和法官都知曉的，并且由于其本身固有的顯著性和客觀性，因此是免證事實。由此可見，公知常識不屬于眾所周知的事實，但眾所周知的事實屬于公知常識，這是因為，公知常識是本領域技術人員知曉的，而眾所周知的事實是社會上一般成員知曉的，因此其具有更大的普遍性。

（二）美日歐對公知常識相關概念的規定

美國專利商標局對公知常識沒有明確進行定義。美國審查指南bUSPTO，Manual of Patent Examining Procedure（MPEP），Ninth Edition，March 2014.規定，僅在審查員認為他斷言是本領域公知常識的事實能夠立刻被毫無疑問地證實的情況下，才適合于基于這種沒有證據支持的公知常識作出通知書。美國規定可以用作公知常識的包括以下兩個方面內容：（1）能夠立刻被毫無疑問地證實為眾所周知（well-known）的事實，或者是容易證明的且沒有與之相矛盾的記錄的事實；（2）用于證明公知常識的文獻證據，宣誓書或者宣言?？梢?，在美國專利審查過程中，公知常識是能夠立刻被毫無疑問地被證實為眾所周知（well-known）的事實，或者是容易證明的且沒有與之相矛盾的記錄的事實。

日本采用的是周知、慣用技術的概念。在日本《特許實用新型審查基準》c日本特許廳：《特許實用新型審查基準》，發明協會2013年7版。新穎性創造性中規定：“周知技術”是指在本技術領域普遍知道的技術。

歐洲專利局《審查指南》dEPO，Guidelines for Examination in the European Patent Office，Revised edition，September 2013。中規定：“公知常識”是指在基本的手冊、專著和教科書中關于所述主題的信息。當發明的所屬領域很新以致相關的技術知識在教科書中還未出現時，這些“公知常識”也可以是專利說明書或科學出版物中的信息。

二、公知常識的舉證責任

（一）公知常識舉證的現行做法

在審查實踐中，公知常識及其相關概念（“慣用手段”、“普通技術知識”和“常規實驗”）的使用是相當普遍的，這除了有審查員主觀因素，也與實際案情相關。例如在“一種竹掃帚”的實用新型專利無效行政糾紛案中，涉案權利要求技術特征眾多，與對比文件的區別特征也眾多，但是這些區別特征在日常生活中經常使用。此時，如果采用公知常識進行評述可以極大的提高行政效率。事實上，該案中，法院不僅將上述區別特征直接認定為“公知常識”，更是認定為“眾所周知的事實”而沒有提供證據。

對于申請人來說，公知常識的確認關系到專利申請是否獲得授權，因此，申請人希望審查員給出明確的證據。《指南》第二部分第八章4.10.2.2規定：審查員在審查意見通知書中引用的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠說明理由或提供相應的證據予以證明。由此可見，指南對于公知常識的認定，并沒有要求必須提供文獻證據，可以通過說明理由來證明。因此，在審查實踐中采用說理的方式來證明公知常識是非常常見的。與中國不同，歐專局在其指南中規定公知常識在遭到質疑時需要通過文獻證據進行支持，但實際上，歐專局在審查實踐中也有相當比例是采用說理的方式來證明公知常識。

（二）公知常識舉證責任分析

由于我國沒有統一的行政程序法，行政程序中的舉證責任沒有明確的法律規定，一般遵循行政訴訟法中舉證的基本規則。e李蕓：《我國行政訴訟舉證責任探究》，載《蘭州大學法律碩士學位論文》2009年4月。

有觀點認為：考慮到行政效率等因素，可以采用自由心證的方式對公知常識進行認定，從而 不 用 進 行舉 證 。也f李曉明：《在專利審查中的公知常識舉證問題淺析》，載《電子知識產權》2010年第10期。有 觀點 認 為 ：在 專 利 授 權案件中，專利審查部門應當對其認定的公知常識負舉證責任，專利授權確權案件是行政案件，應當遵循行政訴訟的一般原則，即“誰主張，誰舉證”的原則，以保證申請人的合法利益。g張冬梅：《專利授權確權案件中公知常識的證明》，載《知識產權》2012年第10期。

結合專利審查工作的實踐，上述第一種觀點過于強調行政效率，弱化了審查機關向申請人提供公知常識性證據的要求，更多地采用說理的方式，而我國目前只是專利大國而非專利強國，申請人的創新能力以及代理人的撰寫和檢索水平還有待提高，片面強調行政效率等因素而不對公知常識的認定進行舉證，對于提高專利水平和激發創新主動性都是不利的，與專利法“為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發明創造，推動發明創造的應用，提高創新能力，促進科學技術進步和經濟社會發展”的立法宗旨也不相適應；上述第二種觀點過于強調了公平原則，要求審查機關向申請人提供認定為公知常識的所有文獻證據，這在某些情況下會大大降低行政效率，而我國目前發明專利的申請數量龐大并且增長迅速，申請人對于審批周期要求也很高，因此行政效率是一個必須考量的重要因素。

因此，為了同時提高專利質量和行政效率，有必要對于公知常識及其相關概念（“慣用手段”、“普通技術知識”和“常規實驗”）的舉證責任重新進行考量并分配。

（三）創造性審查中的公知常識舉證

在創造性評價時一般采用三步法，第一步是確定最接近的現有技術，第二步是確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題，第三步是判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。涉及第三步的判斷時才會應用公知常識及其相關概念。因此，我們可以對第二步的判斷結果進行分類，從而討論公知常識的舉證責任。

創造性評判應從把握發明構思入手，抓住技術實質判斷發明貢獻從而實現立法宗旨。對于區別特征，在申請中要么明確記載了效果或作用，要么沒有記載效果或作用。通常認為，在申請中明確其效果或作用的技術特征，都屬于申請人認為的發明點，針對上述區別特征，即使審查員認定為公知常識也應對其進行舉證，并且為了讓申請人信服，舉證應該以文獻證據為主。相反，如果在申請中并沒有記載區別特征的效果或作用，可以認為該區別特征不是申請人認為的發明點，即不是直接體現發明構思的特征，沒有體現發明的智慧貢獻，此時，如果審查員有理由認定該區別特征屬于公知常識，則應該由申請人對其進行舉證，即舉證責任倒置。

例如：發明請求保護一種工藝，申請人認為采用了一種新催化劑從而提高了產率，并具體限定了催化劑的用量是一個小范圍。對比文件公開了采用這種催化劑的生產工藝，只公開了催化劑用量的一個大范圍。此時可以分兩種情況討論：

1.說明書具體實施例中證明了這個小范圍具有更高的產率，比大范圍產率高3%。申請人認為的發明點有兩個，一個是新催化劑，另一個是催化劑用量。但根據審查員檢索到的現有技術，新催化劑已經被公開了，相對于最接近的現有技術本發明點僅是催化劑用量。如果審查員認為催化劑的用量屬于“常規實驗”可以確定的，那么審查員應該提供證據，例如可以提供對于這種生產工藝產率提高5%是很容易做到的。相反，如果審查員找不到這種證據，甚至找到了這種生產工藝提高0.5%就會帶來巨大利益的證據，那么就不應將該用量的選擇認定為常規實驗，也就不應該對其創造性提出質疑。

2.說明書沒有記載任何關于催化劑用量效果的說明或者其技術效果與對比文件公開的大范圍相當。此時，申請人認為的發明點在于新催化劑，而不在于催化劑的用量。根據審查員檢索到的最接近的現有技術，該新催化劑已經被現有技術公開了，但現有技術沒有具體公開催化劑的用量，那么，審查員可以認為這種參數的調整屬于“常規實驗”可以確定的。此時，如果申請人認為該用量無法通過“常規實驗”獲得，其應該提供證據以證明該區別特征并非通過“常規實驗”獲得，此時的舉證責任實際已經轉移給了申請人。例如，可以提供催化劑用量選擇需要考慮很多因素，并且這些因素具有極大的不確定性等。

根據申請日提交的說明書中的具體記載的技術效果與發明點的分析來決定公知常識的舉證責任分配方式，一方面可以減輕審查員對公知常識舉證的壓力，提高行政效率，另一方面也對申請人的利益進行保護，同時對申請人專利申請進行了引導，既體現了效率與公平的行政審批原則，也對提高專利申請質量起到了正面的導向作用。要求申請人準確地界定其技術內容和技術實質，將發明對社會的智慧貢獻記載在說明書中，這對全面提升我國專利申請文件的撰寫質量和專利授權質量無疑都是有利的，審查員可以根據說明書的記載準確把握要求保護的技術方案，這對高效高質地完成審查工作也是很有裨益的，因此，上述舉證責任的分配方式，兼顧了行政效率與公平的原則，具有很強的可操作性。

而且，采用舉證責任倒置的處理方式也符合我國民事訴訟和刑事訴訟程序中的“舉證責任倒置”的原則。專利審查行為屬于依申請的行政行為，這類行為起因于申請人希望獲得某種權利即專利權，因此，由申請人對自己提出的申請的主張承擔舉證責任也是合理的，因為，申請人作為其發明創造所屬技術領域的專業技術人員，更了解技術的核心和發明的創新點所在，完全具備就公知常識進行舉證的能力，那么，為了獲得具有排他性的專利權，其承擔公知常識的舉證責任就更具可行性了。hi孔祥?。骸秾徖韺＠虡藦蛯徯姓讣m應證據規則的若干問題》，載《法律適應》2005年第4期。

三、公知常識的證據形式

（一）公知常識的舉證難度

在《指南》中只列舉了教科書或工具書（技術詞典、技術手冊等）可以用于證明公知常識，同時，由于審查實踐中涉及的現有技術包括所有的技術，不具有公知常識所特有的普遍知曉程度，因此采用一兩篇專利文獻或非專利文獻來證明公知常識也顯不足。

在對公知常識進行舉證過程中，往往會遇到如下兩種情形：一是某技術手段過于簡單和通用，很難在教課書或工具書上體現（例如：手機形狀為圓角的方形），二是某技術手段過新，還沒有在教科書或工具書上體現（例如：生物技術中的某些特征）。這就給審查員的舉證帶來了很大的困難。

（二）公知常識的適當擴展及其分析

歐專局的指南對公知常識證據進行了擴展，便于舉證。在我國也可以參考歐專局的相關規定對公知常識的證據進行一些擴展，適當地擴展到專利文獻和非專利文獻，但同時要考慮到公知常識需要一個普遍知曉的程度，因此對專利文獻和非專利文獻也要進行具體的限制。

第一，對多篇專利文獻，如果申請人或專利權人不同，或者申請人或專利權人中涵蓋了本領域主要設備制造商、服務供應商或研發機構，則該多篇專利文獻可以作為公知常識的證據使用；對于單篇專利文獻，如果引用頻率非常高，則該篇專利文獻可以作為公知常識的證據使用。

第二，對多篇非專利文獻，其作者不同并且發表在不同的學術刊物上，則該多篇非專利文獻可以作為公知常識的證據使用；對單篇非專利文獻，如果其是本領域領軍科學家所著、引用頻率非常高、在本領域頂級雜志發表的研究文章或者在本領域比較有名的雜志上發表的綜述性文章，則該篇非專利文獻可以作為公知常識的證據使用。

基于公知常識所具有的普遍知曉性，可以從本領域技術人員內心確認度的角度來具體分析對其進行適當擴展的合理性與可行性，即將本領域技術人員內心確認度高的內容定義為公知常識的范疇。

專利文件通常僅僅是申請人為了獲得專利保護而撰寫的文件，其目的不在于獲得本領域的普遍認可。對于僅僅有一篇專利文件公開，或者雖然有多篇專利文件公開，但是這些專利文件申請人或專利權人相同或者有某種聯系，此時被本領域技術人員普遍獲知的可能性較小。如果有多篇專利文件都記載了同樣的技術內容，這些篇專利文件的申請人或專利權人不同并且沒有聯系；或者這些申請人或專利權人覆蓋所屬技術領域主要設備供應商、服務提供方或研發機構，那么其被該領域技術人員普遍獲知的概然性較大，此時，將在專利文件中公開的內容認定為屬于公知常識，可以形成較高的內心確認。

非專利文件通常僅僅是作者對自己研究的一種發表，其目的在于獲得本領域的認可。對于該領域領軍科學家發表的研究文章、在該領域頂級雜志發表的研究文章、在該領域比較有名的雜志上發表的綜述性文章、或者引用頻率非常高的文章，即使只有一篇，其內容被該領域技術人員閱讀的可能性仍然很大，其被該領域技術人員普遍獲知的概然性較大。如果多篇非專利文件都公開了相同技術內容且作者不同，則被該領域人員普遍獲知的概然性較大，此時，將在單篇或多篇非專利文件中公開的內容認定為公知常識，可以形成較高的內心確認。

采用如上方式對專利文獻和非專利文獻進行限制后，一方面擴展了公知常識的舉證形式，減少的舉證難度，提高了行政效率，另一方面由于對專利和非專利文獻的普遍知曉程度進行了規定，也滿足了公知常識的基本含義，不會損害申請人的利益。

結 語

通過分析可以得出，在審查實踐中經常使用的“公知常識”、“慣用手段”、“普通技術知識”與“常規實驗”等概念都是相關的，是本領域技術人員掌握的知識或能力。對區別特征及其效果或作用進行分類，可確定公知常識的舉證責任。對說明書中明確記載了具有效果或作用的區別特征，如果要認定其為公知常識，審查員應該提供公知常識的證據，并且通常為文獻證據；相反，對說明書中未記載效果或作用的區別特征，如果要認定其為公知常識，審查員可以不必提供文獻證據，申請人應該承擔該舉證責任。借鑒歐專局的現行規定，對我國公知常識及其相關概念的證據形式進行適當擴展，并對專利和非專利文獻的知曉程度進行規定，既有利于提高行政審批的效率，也有利于提高專利審批的質量，并不損害申請人的利益。

This article analyzes the concept of general knowledge in China, the United States, Japan, Europe, and the mode of distribution of identification and burden of proof for general knowledge. Then, the present main points on burden of proof for general knowledge and practical diffi culty thereof are discussed. This article suggests to improve the operability of the mode of distribution of identifi cation and burden of proof for general knowledge, extend the evidence forms of general knowledge and include patent documents and nonpatent documents in the scope of general knowledge conditionally.

general knowledge; burden of proof; effi ciency; fairness