專利風險行為管理研究

虞國新，周曉中

（江蘇天容集團股份有限公司，江蘇 南京 210000）

1 案例分析

專利風險行為，是指在企業所進行的任何與專利有關的行為中，因管理疏忽或處置不當而帶來的負面后果或損失的可能性。最近，一個專利權糾紛案例，給人們提供了很好的警示。

國內一家農藥企業，從事農藥研究開發及生產經營已有45 年歷史，現已進入中國農藥10 強企業行列。該公司在科研開發方面具有較強實力，是江蘇省科學技術廳驗收掛牌的工程技術研究中心。在人才方面，有江蘇省333 人才工程培養對象2 名；獲江蘇省333 人才工程突出貢獻獎1 人；南京市有突出貢獻的中青年專家1 人；獲“中國化工青年科技突出貢獻獎”2人；獲“全國化工優秀科技工作者”2 人。公司的研究成果多次獲得國家級、省部級科技獎勵，其主導產品無論是產能規模還是技術水平，均位列世界前茅，得到了國內外業界同仁的廣泛認可。

10 年前，公司為了充實科研開發隊伍，提高核心競爭力，從外部引進了一批從事化工工藝研究開發的科研人員，分配到各項目的研發之中。

磺酰脲類除草劑是該公司的主導產品，在國內外市場有很好的聲譽，為了降低生產成本，提高產品質量，簡化工藝操作，公司又開展了合成新工藝研究，通過科技人員的不懈努力，終于研究開發出2 個關鍵中間體的合成新工藝。該新工藝可使產品的生產成本降低10%，三廢排放下降20%，并且革除了原先毒性高、危險性大的原料，避免了生產過程中的安全隱患，也減少了操作崗位的毒害，有效的保護了操作工人的健康。

2009 年4 月1 日，公司決定將這一新工藝申請中國發明專利，因此召集項目組負責人、公司知識產權管理人員、專利代理事務所的專利代理人，研究專利申請的方案及程序。專利申請方案中確定了哪些技術關鍵應該公開，哪些技術訣竅應該保密，避免專利文獻一公開，就將公司多年苦心鉆研的技術關鍵拱手送給競爭對手；為了做到集思廣益，確定專利申請的程序為：由項目負責人負責起草專利申請文件，起草完后，先由項目研究小組各研究人員會審，提出修改意見，由項目負責人修改后，再交由專利代理人按發明專利申請的規范格式及要求進行修改。然后向國家專利局提交發明專利申請文件。為了保密起見，公司規定，除了項目組人員及知識產權管理人員，其它人員一律不得接觸該項專利的申請工作。2009 年4 月15 日，項目負責人將經過項目組全體成員會審并修改后的專利申請文件提交給了專利代理人，請專利代理人再修改后及時提交國家知識產權局。2009 年5 月15 日專利代理事務所向國家知識產權局提交了專利申請文件，并取得了發明專利受理通知書。

以上專利申請方案及申請流程不能說不嚴密，應該說是無懈可擊。

2009 年7-9 月份，該公司在化工生產停產檢修期間，按研究開發出的新工藝，投入1000 多萬元購置設備及設施，對原生產裝置按照新工藝的要求進行改造，將這一研究成果投入了產業化。產業化結果表明，新工藝在產品質量、原料消耗、生產成本、三廢排放等方面，達到了預期目標，使目標產品在國內外市場的競爭力進一步加強，有效的鞏固了公司這一產品在國內外市場上的地位。

2012 年2 月18 日，國家知識產權局下發了授予這兩項發明專利權的通知，并頒發了專利證書。根據公司制定的知識產權獎勵辦法，項目組成員得到了公司的獎勵。

就在公司取得該項專利權后的5 個月，即2012 年7 月12日，國家知識產權局發來了專利無效宣告請求受理通知書，并附上了無效宣告請求人的信息及無效宣告請求的理由。

（1）無效請求人，是一家從事染料生產的企業，該染料生產企業在幾年前與該農藥生產企業有過經濟上的糾紛。

（2）無效請求理由，無效請求人提供了1 份權利人為該染料生產企業的發明專利授權說明書，經過比對，這份發明專利名稱與被無效發明專利名稱只有兩個字的差別，即將“XXXX的合成方法”改為了“XXXX 的制備方法”。

2 份專利是不是侵權，是不是有新穎性，單從專利名稱上看并不科學，關鍵是看權利要求書及說明書的實質內容。經過對2 份專利授權說明書的實質內容進行詳細比對發現，染料企業取得的專利授權說明書的內容與農藥企業取得的專利授權說明書的內容大同小異，幾乎可以說是同出一轍。只是在反應溫度，反應時間，投料比等工藝條件的范圍上作了一點改動，有的把范圍縮小一點，有的是把范圍擴大一點，但2 者的范圍均有很大的交集。

染料企業要求宣告農藥企業的發明專利無效最根本的理由是，染料企業的該專利申請日2009 年4 月28 日，而農藥企業的該專利申請日是2009 年5 月15 日（實際上，農藥企業的專利申請文件早在2009 年4 月15 日就已完成初稿，交給了專利代理事務所，由于專利事務代理人手頭代理申請的專利多，而耽誤了一些時間）。另外是授權日，染料企業的該專利授權日2012 年2 月11 日，而農藥企業的該專利申請日是2012 年2 月18 日，相差僅僅7 天。但是根據中國專利法，在中國境內申請的專利，專利權是按在先申請原則，即先申請者，擁有專利權，所以染料企業依據這一原則向國家知識產權局提出了宣告農藥企業該專利無效的請求。

農藥企業接到國家知識產權局寄來的“專利無效宣告請求受理通知書”后，遂與專利代理事務所聯系，并按國家知識產權局復審委的要求在1 個月內提交了對該無效宣告請求書面意見陳述書。后來，國家知識產權局又再次來函，通知農藥企業將對該專利無效宣告請求事項，召集2 家企業的代表到國家知識產權局復審委進行口審，并確定了口審的時間和地點。

為了維護公司的合法權益，農藥企業、染料企業代表按時到國家知識產權局專利復審委員會進行了答辯，農藥企業在口審中提供了該專利工藝開發的實驗記錄，并指出，該專利涉及的產品是農藥產品，又是該農藥企業的主導產品，為了研究開發這個產品的新工藝，農藥企業多年來對該產品的工藝進行了深入、系統的探索，才得到這一項專利技術；而染料企業與農藥毫不相干，怎么可能開發農藥產品的工藝技術呢？只是這2 家企業原先有過經濟糾紛，因此，染料企業申請該項農藥專利，而且2 家企業該專利的申請時間、權利要求書和說明書的內容又十分相似，可能是另有隱情。然而，國家知識產權局復審委認為，按照中國專利法，專利權的授予與申請人從事的行業、領域無關，專利權只授予先申請者；至于2 家企業之間的歷史糾葛，專利局沒有義務也沒有必要調查，不影響本專利的無效復審。因此國家知識產權局復審委最終作出了農藥企業該專利無效的決定。決定最后指出，不服判決的，可以在15 日內向北京市中級人民法院上訴。

農藥企業為了取得該項專利權，又投入人力、財力向北京市中級人民法院上訴，上訴結果仍是維持原判。就這樣，本來農藥企業的一項原創性科技發明，變成了別人的專利，更嚴重的是，該項專利所涉及的產品是該農藥企業的主導產品，農藥企業的該項專利無效后，該農藥產品的生產只能使用原先的老生產工藝，對企業的經濟效益和長遠發展帶來了很大影響。

2 啟示

該專利權利糾紛案例，給企業知識產權管理工作提出了幾點警示：

2.1 企業引進人才須謹防“商業間諜”

當今時代，商業環境的最大特點，是商業競爭日趨激烈，各種商業秘密、技術秘密為商家必爭的焦點，“商業間諜”也就應運而生，且愈演愈烈。這些商業間諜一般通過以下的計謀竊取企業的商業秘密：第一，“收買”計。即掌握競爭對手的高層管理者和技術人員、中層干部、熟練操作工或者技工的姓名、住址、聯系電話，有的放矢地進行賄賂、收買、剌探、獲取所需要的技術、商業秘密。第二，“剌探”計。派人打入競爭對手內部，利用從事的工作及職權范圍，剌探一定的技術、商業秘密。第三，“臥底”計。委派有一定技術水平或商業營銷能力的員工，到競爭對手處應聘，臥底在競爭對手的關鍵崗位，竊取技術、商業秘密。第四，“苦肉”計。有意將公司的主要技術骨干或營銷骨干，以違反本公司的某項規定、制度為由，進行嚴肅處理，給予撤職、開除等處分，并大造輿論，有意讓競爭對手知道這個信息，然后該“撤職、開除”人員到競爭對手那里應聘，根據其原先的工作特長安排崗位，從而利用工作之便獲取技術、商業秘密。因此當今社會，商業間諜無孔不入，如1999 年開始，華北制藥集團旗下的維爾康藥業的“臥底”分布在江山制藥的4 個生產車間，分別對應VC 生產過程中的發酵、提取、轉化等4 道工序。直到2001 年年中，江山制藥才初步察覺到技術失密事件的存在。正是竊密才使得維爾康制藥VC 的生產工藝和技術、質量水平在短時間內迅速趕上了江山制藥。

本文中所述的專利權糾紛，單從專利實質內容是農藥產品的工藝專利，而2 個申請人一個是農藥行業的知名企業，并且生產涉及該專利的這個產品已有多年，另一個則是從事染料生產的企業，與農藥行業毫不相干，從未生產過農藥產品，也從未申請過農藥方面的工藝專利，從經驗上推測，染料企業不可能從事農藥產品的工藝開發；再從2 件專利的申請時間相差無幾，專利權利要求書、說明書內容十分相似可以看出，其中肯定有商業間諜的“影子”，只是現在科技發達，電子郵箱、QQ 傳送途徑十分便捷，即使會留有痕跡，也可以用U 盤拷貝復制，十分難查，因此，這件專利權糾紛最后只能是“事出有因，查無實據”，農藥企業只能吃啞巴虧。因此，企業在引進人才過程中，一定要慎之又慎，謹防引進“商業間諜”。

2.2 企業專利申請工作要縮短準備時間

企業在決定將某項技術創新成果申請專利時，應盡快形成書面申請材料，縮短材料準備時間，降低泄密的風險。本文中說到該農藥企業在技術創新成果準備申請專利時，從決定之日到正式提交申請材料，歷時一個半月，這就給該項專利的泄密創造了條件，拱手將自己多年潛心研究的成果，讓競爭對手在先申請了專利，最后是竹籃打水一場空，反而自己發明的專利還不能在生產中進行應用，教訓深刻。

2.3 企業專利申請工作要減少參與人數

企業在決定將某項技術創新成果申請專利時，應盡量減少參與的人數，降低泄密的風險。本文中說到該農藥企業在技術創新成果準備申請專利時，項目負責人起草好專利申請文件后，將電子版發給課題組的全體成員審查、修改，然后再提交給專利代理人辦理專利申請手續，其本意是為了集思廣益，這從專利申請的角度并無不妥，但是當前商業環境競爭激烈，參與的人多，泄密的風險就大，這給“商業間諜”提供了可乘之機。

2.4 企業要加強專利風險行為管理

專利風險管理工作的基本目標是通過一系列的制度和行為規范、應對措施等，降低或消除風險發生的可能性，以及在風險不可避免時盡量減小給企業帶來的損失。

專利風險管理工作的重點是對風險行為進行控制，可以從分析與該行為有關的企業內部活動和外部環境入手，找出影響風險發生和風險損失的各類因素和相關主體，在此基礎上停止該行為、調整行為方式或提供其他輔助措施等方式來實現風險控制。

從管理層面來講，其風險主要包括因管理措施缺失或制度不完善、企業決策失誤、制度執行不到位、權責不明確等可能給企業帶來的損失，例如，專利申請文檔的管理不善、研發中的專利權屬規定等。

即使專利申請取得了國家知識產權局的專利受理通知書，也不能認為萬事大吉、高枕無憂了，要經常通過專利網站檢索與該專利內容相關的新專利申請，如發現有新專利申請，要及時查看新專利的申請內容和保護范圍，及早準備對策。本文中提到的農藥企業在專利管理中，就是犯了這樣一個錯誤，直到接到國家知識產權局的專利無效宣告請求受理通知書，才知道自己的專利技術已被別人先獲得了專利權，再想挽回損失，為時已晚，最終失去了專利權。

以上關于專利權糾紛的案例，很有警示意義，也給企業的專利管理人員敲響了警鐘。