技術貢獻視角下的專利申請文件修改

在我國專利授權確權司法實踐中，關于專利申請文件的修改是否符合《專利法》第三十三條是爭議較大的問題之一。筆者以為，技術貢獻視角的分析也許能夠提供合理的案件，本文嘗試從技術貢獻的視角來簡要分析專利申請文件的修改規則。

一、專利申請文件修改的技術貢獻匹配原則

《專利法》第三十三條主要從兩個方面來保護專利申請人修改的權利：第一個方面，在程序上，應當給予修改的機會。為什么要給予修改的機會呢，除了彌補撰寫的文字瑕疵之外，還有很重要的一點，就是允許專利申請人將已經公開在原說明書和權利要求書中的技術貢獻通過適當的方式全部納入專利權保護范圍。為了充分保護專利申請人通過修改將技術貢獻納入保護范圍的權利，各國都在法律法規上規定了保障專利申請人修改專利申請文件的程序。《歐洲專利公約》第123條第（1）項規定：“在歐洲專利局的程序中，歐洲專利申請或歐洲專利可以根據實施細則進行修改。在任何程序中，申請人都應當有至少一次按照自己意愿修改的機會。”《歐洲專利公約》保護專利申請人和專利權人修改權利的意圖在上述規定中表現得非常明顯。在我國，《專利審查指南》規定，在實用新型的形式審查和發明的實質審查過程中，專利申請人都有主動修改權利要求書的機會。

第二個方面，在實體上，只要是原說明書和權利要求書充分公開的技術貢獻，在符合專利申請文件修改程序要求的情況下，應當允許專利申請人通過修改專利申請文件將其納入保護范圍。前述的基本規則可以簡稱為專利申請文件修改的技術貢獻匹配原則。對權利要求書的修改是否超范圍的判斷應當遵守技術貢獻匹配原則，主要理由為：如果對權利要求書的修改能夠得到原申請文件的支持，表明權利要求書的修改并沒有使專利申請人獲得與其在原說明書和權利要求書中公開的技術貢獻不匹配的保護范圍，也不會損害他人合法權益；如果修改以后的權利要求書不能得到原申請文件的支持，表明修改后的權利要求書使專利申請人獲得了與其在原說明書和權利要求書中公開的技術貢獻不匹配的保護范圍，專利申請人獲得了不正當的利益，也可能會損害他人合法權益。

前面的分析表明，權利要求書的修改不能適用直接地、毫無疑義地確定標準來判斷是否超范圍，而應當適用技術貢獻匹配原則來評價。“墨盒”案中的“半導體存儲裝置”能不能修改為“存儲裝置”，取決于修改后的權利要求是否得到原說明書和權利要求書的支持。

二、專利申請文件修改的影響因素

在專利授權之前，影響專利申請文件修改是否超范圍的主要因素有：第一，修改對象。權利要求書和說明書的作用不同，法律地位不同，修改規則也不完全相同。在專利授權之前，說明書的修改應當嚴格遵守先申請原則，不允許增加原說明書和權利要求書沒有公開的技術信息，架空先申請原則。說明書的修改，如果產生了本領域技術人員不能從原說明書和權利要求書中直接地、毫無疑義地確定的技術內容，這樣的修改應當被認定為超范圍。權利要求書的修改，只要能夠得到原說明書和權利要求書的支持，表明其意圖獲得的保護范圍與其在原說明書和權利要求書中的技術貢獻是匹配的，既不會獲得不正當的利益，也不會損害他人合法權益，因此應當予以允許。在目前的專利審查實踐中，國家知識產權局按照直接地、毫無疑義地確定標準來評價專利申請文件的修改是否超范圍，并沒有區分說明書和權利要求書。國家知識產權局對于法律性質并不完全相同的對象，適用相同的修改規則，是明顯不合理的。

第二，修改時機。主動修改和被動修改的規則也不完全相同，如果是主動修改，只要符合先申請原則，沒有增加與原說明書和權利要求公開的技術內容之外的技術信息，而且符合技術貢獻匹配原則，能夠得到原說明書和權利要求書公開的技術內容的支持，就不會獲得不正當的利益，又不會損害社會公眾的利益，應當予以準許。如果是被動修改，除上述限制外，應當遵守國家知識產權局的相關要求。如果不遵守國家知識產權局規定的限制條件，可能導致專利審查程序的不適當拖延，浪費審查成本。

三、專利申請文件修改的依據

為了確保專利申請人獲得的專利權保護范圍與其技術貢獻相匹配，必須確保專利申請人能夠將其在原說明書和權利要求書中公開的所有技術信息作為修改基礎。專利申請文件修改的參照對象不僅僅限于原說明書，還包括原權利要求書。1984年《專利法》規定，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書記載的范圍。這一規定意味著，修改權利要求書確定專利權保護范圍時，只能依據說明書的技術信息來確定專利權保護范圍，這是明顯不合理的，因為原權利要求書公開的技術貢獻不能被納入專利權保護范圍。為了克服1984年《專利法》這一規定的缺陷，1992年《專利法》規定，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。相對于1984年《專利法》，修改的原始范圍不僅僅限于原說明書，還增加了權利要求書。這樣一來，就使得專利申請人可以在其原申請文件公開的所有技術貢獻基礎之上確定其專利權保護范圍。1992年《專利法》的該處修改，體現了技術貢獻匹配原則。國家知識產權局在《專利審查指南》中更加細化了該原則，規定原權利要求書中記載而原說明書中沒有描述的技術特征可以補入說明書。 在美國，聯邦巡回上訴法院的判例特別強調，原權利要求書公開的技術信息應當作為申請文件公開的技術信息的一部分。如果原權利要求書公開的技術信息沒有記載在說明書中，專利申請人也可以修改說明書以補入該技術信息。 上述判例規則還被美國專利商標局收入了美國《專利審查指南》之中。

四、權利要求書修改的二次概括

在北京市高級人民法院審理的（2014）高行終字第66號“計算機監控防誤裝置專用電磁鎖”的實用新型專利權無效行政糾紛案中，專利申請人在專利審查階段將原權利要求1中的“一對常閉常開雙接點的微開關”修改為“微開關”。本案在二審訴訟中的爭議焦點之一為對“微開關”的二次概括是否符合《專利法》第三十三條的規定。本專利權利要求書對“微開關”的修改，相對于原權利要求書而言擴大了保護范圍，將所有微開關均納入修改后的權利要求保護范圍。對本領域技術人員而言，使用其他微開關或者多對微開關，是否能夠實現本專利權利要求1所要解決的技術問題，是判斷權利要求書修改時的二次概括是否得到原說明書和權利要求書的支持的關鍵。如果能夠得到支持，表明概括為“微開關”并沒有使專利申請人獲得與其在原說明書和權利要求書中公開的技術貢獻不匹配的保護范圍，也不會損害他人合法權益；如果不能得到支持，表明對“微開關”的概括使專利申請人獲得了與其已經公開的技術貢獻不匹配的保護范圍，專利申請人獲得了不正當的利益，也可能會損害他人合法權益。

在本案中，原說明書只是公開了使用一雙常閉常開微開關能夠實現技術方案所要解決的技術問題，沒有公開本領域技術人員使用其他微開關或多對微開關是否能夠實現技術方案、解決相應技術問題，因此北京市高級人民法院二審判決認為，根據本案現有證據應當認定修改后涵蓋各種類型和數量的微開關得不到原說明書和權利要求書的支持，修改以后的權利要求與專利權人在原說明書和權利要求公開的技術貢獻不匹配，因此應當認定該修改超出了原說明書和權利要求書記載的范圍，不符合《專利法》第三十三條的規定。反過來說，如果在本案中對微開關的二次概括能夠得到原說明書和權利要求書的支持，則這樣的修改是應當允許的。

五、小結

從技術貢獻的視角來看，專利申請文件修改的主要規則為：第一，專利申請人有權進行修改，使權利要求書確定的保護范圍與其在原說明書和權利要求書中公開的技術貢獻的范圍相匹配。第二，權利要求書的修改只要得到原申請文件支持就應當允許，只要修改后的權利要求書確定的保護范圍沒有超出原申請議論公開的技術貢獻的范圍，這樣的修改就沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍。第三，修改權利要求書時應當允許對權利要求的二次概括，只要二次概括以后的權利要求書能夠得到原申請文件的支持，這樣的概括符合技術貢獻匹配原則。