美學功能性理論，是耶？非耶？

2013年新修訂的商標法第12條又重復了2001年商標法第12條關于美學功能性形狀（“使商品具有實質性價值的形狀”）不得注冊的規定。對此，學界和實務界自2001年開始就基本集體失聲，似覺其理所當然。然而，該種排除規定果真立法理由充足，不值一議了嗎？

近讀美國著名商標法學者麥卡錫（J.Thomas McCarthy，1937年生）七大卷《McCarthy on Trademarks and Unfair Competition》第三版第一卷第七章，才發現幾乎所有國人似乎被商標法立法者和部分學者給涮了。在第七章第二十六節第（4）至第（8）小節中，麥卡錫至少向我們展示了美學功能性理論在美國的真實狀況。

按照美學功能性理論，視覺上具有吸引力和美學上使人身心愉悅的設計被認為是功能性設計，在沒有專利權和著作權的情況下，任何人都可以自由復制和模仿。該理論最早出現于美國1938年版的《侵權法重述》第742節的評論a。該評論指出，當商品主要基于其美學價值而被購買時，其特征就可能具有功能性，因為這些特征明顯有利于該商品的價值從而有助于實現其所需要達到的用途。該評論還給出了兩個具體事例。一是心形糖果盒，二是具有獨特風格的印刷字體。

美學功能性理論直到1952年才正式被美國第九巡回法院在Pagliero瓷器案中加以應用。第九巡回法院認為，“特定的特征是產品商業成功一個重要因素時，在缺少專利權和著作權的情況下，自由競爭的利益允許他人進行模仿。”該案中，原告瓷盤上的花型圖案設計滿足了消費者對美的需求，是原告產品商業成功中的重要因素，具有功能性，因此原告不能阻止競爭者進行復制。

然而，根據麥卡錫的考察，Pagliero案判決后，僅有少數幾個法院小心謹慎地堅持了美學功能性理論，絕大多數法院則持否定態度。具體情況如下：

第三、第四、第五、第六、第十一以及聯邦巡回上訴法院直接或者間接持否定態度。其中第三、第五和聯邦巡回上訴法院的態度最為堅決。第三巡回法院堅持從實用性角度界定產品的功能性。在1981年的Keene判決中，法官sloviter認為，采用第九巡回法院在Pagliero中的美學功能性理論，將導致如下荒唐的結論，“設計越具有吸引力，受到的保護越小”。相反，越丑陋、越令人反感的設計，反而越少功能性，越應當受到商標法保護。第五巡回法院認為，“商業成功中的重要因素”標準會導致競爭者自由復制具備顯著性的商業外觀，功能性應當限制為實用性。聯邦巡回上訴法院則一貫拒絕實用性之外的任何功能性理論，包括美學功能性理論。特別值得一提的是，第九巡回法院雖然是首次適用美學功能性理論的大本營，但自1952年開始，一直在修正其觀點。至1987年，第九巡回法院基本上關閉了美學功能性理論的大門。

關于美國聯邦最高法院對待美學功能性理論的態度，雖有觀點認為，在1995年關于產品顏色的Qualitex案評論中，它賦予了早已消失的美學功能性理論一絲生命的跡象，但其從未在一個具體案件中將美學功能性作為一個決定性問題予以解決。

第二、第七、第十巡回法院雖然支持美學功能性理論，但態度前后不一，第二和第十巡回法院還對該理論進行了修正。第二巡回法院經過多年搖擺后，雖然在1990年的wallace案中支持了美學功能性抗辯，但并未依據“產品商業成功中的重要因素”來界定美學功能性，而是將其界定為純粹的裝飾性特征。并且進一步認為，只有當這種美的、非實用的裝飾性特征沒有給競爭者留下任何替代性設計時，商標法才排除其保護。第十巡回法院雖宣稱其不會消滅美學功能性理論，但對其理論進行了壓縮，認為只有“對產品美學吸引力來說所固有的特征，才不受商標保護?！钡谄哐不胤ㄔ褐钡?989年對SCHWINN BICYCLE的判決，才讓美學功能性理論死灰復燃，此前一直持否定態度。

總結了各巡回法院的不同態度后，麥卡錫從以下幾個角度對美學功能性理論進行了批判。

第一，美學功能性內涵不確定。麥卡錫認為，根據“產品商業成功中的重要因素”判斷何謂美學功能性，口徑開得過大，標準含混不清，根本不能成為一個有用的法律規則。從字面上理解，它否定了所有商標的保護。究竟什么是美學功能性，全憑法官主觀判斷。美學功能性完全是對功能性毫無根據和邏輯的擴展。

第二，美學功能性理論關于美學功能的商標保護妨礙自由競爭的主張不成立。麥卡錫認為，同時將“實用的”和“美學的”兩個詞加在“功能性”身上，是令人誤解的使用方法，“美學功能性”本身就是一個矛盾的概念。即使接受這樣一種理論，認為自由競爭政策處于功能性規則的核心，此種政策也不會支持美學功能性理論。麥卡錫引用了另一個學者Krieger的如下觀點支持自己的主張：“美感設計是無限的，就像渴望它們的消費者口味一樣，給予美感設計商標保護并不會妨礙競爭?！痹邴溈ㄥa看來，美學功能性的隨心所欲適用只會導致更多消費者對商品來源產生混淆。

第三，美學功能性理論是對這樣一種擔憂的不適當反應：某個特征僅僅是裝飾性特征時，不會再被消費者作為商品來源的標志感知。也就是說，美學功能性理論堅持者認為，在此情況下，只有美學功能性理論才能排除此種特征的商標保護。然而，麥卡錫認為，商標法早就發展出了“純粹裝飾性規則”來解決這個問題。按照這個規則，要解決的基本問題是：存在爭議的特征事實上是否被消費者作為商標感知？消費者究竟是僅僅將這個特征作為具有吸引力的裝飾感知，還是作為識別和區別單一來源的標識感知？ 答案如果是前者，則說明該特征沒有被作為商標使用，自然不受商標保護，根本用不著功能性理論排除此種特征的商標保護。

第四，即使商標是傳達了“功能性信息”的文字商標，比如“使用前搖一搖”、“從這里打開”，也毫無必要利用“美學功能性理論”排除其保護，因為這些詞匯屬于傳統實用性意義上的功能性。此外，在絕大多數案件中，這些文字的含義也不會使消費者將它們作為商標來源的標識加以認知?？v使文字構成商品本身完整不可分割的一部分，比如，泰迪熊身上的心形圖案，禮品包裝上的“圣誕快樂”，大多數情況下，消費者也不會認為它們是商品來源的標識，因而無需利用“美學功能性理論”來解決由此引發的糾紛。

總之，在麥卡錫看來，商標法及其政策并不需要美學功能性理論，美學功能性理論宣稱所要達到的政策目標，完全能夠被經過實踐檢驗的“純粹裝飾性規則”更合理、更精確地加以貫徹。按照“純粹裝飾性規則”，起決定作用的，是消費者是否將某個特征作為商標感知，而不是法院對“產品商業成功的重要因素”是什么的判斷。功能性只能從“實用性”角度進行理解。

從上述麥卡錫對美國聯邦最高法院以及各巡回法院對美學功能性理論態度的梳理及其對美學功能性的批判可以看出，美學功能性理論在美國是一個極具爭議性的話題，由于自身的缺陷，自產生之后，該理論并沒有也不可能像懈怠、合理使用等一樣，發展成為商標侵權的一項獨立抗辯原則。

善于借鑒“國外特別是美國先進經驗”的我國商標立法者和學者，對于美學功能性理論在美國的上述狀況，是否有意做了鴕鳥呢？