對實用新型實質條件改革的思考

管榮齊

對實用新型實質條件改革的思考

管榮齊

內容提要：當前我國實用新型量大質次問題依然突出，面對創新驅動發展戰略的新要求，必須在實質條件的設置和審查上全面深化改革。世界上典型國家實用新型實質條件的設置和審查模式，雖因受到其本國國情的制約而具有一定個性，但總在適應科技發展水平與實用新型數量之間的變化規律。我國也不應例外，即使較低的創造性和不完全的實質條件審查廣受詬病，我國實用新型實質條件的改革還是應當立足現狀、著眼未來，致力于降低新穎性標準、改善創造性和實用性、細化實質條件審查。

實用新型 實質條件 改革

實用新型實質條件的設置和審查，關系到實用新型質量的高低和實用新型制度的存亡。我國正在加快實施創新驅動發展戰略，需要實用新型制度更加充分地發揮作用，同時面臨實用新型量大質次問題的進一步考驗，因而應當在深刻吸取典型國家經驗教訓的基礎上，全面深化實用新型實質條件改革。

一、改革背景：新要求和老問題

（一）創新驅動發展戰略提出新的要求

當前我國實施的創新驅動發展戰略主要有兩層含義，①胡偉武：《如何克服科技與經濟“兩張皮”》，載《光明日報》2012年12月13日，第16 版。相應地提出了兩個方面的新要求。（1）發展的驅動力是創新而不是其它，要求進一步鼓勵和保護創新。創新的核心是科技創新，②習近平：《加快實施創新驅動發展戰略》，載《經濟參考報》2014年8月19日，第3版。依據創新程度分為重大科技創新和中小微科技創新，其中中小微科技創新數量眾多，其主體一般是中小微企業或個人。就推動社會經濟技術進步而言，眾多的中小微科技創新，不亞于有限的重大科技創新；但就鼓勵和保護而言，中小微科技創新勢單力薄，容易被忽視，因而應當加大力度。（2）創新的目的是驅動發展而不是其它，要求更加注重創新成果的質量。影響科技創新成果質量的因素主要是其新穎性、創造性和實用性（即實質條件），其中，新穎性要求科技創新成果與現有技術不同，創造性要求科技創新成果與現有技術不同的程度要達到一定高度，實用性要求科技創新成果能夠在產業上應用。中小微科技創新成果的質量問題，主要表現為其實質條件問題。

創新驅動發展戰略所提出的新要求，為我國實用新型實質條件改革確立了新目標。實用新型旨在保護中小微科技創新，其實質條件包括兩個方面：一是實質條件的設置，即新穎性、創造性、實用性的高低，關系到實用新型的內在質量和保護深度；二是實質條件的審查，即是否及如何進行新穎性、創造性、實用性的審查，關系到實用新型的授權質量和保護速度。實用新型質量有內外之分，其中內在質量是指實用新型所包含的社會經濟技術價值大小，外在質量主要是授權質量，即實用新型對授權標準的符合程度。③朱雪忠、萬小麗：《競爭力視角下的專利質量界定》，載《知識產權》2009年第4期。實用新型的保護長度、保護寬度、保護深度和保護速度是實用新型保護的四個維度，其中保護長度即實用新型的有效期限，保護寬度即實用新型的客體范圍，保護深度是指實用新型的社會經濟技術價值基準，保護速度是指實用新型獲得授權的快慢。創新驅動發展戰略要求加強中小微科技創新（實用新型）的保護，在保護長度、保護寬度不變的情況下，需要增加保護深度和保護速度，為此應當降低實用新型實質條件，簡化實用新型實質審查；創新驅動發展戰略還要求提高中小微科技創新（實用新型）的質量，為此應當提升實用新型實質條件，加強實用新型實質審查。這兩個目標顯然存在矛盾，因而必須在實用新型實質條件的設置和審查上深化改革。

（二）實用新型量大質次問題依然突出

國家知識產權局曾于2005—2008年就實用新型制度組織系列專項課題研究，研究對象和內容涵蓋中外比較、客體范圍、授權標準、審查模式等，④賀化：《中國知識產權年鑒》，知識產權出版社2006-2009各年版本，“學術成果”部分。當時的背景是：我國實用新型量大質次的問題日益突出，反對甚至否定實用新型之聲不絕于耳。這些課題研究成果，多數已經反映在其后我國《專利法》、《專利法實施細則》、《專利審查指南》的修改中。經過2008年的《專利法》修改，實用新型與發明專利一同實行絕對新穎性標準，提高了實用新型的實質條件；允許同一申請人就同樣的發明創造同時申請實用新型和發明專利，以實用新型彌補了發明專利申請臨時保護措施的不足。⑤《專利法》第9條、第22條，2008年。2010年我國《專利法實施細則》的修改：適當擴大實用新型申請的初步審查范圍，增加明顯新穎性缺陷、明顯實用性缺陷審查，⑥《專利法實施細則》第44條，2010年。提高了實用新型的授權質量。2013年我國《專利審查指南》的修改：允許以檢索獲得的對比文件來審查實用新型申請的新穎性，⑦《專利審查指南》第一部分第二章第11節，2014年。提高了實用新型的授權質量。

我國實用新型制度雖然經過上述修改得到了“適合我國現階段國情”的評價，但實用新型量大質次的問題依然比較突出，且有升級之勢。究其根源，內因在于實用新型制度本身，主要是實用新型實質條件調整過度，如：新穎性標準過高，審查模式過于死板。外因則是相關政策和國情，主要表現在三個方面：（1）中央和地方為了推進科技創新，對自主知識產權給予一定財政補貼、稅收優惠，由于實用新型無需實審、授權較快，因而受到廣泛青睞，其申請量連年持續增長；（2）我國實用新型總量已經占到全世界的80%以上，但人均值仍遠低于德日韓等國，且我國科技水平尚處于快速上升期，因而實用新型申請量還將繼續高速增長；（3）我國實用新型被宣告無效的比例極低，且呈逐年明顯下降趨勢，⑧國家知識產權局：《中國實用新型專利制度發展狀況》，載《中國知識產權報》2012年12月21日，第5版。但由于絕對數較大，仍然給人一種垃圾泛濫的印象。如果緊密結合國情而減弱甚至消除造成實用新型數量增長的政策因素，并深刻吸取其他國家調整實用新型實質條件的經驗教訓，且準確把握科技發展水平與實用新型數量之間的變化規律，就不會對我國目前實用新型數量巨大而過分擔憂，反而會對我國將來實用新型數量下滑未雨綢繆，從而預先研究和修正調整過度的實用新型實質條件。

二、改革經驗：典型模式比較分析

目前世界上實行實用新型制度的國家和地區有近60個，⑨WIPO. Where can Utility Models be Acquired? http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm. 2015-02-10.以實用新型實質條件的設置高低和審查與否作為劃分標準，除我國以外，比較典型的主要有以下五種模式：

（一）法國模式

根據法國《知識產權法典》的有關規定，實用新型實質條件與發明專利相同，但不進行實質審查。在法國，一項專利申請通過形式審查以后，可以選擇就此終止審查程序而獲得實用新型證書，也可以選擇申請進入實質審查而獲取發明專利證書，但實質條件要求是完全相同的，其中新穎性實行世界地域標準即絕對新穎性標準，要求所涉及的技術方案沒有在世界任何地方以任何方式公開過。⑩Code de la proprié té intellectuelle. Article L611-2, L611-10, L611-11, L611-14, L611-15. 2014.法國實用新型實質條件的設置和審查模式，目前在世界上獨樹一幟。

法國模式是建立在三個前提之上的：（1）實用新型的客體范圍與發明專利相同，比絕大多數國家和地區的大；（2）實用新型證書不影響發明專利證書的獲得，較好地解決了發明專利申請臨時保護問題；（3）實用新型證書的獲得實行形式審查制，不進行任何實質審查。?Code de la proprié té intellectuelle. Article L612-15, L612-21. 2014.這在一定程度上釋放了實用新型申請的熱情，但由于實質條件過高，實用新型的申請量多年來一直在低位徘徊。根據世界知識產權組織（WIPO）的統計數據，法國2011—2013年實用新型的申請量分別為506、428、480件。?WIPO. Statistical Country Profiles: France. http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=FR. 2015-02-10.

法國實用新型制度對于中小微科技創新的保護，還不及沒有實用新型制度的美國。美國發明專利的新穎性至今仍然堅守相對新穎性標準，只要所涉及的技術方案沒有在世界范圍內公開出版過、沒有在本國范圍內以使用或其它方式公開過即可。?United States Code Title 35-Patents. Article 102. 2014.? 日本《實用新案法》第3條，第14條，2011；《特許法》第29條，2011。這雖然看似降低了發明專利的質量，但有利于技術引進和中小微科技創新的保護。如果將絕對新穎性標準以下、相對新穎性標準以上的中小微科技創新視為實用新型客體的話，那么可以視為美國建有類似于法國的實用新型制度。

（二）日本模式

日本是世界上第二個正式建立實用新型制度的國家，于1905年在《特許法》之外制定了專門的《實用新案法》。在日本，實用新型的新穎性、實用性與發明專利相同，但創造性低于發明專利，且不進行實質審查。其中，實用新型的新穎性實行絕對新穎性標準，實用新型與發明專利的創造性差別在于得到技術方案的難度是極其輕易（exceedingly easy）還是輕易（easily）。?日本《實用新案法》第3條，第14條，2011；《特許法》第29條，2011。目前世界上采用日本模式的國家有意大利、西班牙、捷克、澳大利亞、奧地利等。

日本實用新型實質條件比法國低，但申請環境未必較法國寬松，其原因有二：（1）日本實用新型客體范圍比法國小，僅限于具有一定形狀、構造或其結合的發明創造；（2）日本實用新型轉換為發明專利有很多限制條件，不如法國方便。?日本《實用新案法》第3條，第10條，2011；《特許法》第46條，2011。盡管如此，由于日本具有學習—模仿、借鑒—改進歐美先進科技并以實用新型加以保護的歷史傳統和強烈意識，且其《實用新案法》經過了1993年和2004年的修改，極大地改善了實用新型申請環境，因而日本實用新型的申請量近20多年來處于高位平穩下滑的態勢。

日本實用新型申請量下滑的主要癥結之一，在于實用新型的實質條件暨新穎性要求偏高。日本《實用新案法》修改的1993年和2004年，日本實用新型申請量在當年都有一個明顯攀升之后馬上重新進入下滑通道。?WIPO. Statistical Country Profiles: Japan. http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=JP. 2015-02-10.就改善實用新型申請環境而言，日本至今仍未做出重大調整的只剩下實質條件和客體范圍。

（三）韓國模式

韓國實用新型的立法模式、實質條件與日本類似，但審查制度不同。韓國于1961年在《專利法》之外建立了專門的《實用新型法》。在韓國，實用新型的新穎性、實用性與發明專利相同，創造性低于發明專利，但進行實質審查。其中，實用新型的新穎性實行絕對新穎性標準，實用新型與發明專利的創造性差別在于得到技術方案的難度狀態是輕易地已經做到（easily have been made）還是輕易地能夠做到（easily be made）。?Utility Model Act. Article 4. 2013; Patent Act. Article 29. 2013.目前世界上巴西等國采用韓國模式。

韓國實用新型實質條件的審查模式經歷過反復調整。其實，最初日本（1905年）和韓國（1961年）實用新型都實行實質審查制，后來日本于1993年、韓國于1999年改為注冊制（形式審查制），但韓國于2006年在加大優先審查范圍和力度的情況下又改回到實質審查制。?楊平：《日本實用新型制度的歷史及變革》，載《中國發明與專利》2008年第9期；周璠：《韓國實用新型制度的變革》，載《中國發明與專利》2008年第10期。韓國實用新型實質審查制的主要目的在于提高授權質量，但犧牲了授權速度和申請環境。從WIPO統計數據來看，韓國實用新型2006年以后的年均申請量僅為2000—2006年間的1/3左右，且還在逐年下滑。?WIPO. Statistical Country Profiles: Republic of Korea. http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=KR. 2015-02-10.

韓國實用新型實質審查制所帶來的質量提高和數量下滑，從長遠來看不利于其社會經濟技術進步。韓國總體科技水平尚不及美德法英日等國，還需要引進、借鑒這些國家的原始科技創新，并保護由原始科技創新衍生出的中小微科技創新。即便是德國、日本等國，也仍在盡力改善實用新型申請環境，以保護中小微科技創新。世界各國實用新型發展的歷史證明，實用新型申請量隨著科技水平的提高有一個加速下滑的趨勢，實用新型實質條件的設置和審查應當有利于改善實用新型申請環境。

（四）德國模式

德國是世界上第一個正式建立實用新型制度的國家，于1891年在《專利法》之外制定了專門的《實用新型法》。在德國，實用性與發明專利相同，但新穎性、創造性低于發明專利，且不進行實質審查。其中，實用新型的新穎性實行相對新穎性標準，創造性要求技術方案中包含較低標準的“創造性步驟”（erfinderischen Schritt）而非更高標準的“創造性活動”（erfinderischen T?tigkeit）。?Gebrauchsmustergesetz. §1, 2, 3, 8. 2013; Patentgesetz. §1, 3, 5. 2013.目前世界上匈牙利等國采用德國模式。

與法國、日本、韓國相比，德國實用新型實質條件最大的不同是其低于發明專利的相對新穎性標準。這具有兩個方面的含義和作用：（1）德國實用新型的新穎性要求低于發明專利，有利于吸收和引進在國外尚未書面記載而只以口頭、使用或其它方式公開的科技創新成果；（2）德國實用新型的新穎性實行相對新穎性標準，有利于保護相對新穎性標準以上、絕對新穎性標準以下的中小微科技創新成果。總之，德國實用新型較低的新穎性拓寬了科技創新成果的實用新型保護范圍。

德國實用新型實質條件的設置和審查模式，自1891年以來歷經《實用新型法》十多次修改而基本保持不變。德國實用新型客體范圍最初同日本、韓國一樣，限于具有一定形狀、構造或其結合的發明創造，但《實用新型法》在1990年修改以后，實用新型客體范圍擴大至除方法以外的所有“發明”（Erfindungen）；在1986年修改時，在優先權制度之外建立了期限靈活、完全獨立的岔路申請（branch application）制度，同一技術方案依此可以同時獲得發明專利、實用新型兩種權利保護。?Gebrauchsmustergesetz. §1, 5. 2013.

（五）俄羅斯模式

根據俄羅斯聯邦《民法典》“知識產權篇”的有關規定，實用新型的新穎性、實用性與發明專利相同，但創造性沒有要求，且不進行實質審查，其中實用新型的新穎性實行絕對新穎性標準。?Гражданский кодекс Российской Ф едерации. Статья 1350, 1351, 1390. 2014.目前世界上采用俄羅斯模式的國家，有烏克蘭、土耳其、白俄羅斯、菲律賓、墨西哥等。

與法國、日本、韓國、德國相比，俄羅斯實用新型實質條件最大的不同在于沒有創造性要求。法國實用新型實質條件與發明專利相同，其創造性要求不低于發明專利自不必說；日本、韓國、德國實用新型的創造性雖然低于發明專利，但仍有最低要求（創造性底線）。俄羅斯實用新型沒有創造性底線，即所有不同于現有技術的技術方案都可以獲得實用新型保護。其結果有二：（1）實用新型申請環境較為寬松，推動申請量持續增長；（2）實用新型質量較低，限制了社會公眾對技術方案的實施。

俄羅斯目前處于科技水平不高的階段，沒有創造性底線的實用新型制度契合其國情。前面已經述及，一國科技水平與實用新型申請量之間是二元二次函數關系（開口向下的拋物線），在科技水平不高時，實用新型申請量增長緩慢，實用新型實質條件將會盡可能放低要求；隨著科技水平的提高，實用新型申請量加速上升，實用新型質量問題凸顯，將會在國內外壓力（主要是國外壓力）之下有所提高；但當科技水平發展到一定階段，實用新型申請量不升反降并加速下滑，實用新型實質條件將會在國內外壓力（主要是國內壓力）之下有所降低。

三、改革方案：現狀及其完善

（一）我國實用新型實質條件的現狀

我國實用新型的立法模式與法國、俄羅斯類似，但實質條件的設置和審查模式與日本近似。我國實用新型制度與發明專利制度一并規定在專利法中，實用新型的新穎性與發明專利相同，實行絕對新穎性標準；實用新型的創造性低于發明專利，具有“實質性特點和進步”兩方面含義；實用新型的實用性與發明專利相同，具有“能夠制造或者使用”和“能夠產生積極效果”兩方面含義；實用新型的授權實行初步審查制，包括新穎性審查、實用性審查而不包括創造性審查。①2008年《專利法》第22條、第40條；2010年《專利法實施細則》第44條；國家知識產權局：2014年《專利審查指南》，第一部分第二章。

我國實用新型實質條件不低于多數國家。新穎性采用絕對新穎性標準，②國家知識產權局：《中國實用新型專利制度發展狀況》，載《中國知識產權報》2012年12月21日，第5版。雖然有利于保證實用新型的質量，但不利于鼓勵和保護中小微科技創新；創造性低于發明專利，雖然看似高于日、韓、德等大多數國家，但實質上與這些國家大體一致，基本上適合我國國情；實用性高于其他國家，雖然較高的實用性是實用新型的應有之義，但與國際主流做法和國際趨勢不符；③管榮齊：《中國專利創造性條件的改進建議》，載《法學論壇》2012年第3期。初步審查制雖比韓國、巴西等國的實質審查制寬松一些，但比法、日、德、俄等絕大多數國家所采用的形式審查制要嚴格得多。

我國實用新型實質條件中，目前廣受詬病的主要有兩點：（1）實用新型的創造性過低。實質上，我國實用新型的創造性要求并不低，只是因為在創造性判斷中摻入了技術效果因素，在一定程度上降低了實用新型的創造性。④管榮齊著：《發明專利的創造性》，知識產權出版社2012年版，第128-140頁。（2）實用新型不經實質審查就獲得授權。實質上，我國實用新型所實行的初步審查制比絕大多數國家所采用的形式審查制要嚴格得多，只是因為在2013年以前不允許使用檢索手段，⑤國家知識產權局令第67號：《國家知識產權局關于修改〈專利審查指南〉的決定》第1條，2013年9月16日。造成實用新型的明顯實質性缺陷審查形同虛設，但這已經成為歷史。

（二）我國實用新型實質條件的完善

1. 降低新穎性標準

實用新型的新穎性由絕對新穎性標準調整為相對新穎性標準。我國《專利法》第22條第5款應修改為：“本法所稱現有技術，是指申請日以前，該發明在國內外為公眾所知的技術，該實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知的技術。”我國《專利審查指南》第二部分第三章第2.1節第1段應修改為：“現有技術是指申請日以前，發明在國內外為公眾所知的技術，實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知的技術。發明的現有技術包括在申請日（有優先權的，指優先權日）以前在國內外出版物上公開發表、在國內外公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術。”

實用新型的新穎性調整為相對新穎性標準以后，由現有技術范圍縮小進而影響到：以現有技術確定其技術水平的所屬領域普通技術人員，以現有技術作為對比基準的創造性、實用性、技術效果、等同技術特征、現有技術抗辯，以所屬領域普通技術人員作為判斷主體的創造性、實用性、等同技術特征、專利權的保護范圍、專利申請文件的撰寫和修改等。這些影響帶來正反兩個方面的后果，其中正面后果是實用新型的技術效果變得更好，反面后果包括：實用新型所屬領域普通技術人員的技術水平下降，創造性、實用性要求降低，等同技術特征減少，現有技術抗辯減弱，保護范圍、申請文件的修改范圍縮小，權利要求書、說明書的撰寫要求提高。

2. 改善創造性和實用性

與發明專利創造性中“顯著的進步”要求多余一樣，實用新型創造性中“進步”要求也是不必要的。我國《專利法》第22條第3款應修改為：“創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點，該實用新型具有實質性特點。”我國《專利審查指南》應做出如下修改：第二部分第四章第2節內容部分刪除文字“顯著的進步”，刪除第2.3節“顯著的進步”，第3.1節第1段中刪除文字“同時還應當審查發明是否具有顯著的進步”，第3.2節前言部分刪除文字“分別”、“和顯著的進步的判斷標準”，刪除第3.2.2節“顯著的進步的判斷”；第四部分第六章第4節第三段中刪除文字“和顯著的進步”、“和進步”。

實用新型和發明專利的創造性判斷中，“預料不到的技術效果”明顯越位。有關“預料不到的技術效果”的地位和作用，規定在我國《專利審查指南》第二部分第四章第4.2-4.6節、第5.3節和第6.3節。總的修改建議是，在取得或產生“預料不到的技術效果”就直接認定為具有或符合創造性的內容中，增設“對所屬領域普通技術人員來說非顯而易見”的條件，即只有取得或產生“預料不到的技術效果”并“對所屬領域普通技術人員來說非顯而易見”時，才能做出具有或符合創造性的判斷。

實用新型和發明的實用性中“能夠產生積極效果”的要求，在其他國家和地區中沒有類似規定，應當予以取消并相應修改有關規定。我國《專利法》第22條第4款修改為：“實用性，是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用。”我國《專利審查指南》做出如下修改：第一部分第二章第12節刪除文字“而且該產品能夠產生積極、有益的效果”；第二部分第五章第2節刪除第1段中文字“并且能夠產生積極效果”和最后1段，刪除第3.2.6節“無積極效果”。①管榮齊：《我國專利實質條件的改進建議》，載《知識產權》2013年第10期。

3. 細化實質審查程序

除以下兩種情形以外，實用新型申請需要經過形式審查、明顯實質性缺陷審查后方可授權。其中，明顯實質性缺陷包括新穎性缺陷、實用性缺陷，不包括創造性缺陷，創造性審查在實用新型的評價報告、無效審查時進行。實用新型的新穎性、創造性、實用性審查要求，同發明專利。

（1）在實用新型申請提交的同時（同一天），或者在實用新型申請提交后、進行明顯實質性缺陷審查前，就同一發明創造主題提交了發明專利申請，只要發明專利申請沒有被駁回、撤回、視為撤回或視為未提交，則實用新型申請只經過形式審查即可授權；若實用新型授權后，發明專利申請被駁回、撤回或視為撤回，則實用新型需要補充進行明顯實質性缺陷審查。

（2）在實用新型申請提交的同時（同一天），或者在實用新型申請提交后、進行明顯實質性缺陷審查前，提交了實用新型評價報告請求書，只要該評價報告請求書沒有被視為未提交，則實用新型申請只經過形式審查即可授權；若實用新型授權后，該評價報告請求書沒有被視為未提交，則實用新型需要補充進行明顯實質性缺陷審查。

Under the outstanding problem that utility models in China at present have large-number and poor-quality， and the new requirements of the national strategy of Innovation-Driven-Development， the substantive conditions of utility model in China must be reformed comprehensively and deeply in their settingup and examination. The patterns to set up and exam the substantive conditions of utility model in typical nations in the world have their own features due to the limits of their national conditions， but always adapt to the change law between the level of technological development and the number of utility model. China should as well. Even if the lower creativity and the incomplete substantive examination of utility model were widely criticized， the reform of the substantive conditions of utility model should also base on the status quo， focus on the future. The concrete measures to reform the substantive conditions of utility model in china include lowering the standards of novelty， improving creativity and practicality， refi ning the examination to the substantive conditions of utility model.

utility model； substantive conditions； reform

管榮齊，天津工業大學文法學院副教授，中國社會科學院知識產權中心法學博士

本文為以下項目之部分成果：天津市科技發展戰略研究計劃項目“職務科技成果轉化中利益分享法律問題研究”（批準號：14ZLZLZF00055）；天津市哲學社會科學規劃項目“突發事件中的政府賠償研究”（批準號：TJFX13-017）; 天津市哲學社會科學規劃項目“刑法中的實行行為研究”（批準號：TJFX12-041）。