準備迎接更嚴格的美國商標法

B. Brett Heavner Morgan E. Smith

目前，與美國公民和公司相比，非美國的商標所有者在向美國專利及商標局（USPTO）注冊其商標時具有顯著優(yōu)勢。具體而言，美國法律要求美國公民和位于美國的公司提交證據(jù)來證明其所申請的商標在注冊簽發(fā)前已在美國商業(yè)市場中使用，參見15 U.S.C. §1051，商標審查程序手冊（TMEP）§903、904。美國商標法“用于商業(yè)”這一要求的公共政策基礎是USPTO商標注冊應能反映美國市場的實際狀況。企業(yè)只能為其在美國實際提供的產品和服務在美國獲得商標權。

巴黎公約和馬德里協(xié)議的優(yōu)勢

與美國公民和美國公司不同，非美國商標所有者在美國向USPTO注冊其商標時，可以利用巴黎公約或馬德里協(xié)議來避免此“使用”前提要求參見 15 U.S.C. §1126（d）、（e），§1141。因此，中國商標申請者可以繞過美國商標法的基本“使用”要求來獲得美國注冊。顯然，巴黎公約和馬德里協(xié)議中包含的條約義務阻礙了將商標權與實際市場狀況相關聯(lián)的政策目的。不過，美國法律規(guī)定了補救條款，從而將巴黎公約和馬德里協(xié)議注冊最終聯(lián)入“基于使用”的美國商標系統(tǒng)。具體而言，在任何注冊日期的6周年前或每次注冊續(xù)期時，所有注冊者（無論是美國還是外國注冊者）都必須向USPTO提交宣誓聲明，以表明相關商標當前在美國商業(yè)市場中使用，且必須提交可證明該注冊所涵蓋的各類商標使用情況的樣品，參見 15 U.S.C. §1058，TMEP §1604。樣品必須顯示出該商標在美國商業(yè)市場中用于商品或服務或者與其相關的狀況。未提交使用聲明和樣品將導致注冊被取消。因此，雖然中國商標所有者在申請程序階段和注冊后的前幾年比美國商標所有者擁有顯著優(yōu)勢，但要保持其美國商標注冊，中國商標所有者最終也必須確立其商標在美國的使用情況。

由于許多中國商標所有者習慣于在中國國內無須證明使用情況即可獲得廣泛注冊，因此難以理解和遵守美國商標法所規(guī)定的注冊后使用要求。中國商標所有者往往不理解宣誓使用聲明的重要性，因此會提交表示其商標當前在美國商業(yè)市場中用于注冊所列所有商品和服務的不準確聲明，其實其商標根本未在美國使用或僅用于所列商品和服務中的一小部分。在某些案例中，中國商標所有者提交了從未在美國商業(yè)市場中流通或已過時且不再在美國市場中流通的使用樣品。在此類情況下，該注冊者能夠保持在法律上無權獲得的、涵蓋其未在美國提供的商品和服務的美國商標注冊。USPTO深信此類不恰當或過于廣泛的商標注冊（稱為“無用”注冊）應從美國商標注冊中刪除。“無用”注冊不僅會損害意圖通過美國商標注冊顯示實際市場狀況的政策效果，還對整個美國商標系統(tǒng)造成阻礙，因為此類注冊經常被作為根據(jù)，并基于混淆可能性拒絕其他申請。

USPTO 試點計劃結果

USPTO多年來一直擔憂從美國注冊中消除“無用”的巴黎公約和馬德里協(xié)議注冊后，使用信息提交的有效性。為衡量“無用”注冊問題的嚴重性，USPTO于 2014 年年末完成了一項為期兩年的試點計劃。在此計劃中，USPTO隨機選擇了一些剛剛提交使用聲明的注冊，來檢查這些宣誓聲明的真實性。所選注冊者被要求對每一類別中的其他兩種所列商品和/或服務提交額外的使用樣品。如果所選注冊者無法滿足這些要求，無法提交美國市場中使用樣品的商品和/或服務，則會被部分取消相關注冊。而且，如果該注冊提交不準確的初始宣誓聲明后被部分取消，則USPTO可能會要求所選注冊者為該注冊中所列的每項及所有產品或服務提交使用樣品。如果該注冊者無法證明在美國市場中的使用狀況，則針對任何相關產品或服務的注冊都可能會遭到進一步的部分取消。如果注冊者未回應該試點計劃問詢，則相關注冊會被完全取消參見77 Fed. Reg. 30，197—208（2012 年 5 月 22 日），將編入法典 37 C.F.R. pts. 2 和 7。

該試點計劃的結果表明，大部分的所選外國注冊者（73% 的馬德里協(xié)議注冊者，65% 的巴黎公約注冊者）提交了不準確或虛假的使用聲明，并因此獲得了無權在美國獲得的商標保護。雖然約 59% 的馬德里協(xié)議注冊者和約 58% 的巴黎公約注冊者能夠通過刪除未流通的商品保留部分注冊，但很多馬德里協(xié)議注冊 （14%） 和巴黎公約注冊 （7%） 被完全取消。盡管該試點計劃已得出結論，但高失敗比例（尤其是對于馬德里協(xié)議注冊）表明USPTO將繼續(xù)努力解決商標注冊者聲明準確度和“無用”注冊消除問題。USPTO可能會利用該試點計劃的結果來作為規(guī)則變更的合理理由，以使其能夠更頻繁地要求提交額外樣品或使用證據(jù)。

未來前景如何？

中國申請者可以預期USPTO未來會仔細詳查使用聲明，因此應僅為美國市場中實際使用相關商標的商品和/或服務提交聲明。USPTO已表示USPTO的未來實踐將發(fā)生以下4項潛在變化。

1. 對使用聲明進行隨機審查；要求注冊者刪除經USPTO問詢無法在提交使用聲明后證明使用狀況的任何商品和/或服務。

2. 創(chuàng)建類似于加拿大的簡化消除程序，以供相關方要求所有者證明特定商品和/或服務的使用狀況。如果所有者滿足要求，則該程序結束。但如果所有者未能證明相關使用情況，則該所有者未提供使用證據(jù)的任何商品和/或服務都將從相關注冊中刪除。

3. 要求注冊者在首次提交使用聲明時為其注冊中所列的所有商品和服務提交樣品。或要求注冊者在首次提交使用聲明時為其注冊中所列的所有商品和/或服務提交樣品，并要求該樣品為可顯示該商標的使用與該商品和/或該服務的廣告相關的照片。

4. 提升該聲明的莊重性， 要求注冊者聲明其了解宣誓的嚴肅性，或要求使用申明包含一份陳述以詳細說明驗證使用情況所采取的步驟。

雖然USPTO尚未做出任何有關“無用”注冊和虛假使用聲明的具體決定，但中國商標注冊者應了解未來將會執(zhí)行任何或所有上述使用情況的驗證程序。

此外，USPTO可能會越來越多地使用“善意真實意圖”要求，以在過于廣泛的馬德里協(xié)議和巴黎公約注冊的五周年之前與其對抗。所有申請者都必須聲明對申請中所列所有商品和/或服務使用相關商標的善意真實意圖。如果申請者缺乏在美國商業(yè)市場對申請中所列的所有商品和服務使用相關商標的善意真實意圖，則該過于廣泛的注冊可能會遭到完全或部分取消。例如，在Sandro Andy， S.A. 訴 Light Inc.案中，一法國公司在美國的馬德里協(xié)議注冊因其“善意真實意圖”聲明具有欺詐性而遭到部分取消。該公司無法提供有關計劃將其注冊中所列的250項商品投入市場（或者甚至是制造能力）的任何證據(jù)。事實上，該被告僅在服裝相關事項中使用該商標。因此，法院取消了該馬德里協(xié)議注冊的美國擴展部分中所列的大部分商品。

結論

基于USPTO對“無用”注冊日益加重的擔憂，中國商標所有者應仔細詳查其簽署并提交給USPTO的任何聲明中列舉的商品和/或服務。要避免出現(xiàn)提交不準確或過于廣泛的使用聲明的問題，中國注冊者應在提交使用聲明前，精確確定其在美國將相關商標用于哪些商品和/或服務。中國注冊者還應考慮為其美國注冊中所列的所有商品和/或服務收集使用樣品，以確保能夠在USPTO有所要求時為所有這些商品和/或服務證明使用情況。將來，中國注冊者必須在準備使用聲明時牢記“使用”要求在美國商標系統(tǒng)中的核心地位，以確保準確公平地陳述其商標在美國的實際使用情況。