美國最高院Commil一案將使更多美國以外的公司卷入美國專利侵權

林世麗 朱韶斌

Commil一案中參考的美國專利法規是《美國法典》第35章第271（b）條，而且案件涉及的是間接侵權而非直接侵權。當專利權人指控被告誘導侵權時，需詳查的是被告對其客戶所做的行為。

零部件（即使是美國以外的）制造商和供應商應注意到，由于美國最高法院最近取消了專利無效證據作為抗辯誘導侵權的理由，從 2015 年 5 月起，他們對美國專利的間接侵權承擔責任的風險大大增加。美國法律的這一變更對美國以外的公司的影響更大，因為美國境內本身的制造業十分稀少。對于零部件制造商和供應商而言，更為令人擔憂的一點是：如果被發現誘導客戶實施侵權行為，他們需對所有損害賠償金承擔共同和連帶責任，包括依據客戶利潤發生的損害賠償金。

在 2015 年 5 月之前，零部件制造商或供應商被指控誘導其客戶對美國專利實施侵權時，可基于律師意見從兩方面進行辯護。第一種，因為合理依賴美國專利律師的不侵權意見，認為其并不具備專利權利要求所需的全部要素，因此不構成侵權，也就不存在誘導侵權。第二種，因為合理依賴美國專利律師的專利無效意見，認為專利已被其他人發明出來或從先有技術角度來看是顯而易見的，該專利無效，因此不構成誘導侵權。現在，第一種抗辯手段仍然可用，但第二種方法已不再有效。

2015 年 5 月 26 日，在 Commil USA， LLC 訴 Cisco Systems， Inc. 一案（編號 13-896）中，美國最高法院宣布被指控的侵權人不能單憑自己認為專利無效來抗辯間接侵權。因此，即使被指控的侵權人有充分理由相信專利無效，只要其將產品供應給客戶，而客戶是唯一涉及直接侵權的人員，那么其仍可能被認為構成侵權。美國最高法院裁定，被指控的侵權人不能單憑專利已被其他人發明出來或從綜合先有技術角度來看是顯而易見的無效理由，作為抗辯不構成誘導侵權的理由。這項裁決對生產零部件或向最終設備制造商（簡稱“OEM”）供應零部件的公司產生了重大影響。許多美國專利訴訟中的零部件制造商通常可能不會發生直接專利侵權（例如，由于其在美國法院司法管轄權范圍以外的中國生產零部件），但可能誘導其在美國開展業務的客戶以侵權方式使用零部件，從而構成間接專利侵權。

Commil 一案中參考的美國專利法規是《美國法典》第35章第271（b）條，而且案件涉及的是間接侵權而非直接侵權。當專利權人指控被告誘導侵權時，需詳查的是被告對其客戶所做的行為。第271（b）條規定：“任何人積極誘導（直接）專利侵權的應作為侵權人承擔法律責任。”從文字上可以看出，第271（b）條不存在地理限制，因此在美國以外地區的行為可能構成誘導侵權。

若要證明間接侵權，專利權人必須出示清楚而信服的證據證明：（1）被告明知該專利，并且（2）被告實際知道被誘導的行為構成（直接）專利侵權。Commil 一案，判決簡報第 3 頁（引用 Global-Tech Appliances， Inc. 訴 SEB S.A. 一案，563 U.S. __ （2011））光是證明被訴侵權人有意促使構成直接侵權的行為發生還不夠，還必須證明被訴侵權人明知地誘導侵權且有具體意圖鼓勵其他人侵權。（Broadcom Corp. 訴 Qualcomm Inc.，543 F.3d 683， 699 （Fed.Cir.2008））。

作為對誘導侵權的抗辯，被訴侵權人可依賴美國專業律師的不侵權意見，因為這與被訴侵權人的主觀意圖相關——即其是否知道被誘導的行為構成直接侵權。不過，被控侵權人不能再依賴律師的專利無效意見進行不構成誘導侵權的辯護。也就是說，即使被訴侵權人真誠地認為專利是無效的，也不允許使用該無效證據對誘導侵權進行抗辯。

最高法院做出這一裁決的依據是：（1）在專利法中侵權和有效性是兩個互不相干的問題，需分開進行辯護；（2）允許專利無效證據作為抗辯誘導侵權的理由會抵觸關于假定專利有效的法律規定；（3）專利無效不是對侵權的抗辯，而是對法律責任的抗辯；以及（4）一些現實的原因不支持設定真誠相信專利無效作為抗辯誘導侵權的理由，例如，挑戰專利的有效性可通過在法院提出確權之訴或在專利局提出無效程序進行。以上裁決依據可能不僅僅適用于誘導侵權，也可能適用于需要主觀意圖的輔助侵權以及直接侵權中的故意侵權。因此，從2015年5月開始，專利無效證據不能再作為抗辯間接侵權（包括誘導侵權和輔助侵權）和故意直接侵權的理由。

雖然有關專利無效性的主觀認識不能再否定間接侵權及故意直接侵權要求的主觀意圖，但不會影響當發現專利的確無效時，無需對任何類型的侵權承擔責任的事實。因此，在對專利侵權進行抗辯時，專利無效主張仍然十分重要。它們只是不再與排除需要主觀意圖的侵權的主觀狀態相關。另外，通過專利無效主張，被訴侵權人可以迫使專利權人縮小對專利權利要求保護范圍的解釋從而有助于被訴侵權人進行不侵權的抗辯，或者促使專利權人因為擔心專利被無效而盡早達成和解。

鑒于專利法律中的這些更改，如果貴公司是為美國客戶供應或生產零部件，那么更為重要的是現在采取必要行為，為公司打好良好基礎，即使出現專利侵權問題也能從容應對。公司可采取多項措施以降低風險。如上所述，貴公司遭到美國專利威脅后，可以聘請美國專業律師出具不侵權意見，可在抗辯間接侵權及故意直接侵權時發揮極大作用，而來自美國專業律師的專利無效意見可提高免除責任的幾率。不過，貴公司可能希望未雨綢繆，在與客戶的采購協議中加入具體條款，對出現專利侵權情況做出有利于雙方的規定。另外，貴公司還可以考慮限制對其客戶行為的了解程度，以此規避任何指其知曉客戶侵權行為的控告。