淺談審查意見中關(guān)于公知常識的答復(fù)

房嶺梅

目前，在專利審查中評價發(fā)明申請的創(chuàng)造性時，審查員經(jīng)常采取“由對比文件結(jié)合公知常識可以得出本申請權(quán)利要求所請求保護的技術(shù)方案”的評價方式來否定專利申請的創(chuàng)造性。然而，現(xiàn)行專利法以及相關(guān)審查指南中均沒有給出關(guān)于公知常識的明確定義，從而導(dǎo)致申請人、代理人以及審查員對創(chuàng)造性評價中“通過對比文件結(jié)合公知常識得到本申請所要求保護的權(quán)利要求的技術(shù)方案是否顯而易見”產(chǎn)生爭執(zhí)。

對于如何對涉及公知常識審查意見進行答復(fù)，筆者僅就以下幾方面進行探討，供大家參考。

首先需要了解什么是公知常識。關(guān)于公知常識，審查指南第二部分第四章創(chuàng)造性部分第3.2.1節(jié)中關(guān)于判斷創(chuàng)造性的三步法中第三步：判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見有所提及，即在下述情況中通常認為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示：所述區(qū)別特征為公知常識，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書、工具書等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段。此外，例如，審查指南第4部分復(fù)審與無效請求的審查第4.3節(jié)關(guān)于證據(jù)的認定也有所提及，即對駁回決定和前置審查意見中主張的公知常識補充相應(yīng)的技術(shù)詞典、技術(shù)手冊、教科書等所屬技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識性證據(jù)。從審查指南的記載可總結(jié)出，公知常識為本領(lǐng)域中的慣用手段、教科書、工具書（技術(shù)詞典或技術(shù)手冊）等中披露的技術(shù)問題的技術(shù)手段等。公知常識是經(jīng)過長期科研、生產(chǎn)、使用或者生活積累而成，已經(jīng)獲得了非常廣泛的認可，并為相關(guān)領(lǐng)域所有技術(shù)人員所知或者應(yīng)該獲知。因此，基于這種特性，一旦某個技術(shù)特征被認定為公知常識，則必然地通過其獲得技術(shù)效果默認為公知的，那么以此技術(shù)特征為區(qū)別特征的技術(shù)方案也必然是顯而易見的。

了解什么是公知常識之后，應(yīng)該針對對應(yīng)于公知常識的區(qū)別技術(shù)特征進行相應(yīng)的陳述。

首先，可以根據(jù)審查意見中所給出的現(xiàn)有技術(shù)，即檢索報告中出現(xiàn)的A類文件、X類文件以及Y類文件進行分析闡述。檢索報告中出現(xiàn)的這些對比文件和現(xiàn)有技術(shù)代表著目前該技術(shù)領(lǐng)域先進的或具有代表性的技術(shù)（包括目前廣為使用或認可的技術(shù)方案）。仔細閱讀這些對比文件，針對這些對比文件做出相應(yīng)的分析，從而得出對申請文件有利的結(jié)論。

為了得到相應(yīng)的結(jié)論，需要進行以下幾點的分析：

第一，需要分析檢索報告中的這些文件是否公開有或暗示有審查意見中所針對的區(qū)別技術(shù)特征，一般情況，如果在審查員所檢索到的文件有所記載的話，審查意見中往往會提及，因此，通常這些文件中都沒有關(guān)于相應(yīng)區(qū)別技術(shù)特征的記載。

第二，通過分析來確定這些現(xiàn)有技術(shù)所記載的技術(shù)方案構(gòu)思是否大體相同。如果相同，那么這些現(xiàn)有技術(shù)文獻所記載的技術(shù)特征很可能是本技術(shù)領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段，從而可以確認為本領(lǐng)域的公知常識。在此，筆者認為其中一兩篇現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案相同不足以說明該技術(shù)方案是公知常識，因為公知常識應(yīng)該是已經(jīng)獲得了非常廣泛地認可的技術(shù)方案，并為相關(guān)領(lǐng)域所有技術(shù)人員所知或者應(yīng)該獲知的，而不能僅憑一兩篇所公開的專利文獻就認定該技術(shù)方案是本領(lǐng)域的公知常識。因此，為了明確上述所記載的技術(shù)特征是否為本領(lǐng)域的公知常識，有必要對上述現(xiàn)有技術(shù)文獻中所記載的相同技術(shù)特征進一步檢索，以最終確定上述現(xiàn)有技術(shù)文獻所記載的技術(shù)特征是否為本技術(shù)領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段。如果確定上述現(xiàn)有技術(shù)文獻所記載的技術(shù)特征是公知常識，那么就可以從正面論述本申請的區(qū)別技術(shù)特征并不是上面通過分析論證所獲得的本領(lǐng)域的公知常識。如果無法明確確定這些現(xiàn)有技術(shù)文獻所記載的技術(shù)特征是本領(lǐng)域的公知常識的話，可以接著進行以下分析。

第三， 如果這些現(xiàn)有技術(shù)文獻所記載的技術(shù)方案或進一步檢索到的現(xiàn)有技術(shù)文獻均不相同或大部分不相同，即無法確定本領(lǐng)域的公知常識，那么可以進一步論述說明本領(lǐng)域中關(guān)于相關(guān)技術(shù)問題有許多不同的技術(shù)方案來實現(xiàn)，而目前被認為是本領(lǐng)域公知常識的區(qū)別技術(shù)特征也是實現(xiàn)上述相關(guān)技術(shù)問題的一種解決方案，從而以論證的方式證明審查意見中被認為為公知常識的區(qū)別技術(shù)特征是目前所尋求解決相應(yīng)技術(shù)問題所采用的不同技術(shù)方案，從而獲得審查意見所認同的區(qū)別技術(shù)特征不是本領(lǐng)域的公知常識的結(jié)論。

其次，應(yīng)該詳細分析針對區(qū)別技術(shù)特征所要解決的技術(shù)問題，判斷審查意見中所給出的對比文件是否給出了解決相應(yīng)技術(shù)問題相應(yīng)記載/公開。如果對比文件與本申請所解決的技術(shù)問題不同，那么很顯然，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機獲得相應(yīng)的技術(shù)方案，即該技術(shù)方案對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是非顯而易見的。

如果對比文件與本申請所要求解決的技術(shù)問題相同，那么需要進一步分析對比文件所采用的技術(shù)方案與本申請所采用的技術(shù)方案。如果兩者所采用的技術(shù)方案相同，那么就要進一步分析對比文件中相應(yīng)技術(shù)方案所記載的技術(shù)效果與本申請中相應(yīng)技術(shù)方案所記載的技術(shù)效果。通常申請者在撰寫申請文件時往往會把相應(yīng)發(fā)明點所對應(yīng)的技術(shù)效果明確記載在說明書中，因此，對比對比文件與本申請相應(yīng)技術(shù)方案所帶來的技術(shù)效果可以明確獲得對比文件是否給出相關(guān)區(qū)別技術(shù)特征所給出的技術(shù)啟示。如果對比文件所獲得技術(shù)效果與本申請完全不同，那么很顯然，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會從對比文件獲得相應(yīng)的技術(shù)啟示來結(jié)合該區(qū)別技術(shù)特征以獲得該申請的技術(shù)方案。

因此，在上述論述的過程中，一定要擺明觀點，即審查意見中的區(qū)別技術(shù)特征并非公知常識，而且在對比文件的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能獲得相應(yīng)的動機/啟示對對比文件進行改進來獲得所要保護的技術(shù)方案。

此外，根據(jù)審查指南的規(guī)定，審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識應(yīng)當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應(yīng)當能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。因此，在答復(fù)過程中也可以要求審查員對于公知常識予以舉證。

以上僅是筆者對于評判創(chuàng)造性時關(guān)于公知常識的分析和探討，希望能夠?qū)ι暾埲思皩＠砣嗽诖饛?fù)審查意見過程中有所幫助。